OPP 07-0396 / LAM
DECISION26/07/2007STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DSM IP Assets B.V. (société de droit néerlandais), est titulaire de l’enregistrement international portant sur la marque verbale ACTILEASE n° 898 535 du 4 juillet 2006 et désignant la France.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical ; préparations vitaminées ».
Le 1er février 2007, la société BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale ACTILYSE, désignant la France et renouvelée par déclaration en date du 02 mai 2002 sous le n° 493 578.Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, à savoir un fibrinogène pour injecter, délivré uniquement sur ordonnance médicale ».
L'opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier émis le 13 février 2007 pour qu’elle la transmette sans délai au titulaire de l’enregistrement international contesté.
Dans ses observations, le titulaire de la l’enregistrement international contesté a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 12 juin 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société titulaire de l’enregistrement international contesté a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l’enregistrement international contesté sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
B - LE TITULAIRE DE L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société titulaire de l’enregistrement international contesté conteste la comparaison des « préparations vitaminées » de la demande d’enregistrement avec les produits de la marque antérieure.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal ACTILEASE, présenté en lettres majuscules d’imprimeries, droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ACTILYSE, présenté en lettres majuscules d’imprimeries, droites, grasses et noires ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que sur le plan visuel, les dénominations ACTILEASE et ACTILYSE constitutives du signe contesté et de la marque antérieure sont de longueur comparable et ont en commun sept lettres (A, C, T, I, L, S et E) placées dans le même ordre ; qu’ainsi, elles ont une physionomie très proche ;
Que phonétiquement, elles se prononcent toute deux en trois temps et de manière identique, ce que reconnaît au demeurant le titulaire de l’enregistrement international contesté ;
Que la seule différence entre les signes réside dans la substitution, au sein du signe contesté, des lettres E et A à la lettre Y ;
Que toutefois, cette substitution n’est pas de nature à écarter une perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle porte sur deux lettres au cœur de la dénomination et n’a aucune incidence phonétique ; qu’il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, qui produisent la même impression d’ensemble.
Qu’enfin, ne saurait prospérer en l’espèce l’argument du titulaire de l’enregistrement international contesté selon lequel le radical ACTI des signes en présence ne serait pas particulièrement distinctif au regard des produits concernés ;
Qu’en effet, le risque de confusion en l’espèce ne résulte pas de la seule présence de l’élément ACTI mais de son association dans les deux signes à un élément comportant trois lettres communes sur cinq et se prononçant de la même manière (LEASE/LYSE) ;
Que le signe contesté ACTILEASE constitue donc l’imitation de la marque antérieure ACTILYSE.
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical ; préparations vitaminées » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, à savoir un fibrinogène pour injecter, délivré uniquement sur ordonnance médicale » ;
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement
en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine
interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les
produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les
marques, et inversement.CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques, à savoir un fibrinogène pour injecter, délivré uniquement sur ordonnance médicale » de la marque antérieure font partie de la catégorie générale
des « produits pharmaceutiques » de l’enregistrement international contesté, qui regroupent toutes les substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT que les « produits vétérinaires » de l’enregistrement international contesté, qui s’entendent de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux apparaissent similaires aux « Produits pharmaceutiques, à savoir un fibrinogène pour injecter, délivré uniquement sur ordonnance médicale » de la marque antérieure ;
Que ces produits, tels que précédemment définis, présentent les même nature et fonction thérapeutique ; qu’ils empruntent les mêmes circuits de distribution, ces produits se retrouvant exclusivement dans des pharmacies ;
Que ces produits sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les « Substances diététiques à usage médical » de l’enregistrement international contesté, qui s’entendent de substances ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus, utilisées dans le cadre médical, apparaissent similaires aux « Produits pharmaceutiques, à savoir un fibrinogène pour injecter, délivré uniquement sur ordonnance médicale » de la marque antérieure ;
Que ces produits, tels que précédemment définis, présentent les même nature, fonction et destination ; qu’ils s’adressent à la même clientèle de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé et empruntent les mêmes circuits de distribution, ces produits se retrouvant exclusivement dans des pharmacies et ne pouvant être vendus que sur prescription médicale ;
Que ces produits sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les « préparations vitaminées » de la demande d’enregistrement s’entendent de substances contribuant au bon fonctionnement de l’organisme ;
Qu’à défaut de précision dans le libellé de la demande d’enregistrement permettant d’écarter leur caractère médical, ces produits sont également utilisés dans un but thérapeutique et par conséquent distribués en pharmacie et délivrés sur prescription médicale, tout comme les « Produits pharmaceutiques, à savoir un fibrinogène pour injecter, délivré uniquement sur ordonnance médicale » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Qu’ils s’adressent tous à une clientèle de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé et sont également distribués par des laboratoires pharmaceutiques ;
Qu’en outre, le risque de confusion sur l’origine de ces produits est encore aggravé par la grande proximité des signes en présence, le consommateur étant fondé à croire que tous ces produits émanent du même laboratoire médical, ou à tout le moins d’entreprises étroitement liées.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public concerné ;
Qu’ainsi, la dénomination ACTILEASE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical ; préparations vitaminées », sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la dénomination ACTILYSE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n° 07-0396 est justifiée en ce qu’ell e porte sur les produitssuivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usagemédical ; préparations vitaminées » ;
Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n° 898 535 est partiellementrefusée pour les produits précités.
Laëtitia BENEDETTI MALRAISON, Juriste
Pour le Directeur général deL’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle MChef de Groupe