INPI, 3 janvier 2019, 2018-2688

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • tiers • rapport • société • produits • propriété • risque • terme • presse • transmission • prêt • service • transfert • prestataire • recours • réel

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-2688
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GAP ; GAP PERFORMANCE
  • Numéros d'enregistrement : 3153638 ; 4440430
  • Parties : Gap (ITM) Inc. / SEYDOU L

Résumé

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Texte intégral

OPP 18-2688 / CJR23/10/2018 projet de décision devenu définitif le 30/11/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur SEYDOU L a déposé, le 26 mars 2018, la demande d’enregistrement n° 18 4 440 430 portant sur le signe complexe GAP PERFORMANCE. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». Le 20 juin 2018, la société GAP (ITM) Inc. (société organisée par les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GAP déposée le 14 mars 2002 et renouvelée sous le n° 02 3 153 638. Cette marque a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de télécommunication ; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission électronique de données, de messages et d'informations ; télécommunications interactives ; agences d'informations (nouvelles) ; services de courrier électronique ; informations, conseils en rapport avec les services précités. Transmission en ligne d'informations relatives aux produits et services précités à partir d'une base de données informatique ou d'Internet. Services de conseil en organisation pour l'ouverture et la gestion de stands de vêtements à l'intérieur de magasins ; conseils en mode ; services de stylisme, notamment création de vêtements et conseils rendus en vue de la combinaison de vêtements entre eux et avec des accessoires, y compris les chaussures et les chapeaux ; services de dessins de mode, agencement et création d'intérieurs de magasins de prêt à porter de détail ; services d'atelier de mode ; services de conseil, de création, d'expérimentation et de recherche en matière de traitement de données et de programmation informatique ; services de création de sites web ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; partage du temps en matière informatique ; recherche et développement relatif au matériel informatique et aux logiciels ; services technologiques en rapport avec les ordinateurs ; création de logiciels ; location de bases de données informatiques ; fourniture d'accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques ; transfert et diffusion d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques ; hébergement de sites web ; fourniture d'accès à Internet ; fourniture d'accès et location de temps d'accès à des réseaux et des bases de données informatiques ; compilation, stockage, analyse et récupération de données et d'informations ; services d'assistance en ligne en matière informatique ; services de support technique relatifs au matériel informatique et aux logiciels, aux réseaux informatiques et au réseau Internet ; services en ligne pour la recherche, la récupération, l'indexation et l'organisation de données sur des réseaux de communication électronique et pour l'amélioration de la performance et des fonctions de ces réseaux ; information et conseils en rapport avec les services précités incluant les services fournis en ligne ou via Internet ». L'opposition a été notifiée par courrier du 28 juin 2018 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 18-2688. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 septembre 2018. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société GAP (ITM) Inc. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de télécommunication ; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission électronique de données, de messages et d'informations ; télécommunications interactives ; agences d'informations (nouvelles) ; services de courrier électronique ; informations, conseils en rapport avec les services précités. Transmission en ligne d'informations relatives aux produits et services précités à partir d'une base de données informatique ou d'Internet. Services de conseil en organisation pour l'ouverture et la gestion de stands de vêtements à l'intérieur de magasins ; conseils en mode ; services de stylisme, notamment création de vêtements et conseils rendus en vue de la combinaison de vêtements entre eux et avec des accessoires, y compris les chaussures et les chapeaux ; services de dessins de mode, agencement et création d'intérieurs de magasins de prêt à porter de détail ; services d'atelier de mode ; services de conseil, de création, d'expérimentation et de recherche en matière de traitement de données et de programmation informatique ; services de création de sites web ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; partage du temps en matière informatique ; recherche et développement relatif au matériel informatique et aux logiciels ; services technologiques en rapport avec les ordinateurs ; création de logiciels ; location de bases de données informatiques ; fourniture d'accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques ; transfert et diffusion d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques ; hébergement de sites web ; fourniture d'accès à Internet ; fourniture d'accès et location de temps d'accès à des réseaux et des bases de données informatiques ; compilation, stockage, analyse et récupération de données et d'informations ; services d'assistance en ligne en matière informatique ; services de support technique relatifs au matériel informatique et aux logiciels, aux réseaux informatiques et au réseau Internet ; services en ligne pour la recherche, la récupération, l'indexation et l'organisation de données sur des réseaux de communication électronique et pour l'amélioration de la performance et des fonctions de ces réseaux ; information et conseils en rapport avec les services précités incluant les services fournis en ligne ou via Internet ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données » apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, est extérieur à la présente procédure d’opposition, l’argument du déposant, selon lequel les services qu’il propose (« stratégie des systèmes d’information et de la transformation numérique ») sont différents de ceux couverts par la société opposante ; qu’en effet, la comparaison des services doit s’effectuer uniquement au regard des services tels que déposés, indépendamment du domaine d’exploitation réel ou supposé de leur prestataire. CONSIDERANT en revanche, que le service d’ « architecture » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne un service de réalisation de plans rendu par des architectes en vue de la construction d’un édifice ne constitue pas une catégorie générale à laquelle appartiennent les « services de conseil en organisation pour l'ouverture et la gestion de stands de vêtements à l'intérieur de magasins ; agencement et création d'intérieurs de magasins de prêt à porter de détail » de la marque antérieure ; Que compte tenu de leurs différences de nature, fonction et destination, les services précités ne sauraient être rendus par les mêmes prestataires (architectes pour les premiers / décorateurs et agences de conseils en aménagement d’espaces pour les seconds), ni destinés à un même public ; Qu’enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n’ayant pas nécessairement recours aux premiers pour leur réalisation ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’enfin, les services de « contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services technologiques en rapport avec les ordinateurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds qui peuvent être rendus dans de très nombreux domaines compte tenu de la généralisation de l’informatique, ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe GAP PERFORMANCE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GAP, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est constituée d’une seule dénomination ; Qu’ils ont en commun l’élément GAP, présenté en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu’ils diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme PERFORMANCE, d’éléments figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, l’élément GAP apparaît distinctif au regard des services en cause ; Qu’en outre, ce terme apparaît dominant au sein du signe contesté, en ce qu’il se trouve en position d’attaque et est présenté en caractères de très grande taille sur une ligne supérieure, dans un cadre en gras sur fond sombre, cette présentation le mettant particulièrement en valeur ; Que le terme PERFORMANCE présenté quant à lui sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille apparaît en outre faiblement distinctif et dès lors accessoire, en ce qu’il est susceptible d’évoquer la qualité des services proposés ; Qu’enfin, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, loin d’écarter le risque de confusion, est de nature à mettre particulièrement en exergue le terme GAP, distinctif et dominant dans le signe contesté ; Qu’il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de services plus performants. CONSIDERANT que le signe complexe contesté GAP PERFORMANCE constitue donc l’imitation de la marque antérieure GAP. CONSIDERANT qu’extérieur à la présente procédure l’argument du déposant relatif à l’existence d’une marque GAP IT dont il serait titulaire et qui aurait été enregistrée en 2014 ; Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment de droits antérieurs dont pourrait être titulaire le déposant ; Qu’est également inopérant, l’argument du déposant selon lequel le terme GAP du signe contesté correspondrait aux « initiales de Governance Audit and Project management (dans le domaine des systèmes d’information) » dès lors que le risque de confusion dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’apprécier indépendamment des raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, s’agissant de circonstances extérieures à la procédure d’opposition. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté GAP PERFORMANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GAP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle