05-0740 / PIC
Devenu définitif le 09/08/2005
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Eric F a déposé le 5 novembre 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 322 247 portant sur la dénomination THERMOTOIT.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Sous-toiture. Isolant phonique. Par-pluie" (classe 19).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/53 NL du 31 décembre 2004.
Le 28 février 2005, la société ADVANTOP (société anonyme), représentée par Monsieur Marc S, avocat du cabinet SABATIER justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale THERMOTOP, renouvelée par déclaration en date du 18 mars 1998 sous le numéro 1 483 404, dont la société opposante est devenue propriétaire à la suite d'une transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques le 6 août 1992 sous le numéro 65 918.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Panneaux, matériaux de construction, notamment pour l'exécution de couvertures de toitures" (classes 6 et 19).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 23 mars 2005 à Monsieur Eric F sous le numéro 05-0740. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 25 mars 2005, l'Institut à notifié au déposant un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai d'un mois.
Le 20 mai 2005, Monsieur Eric F a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société ADVANTOP par l'Institut, le 24 mai suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ADVANTOP fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques ou similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les "Sous-toiture. Isolant phonique. Par-pluie" et les "matériaux de construction", les premiers appartenant à la catégorie générale formée par les seconds ;
- la "Sous-toiture" et les "… matériaux de construction pour l'exécution de couvertures de toitures …", les premiers appartenant à la catégorie générale formée par les seconds ;
- l'"Isolant phonique" et les "Panneaux", par leur forme, destination, circuits de distribution et clientèle.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les dénominations THERMOTOIT et THERMOTOP, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Eric F conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputé acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Sous-toiture non métallique. Isolant phonique. Par-pluie (matériaux de construction non métalliques)" ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Panneaux, matériaux de construction, notamment pour l'exécution de couvertures de toitures".
CONSIDERANT que les "Sous-toiture non métallique. Isolant phonique. Par-pluie (matériaux de construction non métalliques)" de la demande d'enregistrement appartiennent à la catégorie générale formée par les "matériaux de construction" de la marque antérieure ;
Qu'il s'agit donc de produits identiques ;
Qu'à cet égard, ne saurait être pris en considération l'argument du déposant selon lequel le signe contesté serait destiné à distinguer un panneau d'isolation en fibres de bois, alors que la marque antérieure serait exploitée pour un profilé métallique servant à l'assemblage de pièces métalliques dans la construction ;
Qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions réelles ou supposées d'exploitation.
CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination THERMOTOIT, présentée en lettres majuscules manuscrites droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination THERMOTOP, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires:
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d'une seule dénomination ;
Que visuellement et phonétiquement, ces dénominations ont en commun l'association du préfixe THERMO à une désinence proche pouvant désigner la partie supérieure d'une construction et comportant les deux mêmes lettres d'attaque T et O ;
Qu'il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une affiliation commune entre les marques ;
Qu'à cet égard, le déposant ne saurait se contenter d'invoquer le fait que la terminaison TOIT du signe contesté se compose d'un seul pied avec un diphtongue, alors que la désinence TOP de la marque antérieure comporte un pied et demi avec une voyelle ;
Qu'en effet phonétiquement, les deux signes se prononcent tous deux en trois temps, présentent la même séquence d'attaque [termo] et une syllabe finale proche ;
Qu'enfin intellectuellement, si les éléments TOIT et TOP peuvent présenter des différences d'évocation, il n'en reste pas moins que les signes en cause pris dans leur ensemble sont susceptibles de présenter une évocation semblable, liée à la présence au sein de chacun d'eux du même préfixe THERMO et d'un terme pouvant désigner la partie supérieure d'une construction.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;
Qu'ainsi, la dénomination contestée THERMOTOIT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale THERMOTOP.
CONSIDERANT enfin que ne saurait être pris en considération l'argument du déposant selon lequel il existerait cinq autres marques dénommées THERMOTOP en sus de la marque antérieure, dès lors que la société opposante est seule juge des actions à mener pour la protection de sa marque.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n° 05-0740 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 322 247 est rej etée.
Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Marie-Aude B Chef de Groupe