INPI, 19 septembre 2022, NL 22-0048

Mots clés
produits • nullité • risque • propriété • déchéance • tiers • ressort • société • succursale • preuve • publication • rapport • relever • représentation • rôle

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 22-0048
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : rockjam ; ROCKJAM
  • Classification pour les marques : CL15
  • Numéros d'enregistrement : 4784401 ; 4778394
  • Parties : PDT Ltd (Royaume-Uni) / M

Résumé

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Texte intégral

NL22-0048 Le 19/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITÉ **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019- 1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 11 mars 2022, la société de droit anglais PDT Limited (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0048 contre la marque verbale n°21/4784401 déposée le 12 juillet 2021 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M E est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-09 du 04/03/2022. $22 2. La demande en nullité porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 15 : Instruments de musique; instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n° 21/4778394, déposée le 20 juin 2021 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2021-40 du 8 octobre 2021, portant sur le signe ci-dessous reproduit : . 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir une identité, une similarité et/ou une complémentarité des produits visés, ainsi qu’une identité des signes d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Le demandeur y demande également à l’Institut de prononcer la nullité de la marque contestée en application de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». A cet effet, le demandeur affirme notamment que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage de la marque antérieure, cette dernière étant bien exploitée en France, et que ledit titulaire dépose le signe ROCKJAM dans des territoires analogues à ceux dans lesquels le demandeur tente de protéger ce signe, dans l’unique but de le bloquer. Le demandeur y sollicite enfin que les frais exposés, soit 1100 euros, soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 26 avril 2022, reçu le 10 mai 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 11 juillet 2022 (le 10 juillet 2022 était un dimanche). $23

II.- DECISION

A. Sur le motif absolu de nullité 8. Si le demandeur n’a pas coché la case correspondant au dépôt effectué de mauvaise foi dans le récapitulatif de la demande en nullité, il a néanmoins, dans son exposé des moyens, expressément demandé à l’Institut de prononcer la nullité de la marque contestée en application de l’article L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle précité et indiqué que « l’enregistrement de la marque verbale « rockjam » n° 4784401 présente un caractère frauduleux au regard des droits du titulaire de la marque antérieure « ROCKJAM » n° 4778394 ». Il a également développé une argumentation à cet égard. 9. Par conséquent, il y a lieu d’examiner le motif suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 1. Sur le droit applicable 10. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 11. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (...) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 12. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 13. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 14. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). $24 15. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 16. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. 17. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité. 18. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12 juillet 2021. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe « ROCKJAM » par le demandeur. 19. Le demandeur soutient que tel était le cas dans la mesure où sa marque « ROCKJAM » fait bien l’objet d’une exploitation en France antérieure au dépôt de la marque contestée, les produits de la marque étant commercialisés sur les sites internet de différents prestataires. Il ajoute que « Certains produits de la marque constituent les meilleures ventes de leur catégorie sur la plateforme Amazon. A titre d’exemple, les claviers électroniques ROCKJAM figurent dans les meilleures ventes en France dans la catégorie « Claviers électroniques » sur Amazon ». 20. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit des liens vers les sites Fnac, Cdiscount, Rueducommerce et Amazon, ainsi qu’une facture datée du 20 janvier 2021 destinée à la succursale française d’Amazon, portant sur la vente de 800 supports universels portables Rockjam pour guitares et de 600 bancs de clavier Premium RockJam rembourrés réglables ou tabourets de piano numérique, pour un montant total de 10720 dollars. 21. Cependant, force est de constater que les liens vers les sites Fnac et Rueducommerce renvoient à des pages non datées et que le lien vers le site Cdiscount renvoie à une page actualisée du site, de sorte que ces pages ne permettent pas de déterminer si les produits de la marque « ROCKJAM » étaient bien commercialisés sur ces sites antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 12 juillet 2021. 22. Ainsi, le seul lien vers une page du site Amazon concernant un piano électronique commercialisé sous la marque « ROCKJAM » comportant des questions de consommateurs antérieures au dépôt de la marque contestée et la seule facture destinée à la succursale française d’Amazon datée du 20 janvier 2021 fournis par le demandeur sont insuffisants pour démontrer que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l’usage du signe « ROCKJAM » en France par le demandeur au moment du dépôt de la marque contestée. $25 23. Par ailleurs, le demandeur affirme que « le titulaire de la marque contestée avait bien connaissance de cet usage au jour du dépôt de la marque contestée » car sa stratégie « consiste, depuis plusieurs années, à empêcher le titulaire de la marque antérieure de se constituer un portefeuille de marques, sur différents territoires, portant sur le signe « rockjam » ». 24. Il n’a toutefois produit aucun document tendant à démontrer que le titulaire de la marque contestée avait connaissance :- des dépôts du demandeur portant sur les signes verbaux et/ou complexes « ROCKJAM » effectués au Royaume-Uni et aux Etats-Unis en 2013 et 2016 au moment du dépôt de sa propre marque « rockjam » en Italie en 2018,- des dépôts du demandeur portant sur les signes verbaux et/ou complexes « ROCKJAM » effectués au Japon et au Canada en février 2021, ainsi qu’en France, en Suède, au Benelux, en Allemagne, en Pologne et en Espagne en juin 2021, au moment du dépôt de sa propre marque « rockjam » en France en juillet 2021, soit seulement quelques mois ou semaines plus tard. 25. A cet égard, le demandeur se contente d’évoquer sa réputation dans de nombreux pays sans verser d’éléments de nature à apprécier une telle réputation. 26. Ainsi, au vu des éléments et arguments fournis par le demandeur, il n’est pas démontré que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour de son dépôt, de l’usage antérieur du signe invoqué par le demandeur. 27. En tout état de cause, le demandeur ne démontre pas davantage en quoi le titulaire de la marque contestée aurait, au jour du dépôt contesté, le 12 juillet 2021, agi dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité. 28. Le demandeur estime que le titulaire de la marque contestée dépose le signe « ROCKJAM » dans des territoires analogues à ceux dans lesquels il tente de le protéger, dans le seul but de le bloquer, sans intention d’exploiter le signe. 29. Toutefois, ainsi qu’il ressort de jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, « La circonstance que l’auteur de cette demande sait ou doit savoir qu’un tiers utilise une marque à l’étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi de l’auteur de ladite demande » (CJUE - C-320/12, § 37). 30. En l’espèce, le seul fait que le demandeur soit titulaire de marques « ROCKJAM » déposées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis en 2013 et 2016 ne saurait suffire à démontrer que le dépôt de la marque « rockjam » en Italie par le titulaire de la marque contestée en 2018 a été effectué uniquement pour le bloquer. A cet égard, il convient également d’écarter l’argumentation du demandeur tenant à la réputation qu’il se serait forgée dans de nombreux pays dans la mesure où il ne précise pas quels pays sont concernés ni n’apporte d’éléments tendant à démontrer une telle réputation (cf. point 25). $26 31. De même, le simple fait que le demandeur ait effectué des dépôts de la marque « ROCKJAM » au Japon et au Canada en février 2021, ainsi qu’en France, en Suède, au Benelux, en Allemagne, en Pologne et en Espagne en juin 2021, ne saurait suffire à démontrer que le dépôt de la marque contestée en France le 12 juillet 2021 a été effectué uniquement pour le bloquer, le demandeur précisant lui-même que le titulaire de la marque contestée n’avait pas connaissance de son dépôt antérieur français en date du 20 juin 2021 dont l’enregistrement était en cours. 32. Enfin, le lien fourni par le demandeur vers le site internet de la société Me all Service s.r.l., dont le titulaire de la marque contestée serait le directeur général, renvoyant vers une page en italien non datée sur laquelle le nom dudit titulaire n’apparait pas, est insuffisant pour démontrer que le titulaire de la marque contestée n’avait aucune intention d’exploiter le marque contestée en France au moment de son dépôt, le 12 juillet 2021. 33. Dès lors, les arguments et éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser l’intention de nuire du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci. 34. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée sur ce fondement. B. Sur le motif relatif de nullité 1. Sur le droit applicable 35. L’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […]b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ». 36. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 37. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française n° 21/4784401 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française antérieure n° 21/4778394. 38. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. $27 39. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 40. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 41. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Instruments de musique; instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique ». 42. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits suivants : « Instruments de musique ». 43. Il n’est pas contesté que les produits suivants : « Instruments de musique; instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires ou à tout le moins complémentaires aux produits de la marque antérieure invoquée. b. Sur les signes 44. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 45. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 46. Le demandeur invoque une identité évidente des signes en présence. 47. Il convient de rappeler que la reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 48. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté « rockjam » constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure « ROCKJAM », l’utilisation de lettres minuscules pour la marque contestée et de lettres majuscules pour la marque antérieure étant insignifiante et impropre à remettre en cause l’identité des signes comme le relève le demandeur. $28 c. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 49. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 50. En l’espèce, il n‘est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits couverts par la marque contestée étant des produits s’adressant au grand public.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 51. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 52. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure « ROCKJAM » n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 53. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 54. En l’espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, de la stricte identité des signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 55. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits visés par la demande. $29 C. Conclusion 56. En conséquence : - le motif de nullité de la marque contestée fondé sur le dépôt effectué de mauvaise foi est rejeté (point 34) ; - la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits visés dans son enregistrement en ce qu’il existe un risque de confusion avec la marque antérieure « ROCKJAM » n° 21/4778394 (point 55). D. Sur la répartition des frais 57. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle susvisé (point 79), prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 58. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance »(…)». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 59. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la nullité est prononcée pour l’ensemble des produits visés. 60. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 61. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). $210

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article un : La demande en nullité NL22-0048 est justifiée. Article deux : La marque n° 21/4784401 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. Article trois : La somme de 550 euros est mise à la charge de la Monsieur E M au titre des frais exposés. $2