INPI, 15 mai 2023, NL 22-0183

Mots clés
nullité • société • propriété • rapport • déchéance • risque • produits • publication • production • ressort • preuve • référé • rejet • relever • représentation

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 22-0183
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : KAPTIZ
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL38 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 4849840
  • Parties : SPARDA SAS / EVOPPS SAS

Résumé

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Siège15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 NL 22-0183 Le 15/05/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714- 1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. $2

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 20 octobre 2022, la société par actions simplifiée SPARDA (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0183 contre la marque n°22/4849840 déposée le 7 mars 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée EVOPPS (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2022-26 du 1er juillet 2022. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’encontre d’une partie des produits et services pour laquelle la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Logiciels téléchargeables utilisés en rapport avec les domaines suivants : services de visioconférence, services de conférences en réseau, services de messagerie instantanée, télécommunications audio et vidéo, téléconférences, services de conférence sur l'internet, et services de messagerie Web ; Logiciels téléchargeables pour la fourniture d'informations sur des conférences dans le domaine des communications numériques, à savoir informations et notifications sur des activités et calendriers de conférences, des conférenciers, des exposants, des participants et la logistique de conférence ; Logiciels téléchargeables permettant la publication et le partage d'informations et de supports numériques par le biais de réseaux informatiques et de communication mondiaux ; Logiciels pour permettre l'organisation et la participation à des réunions sur Internet ou par le biais d'un réseau informatique local; Logiciels de gestion de réunions pour gérer les invitations, les ordres du jour, les comptes-rendus de réunions, les votes et l'échange de documents entre les participants; Logiciels pour la communication, le partage de données (notamment images, textes et sons) et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-formes logicielles de travail en ligne ou en réseau informatique local; Logiciels non téléchargeables permettant de participer à des cours et réunions sur Internet, avec accès à des données, documents, images et applications logicielles via un navigateur Internet; Plates-formes logicielles de travail en ligne ou via un réseau informatique local ; Classe 42 : Logiciels-service (SaaS) proposant des logiciels pour communications numériques en direct, à savoir services de conférence vidéo et audio en direct avec plusieurs utilisateurs simultanés, services de téléconférence, services de conférence en réseau, services de conférence sur l'internet et services de messagerie instantanée; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de rechercher des évènements commerciaux, des évènements éducatifs, des évènements sociaux ainsi que des évènements de divertissement et des performances en direct et de s'y inscrire par le biais d'un site web; développement, installation et maintenance de logiciels ; Services de mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication et le partage d'informations et contenus multimédias numériques par le biais de réseaux informatiques et de communication mondiaux ; Mise à disposition d'une plateforme d'hébergement Web, pour des tiers, pour l'organisation et la conduite de réunions, de manifestations sociales ainsi que de discussions interactives textuelles, audio et vidéo; services de mise à disposition d'un environnement de réseau en ligne proposant une technologie permettant à des utilisateurs de partager des données; services de conseillers en matière de logiciels informatiques. » 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte au nom de domaine antérieur kapix.fr. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. $25. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple, ainsi que le mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée, par courriers simple et électronique. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement au dossier électronique, par courrier recommandé en date du 9 novembre 2022, reçu le 19 novembre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toutes pièces qu’il estimerait utiles. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations auquel le demandeur n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. 8. Les parties ont été informées de la date de fin de phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 27 février 2023. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soulève, notamment, que : Sur le nom de domaine antérieur invoqué : - Sa société est spécialisée dans la programmation informatique et la fourniture de services associés et indique exploiter un site internet, accessible à l’adresse kapix.fr, sur lequel il propose des solutions de développement de logiciels, de sites internet et d’applications informatiques ; - Il a reçu une lettre de mise en demeure le 13 juin 2022, à la suite du dépôt de la marque figurative KAPIX n°4865172, le 29 avril 2022, adressée par le titulaire de la marque contestée, dont la société a été constituée seulement quelques mois avant celle du demandeur ; - Le titulaire de la marque contestée a formé opposition le 12 juillet 2022 à l’encontre de la marque figurative précitée, demandant le rejet total de la demande d’enregistrement ; - Il a par la suite tenté une résolution amiable, en vain, d’où le dépôt de la présente demande en nullité, soutenant détenir l’antériorité sur la dénomination « KAPIX » depuis le 03 décembre 2021 (date de création du site internet), soit bien avant le dépôt de la marque contestée, le 7 mars 2022 ; Sur l’existence du risque de confusion : - Il s’en remet à l’argumentation développée par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de la procédure d’opposition, selon laquelle les signes présentent des « similitudes non négligeables sur le plan visuel et phonétiques entre les éléments KAPTIZ et KAPIX, plus particulièrement la reprise à l’identique de la première syllabe KAP et de la voyelle l dans la seconde syllabe » et « L’identité des produits et services en cause renforce, si besoin était, la quasi identité des signes en présence » ; - Il en conclut à l’existence d’un risque de confusion. Il demande que la nullité de la marque contestée soit prononcée pour les produits et services des classes 9 et 42 et à ce que soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée les frais engagés. $2A l’appui de son argumentation, le demandeur a transmis les pièces suivantes (lesquelles selon étudiées par la suite) : - Pièce 1 : Extrait K Bis société SPARDA immatriculée le 16 juillet 2021 ; - Pièce 2 : Extraits du site Web « kapix.fr » daté du 20 octobre 2022 ; - Pièce 3 : Fiche Whois (extrait du site de l’AFNIC) du nom de domaine « kapix.fr » créé le 3 décembre 2021 ; - Pièce 4 : Facture d’achat du nom de domaine « kapix.fr » datée du 3 décembre 2021 ; - Pièce 5 : Facture d’achat des noms de domaine « kapix.io », « kapix.net et « kapix.org » datée du 3 décembre 2021 ; - Pièce 6 : Historique d’activation des certificats SSL du nom de domaine « kapix.fr » ; - Pièce 7 : Historique des publications du site « kapix.fr » par l’hébergeur Netlify datées des 18, 20 et 21 décembre 2021 ainsi que des 18 et 31 janvier 2022 ; - Pièce 8 : Détail de la publication du site « kapix.fr » par l’hébergeur Netlify au 21 décembre 2021 ; - Pièce 9 : Captures d’écran, réalisées le 9 août 2022, du site « kapix.fr » dans sa version du 21 décembre 2021 telles qu’accessibles via le lien fourni par l’hébergeur Netlify : https://61c1126c1961e17e91f699d9--sparda.netlify.app/ ; - Pièce 10 : Rapport « Domain Tools » relatif au nom de domaine « kapix.fr » du 29 juillet 2022 ; - Pièce 11 : Echanges sur la page rattachée au bouton « contact » du site « kapix.fr » sur la plateforme « Discord » ; - Pièce 12 : Message de présentation de « kapix.fr » sur le forum « Discord » daté du 11 janvier 2022 ; - Pièce 13 : Onglet « Statistiques de fréquentation » du profil LinkedIn « Kapix » ; - Pièce 14 : Rapport GTMetrix sur le site « kapix.fr » au 18 février 2022 ; - Pièce 15 : Extrait du fil de discussion WhatsApp au 1er mars 2022 ; - Pièce 16 : Message de S, alternant de la société SPARDA, du 10 janvier 2022 ; - Pièce 17 : Message de S L aux équipes de la société SPARDA, du 18 février 2022 ; - Pièce 18 : Extrait de la marque française semi-figurative « KAPIX » n°4865172 ; - Pièce 19 : Courrier de mise en demeure du conseil de la société EVOPPS à la société SPARDA du 13 juin 2022 ; - Pièce 20 : Extrait K Bis société EVOPPS immatriculée le 22 avril 2021 ; - Pièce 21 : Extraits du site « evopps.fr » ; - Pièce 22 : Extrait de la marque française « KAPTIZ » n°4849840 déposée le 7 mars 2022 ; - Pièce 23 : Récapitulatif de l’opposition numéro OPP22-2899 ; - Pièce 24 : Exposé des moyens de la société EVOPPS à l’appui de son opposition dans la procédure OPP22-2899 ; - Pièce 25 : Echanges de mails entre SPARDA et le conseil d’EVOPPS le 22 juillet 2022 ; - Pièce 26 : Décision d’opposition (INPI), OPP20-4811, du 26 août 2021 ; - Pièce 27 : Décision de la Cour d’appel de Nancy, 13 décembre 2021, n°21/00757 ; - Pièce 28 : Décision d’opposition (INPI), OPP20-3395, du 15 juin 2021 ; - Pièce 29 : Décision de la Cour d’appel de Paris, 28 février 2020, n°18/20359 ; - Pièce 30 : Décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n°17/01088. $2Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir que : - Les pièces fournies par le demandeur sont insuffisantes et que le nom de domaine n’a été réservé que 3 mois avant le dépôt de la marque contestée, en sorte que lesdites pièces ne permettent pas « de prouver un usage effectif du nom de domaine pour un site structuré, construit, mis en ligne et rendu accessible au public, encore moins que le nom de domaine antérieur ait été « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires »; - La « preuve d’une exploitation effective du nom de domaine [kapix.fr] n’ayant pu être établie, il en ressort qu’il ne saurait exister une connaissance même seulement locale de ce nom de domaine » et qu’en tout état de cause, le demandeur échoue à établir une connaissance du nom de domaine par le public ou sur une partie significative du territoire national. Il demande que la demande en nullité soit déclarée irrecevable et à ce que les frais soient mis à la charge du demandeur. A l’appui de ses arguments, le titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes : - Annexe 1 : Directive marques – Procédure en nullité et en déchéance au 1er avril 2020 ; - Annexe 2 : Arrêt de la CJUE du 19 avril 2018 – FIESTA HOTELS ; - Annexe 3 : Décision du Directeur général de l’INPI du 31 août 2021 sur la demande de nullité NL20- 0119 contre la marque n°20/4624933 – ALTER MARKERS ; - Annexe 4 : Décision du Directeur général de l’INPI du 20 octobre 2021 sur la demande de nullité NL20- 0120 contre la marque n°16/4321037 – TREK ; - Annexe 5 : Décision du Directeur général de l’INPI du 12 mars 2021 sur la demande de nullité NL20- 0021 contre la marque n°19/4582806 – PATRIMOINE24 ; - Annexe 6 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 juin 2022 – VERIFPASS ; - Annexe 7 : Copie de la page internet gtmetrix.com présentant le service GTmetrix ; - Annexe 7 bis : Copie de la page internet blogdumoderateur.com présentant en langue française l’outil GTmetrix ; - Annexe 8 : Décision du Directeur général de l’INPI du 29 juin 2021 sur la demande de nullité NL20- 0089 contre la marque n°18/4498546 – ASPYC56 - Annexe 9 : Décision du Directeur général de l’INPI du 23 février 2022 sur la demande de nullité NL21-0093 contre la marque n°17/4389630 – CRE10FI ; - Annexe 10 : Décision du Directeur général de l’INPI du 13 janvier 2022 sur la demande de nullité NL21- 0043 contre la marque n°20/4663886 – GO KAKAPO ; - Annexe 11 : Copie de la page Facebook KAPIX. $2

II.- DECISION

A. Sur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : [...] 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; [...] ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. Sur le fond 14. Le demandeur indique être propriétaire du nom de domaine « kapix.fr » depuis le 3 décembre 2021 et avoir mis en ligne le site internet dès décembre 2021 pour « assurer la présentation et la promotion des solutions logicielles de la société SPARDA ». Il soutient que le nom de domaine antérieur invoqué, « dont la portée n’est pas seulement locale, a été utilisé et est utilisé pour désigner une plateforme Web proposant des services de développements informatiques, notamment des développements de logiciels, de sites Web et d’applications ». 15. En réponse, le titulaire de la marque contestée fait quant à lui valoir qu’il n’est pas démontré que le nom de domaine dont se prévaut le demandeur ait fait l’objet d’un usage effectif avant le dépôt de la marque contestée, le 7 mars 2022, pas plus qu’il n’est démontré que celui-ci ait été « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires ». 16. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 17. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). 18. La marque contestée a été déposée le 7 mars 2022. Le demandeur devait donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 19. A cet égard, le demandeur fournit, notamment, les pièces suivantes : - L’extrait kbis de la société SPARDA immatriculée le 16 juillet 2021 (Pièce 1) ; - La fiche WHOIS du nom de domaine kapix.fr (Pièce 3), créé le 3 décembre 2021, ainsi que la facture correspondant à l’achat de celui-ci (Pièce 4) ; $2- L’historique de l’activation des certificats SSL ainsi que celui des publications effectuées sur le site kapix.fr et le détail de ces publications qui ne mentionne néanmoins pas le nom de domaine antérieur invoqué (Pièces 7, 8 et 9) ; - Des captures d’écran du site kapix.fr, dont une figurant dans un rapport « Domain Tools » du 29 juillet 2022 (pièces 2, 9 et 10) ; - Plusieurs échanges effectués sur la page rattachée au bouton « contact » du site kapix.fr sur la plateforme « Discord », selon les dires du demandeur, mais qui ne mentionne pas le nom de domaine en question, ainsi qu’un message de présentation du site internet (Pièces 11 et 12) ; - Une capture d’écran de l’onglet « Statistiques de fréquentation » du profil LinkedIn « Kapix » (Pièce 13) ; - Le rapport GTMetrix du site kapix.fr du 18 février 2022 (Pièce 14) ; - Plusieurs échanges entre les membres de la société demanderesse datés de janvier et mars 2022 (Pièces 15, 16 et 17). i. Sur l’antériorité du nom de domaine invoqué et sa portée non seulement locale 20. En l’espèce, il convient de relever que le nom de domaine antérieur invoqué a été réservé le 3 décembre 2021 (Pièces 3 et 4) et que la société SPARDA, demanderesse à l’action, en est titulaire, en sorte qu’ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée, l’extrait kbis de la société SPARDA (pièce 1) « justifie de la capacité à agir de la société demanderesse ». En outre, si l’historique d’activation des certificats SSL relatif au nom de domaine antérieur invoqué ne permet pas à lui seul de constater la mise en production du site internet, l’obtention de tels certificats étant, ainsi que le précise le demandeur, préalable à la mise en ligne en https, il ressort : - De l’historique des publications effectuées sur le site kapix.fr, notamment, les 18 et 31 janvier 2022 (pièce 7) ; - Du rapport GTMetrix qui, s’il ne se réfère pas aux visites effectuées sur le site internet mais aux performances web du site soit sa vitesse de chargement (Annexe 7 du titulaire de la marque contestée), permet néanmoins d’attester de la mise en ligne du site au 18 février 2022 (pièce 14) ; - De la présentation de kapix sur le Discord y consacré, datée du 13 janvier 2022 sur laquelle on peut lire : « Kapix est une solution transversale de prototypage d’application en ligne, qui améliore la communication entre les équipes fonctionnelles et développeurs, ou qui permet de se passer d’équipe de développeurs. (…) Afin de savoir en quoi Kapix peut vous être bénéficiaire, n’hésitez pas à visiter notre site web : https://www.kapix.fr/ » (Pièce 12) ; - Des différents échanges entre les équipes de la société demanderesse, datés du 1er mars 2022, du 10 janvier 2022 et du 18 février 2022, se rapportant à la mise en ligne de deux didacticiels sur le site kapix.fr (Pièce 15), au signalement de problèmes de polices et d’animations (Pièce 16) ainsi qu’à la mise en production d’une nouvelle version du site (Pièce 17) ; corroborés au rapport « Domain Tools » (Pièce 10), sur lequel figure une capture d’écran du site internet kapix.fr datée du 25 décembre 2021, que le site kapix.fr a été mis en ligne à la fin décembre 2021, soit avant le dépôt de la marque contestée, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée. Néanmoins, si le site internet est en français, aucune des pièces transmises par le demandeur ne permet d’attester que l’usage constaté a une portée non seulement locale d’un point de vue géographique, pas plus qu’elles ne permettent d’établir un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires. $2A cet égard, s’il a été démontré que le signe avait été mis en ligne antérieurement au dépôt de la marque contestée, rien ne permet d’établir que les services revendiqués par le demandeur, à savoir : « des services de développements informatiques, notamment des développements de logiciels, de sites Web et d’applications » ont été effectivement rendus via le site internet kapix.fr entre sa mise en ligne en décembre 2021 et le dépôt de la marque contestée, le 9 mars 2022, les pièces précitées n’étant corroborées par aucune donnée chiffrée. 21. Ainsi, force est de constater que le demandeur ne justifie pas de la portée non seulement locale du nom de domaine invoqué. ii. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque contestée 22. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine kapix.fr, le demandeur n’ayant pas justifié de la portée non seulement locale de ce droit antérieur, au sens des dispositions précitées. 23. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur kapix.fr est rejetée. C. Sur la demande de répartition des frais 24. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 25. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 26. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité. 27. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à un échange entre les parties. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande, ainsi que des frais liés aux observations en réplique à celles du titulaire de la marque contestée. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à une reprise des observations en réponse à la demande en nullité. 28. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). $2

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0183 est rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société SPARDA au titre des frais exposés. Pour le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle $2