INPI, 9 octobre 2007, 07-1513

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 1 · imitation · projet valant décision · produits · société · enregistrement · médical · opposition · hygiéniques · risque · pharmaceutiques · animaux · substances · propriété · polir · lèvres · savons

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 07-1513
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : PROACTIV ; PROSTACTIV
Classification pour les marques : 3
Numéros d'enregistrement : 40063 ; 3478626
Parties : GUTHY-RENKER CORPORATION / VALORIMER SARL

Texte

OPP 07-1513 / DDL

Devenu définitif le 9/10/2007

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société VALORIMER (SARL) a déposé, le 30 janvier 2007 la demande d'enregistrement n° 07 3 478 626 portant sur le signe verbal PROSACT IV.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Le 9 mai 2007, la société GUTHY-RENKER CORPORATION (société américaine) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale PROACTIV renouvelée le 10 novembre 2006 sous le n° 40 063.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Cosmétiques et savons ; parfumerie et huiles essentielles ; dentifrices, produits pour blanchir et polir les dents, et leurs applicateurs ; kits comprenant les produits précités ; et tous les produits inclus en classe 3. Produits pharmaceutiques et hygiéniques ; produits de traitement de l'acné ; et tous les produits compris dans la classe 5 ».

L'opposition formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée le 16 mai 2007 au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.

II. - ARGUMENTS DES PARTIES

A. – L'OPPOSANT

La société GUTHY-RENKER CORPORATION fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Dans l’acte d’opposition la société opposante fait valoir que la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante invoque l’irrecevabilité de l’opposition, la qualité pour agir de l’opposant n’ayant pas été renseignée.

Par ailleurs, la société déposante conteste la comparaison des signes et celle des produits en ce qui concerne les « Préparations pour lessiver ; préparations pour polir, dégraisser et abraser ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; substances diététiques à usage médical ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; sucre à usage médical ». III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

CONSIDERANT que l'article 4-II-d) de l'arrêté du 31 janvier 1992 précise que « si l'opposant n'est pas le propriétaire originel de la marque... », il doit fournir « ...la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant ».

CONSIDERANT qu'en l'espèce, l'opposition a été formée le 9 mai 2007, par la société GUTHY- RENKER CORPORATION, qui a omis de cocher l’une des trois cases relatives à la qualité pour agir de l’opposant ;

Que toutefois, sur l’extraction de la base de données des marques communautaires fournie par l’opposant, la société GUTHY-RENKER CORPORATION apparaît bien comme titulaire de la marque antérieure, suite à une transmission de propriété selon acte inscrit sous le n° 000426380 ;

Qu’ainsi, la société opposante a fourni toutes les indications permettant de justifier de sa qualité de propriétaire de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT que l’opposition a été présentée dans les délais, formes et conditions prescrits ; qu’en conséquence, elle est recevable.

B. SUR LE FOND

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques et savons ; parfumerie et huiles essentielles ; dentifrices, produits pour blanchir et polir les dents, et leurs applicateurs ; kits comprenant les produits précités ; et tous les produits inclus en classe 3. Produits pharmaceutiques et hygiéniques ; produits de traitement de l'acné ; et tous les produits compris dans la classe 5 ».

CONSIDERANT que force est de constater que les « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement sont identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée ;

Qu’en particulier, les « cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement relèvent à l’évidence de la catégorie des « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée ;

Qu’il s’agit donc de produits identiques contrairement à ce qu’indique la société déposante. CONSIDERANT que les « produits hygiéniques pour la médecine ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que les « substances diététiques à usage médical ; bains médicinaux ; herbes médicinales ; sucre à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de substances ayant des propriétés thérapeutiques, qui participent (pour les premières) à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus ;

Que ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction (contribuer à la prévention et à l’amélioration de la santé), destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure et sont pareillement utilisés dans le cadre médical et thérapeutique ;

Qu’à cet égard, il importe peu que les produits de la demande d’enregistrement puissent être vendus dans des magasins diététiques, dès lors que ce mode de distribution n’est pas exclusif, ce que reconnaît au demeurant elle-même la société déposante ;

Que de même, les « bandes, culottes ou serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits hygiéniques » de la marque antérieure invoquée ;

Que contrairement à ce qu’indique la société déposante, il ne ressort pas des libellés comparés que les produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure sont destinés respectivement à l’hygiène des parties génitales et du bassin, et au traitement de l’acné ;

Qu’ainsi, tous les produits précités sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine contrairement à ce qu’indique la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés au libellé suivant de la marque antérieure invoquée : « et tous les produits inclus en classe 3 » l'énoncé de ce libellé ne permettant pas d'identifier avec précision le type de produits qu'ils recouvrent ;

Que de même, les « aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés au libellé suivant de la marque antérieure invoquée : « et tous les produits inclus en classe 5 » l'énoncé de ce libellé ne permettant pas d'identifier avec précision le type de produits qu'ils recouvrent ;

Qu’en effet, comme le relève à juste titre la société déposante, la seule mention de l’appartenance aux classes 3 et 5 n’est pas suffisante et n’a aucune incidence sur la précision des produits, la classification n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique.

CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « Produits vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT par conséquent que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PROSTACTIV, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination PROACTIV, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que visuellement, la dénomination PROSTACTIV contestée et la dénomination PROACTIV, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur comparable et présentent huit lettres communes (P, R, O, A, C, T, I et V) placées dans le même ordre, ce qui leur confère un aspect des plus proches ;

Que phonétiquement, elles sont toutes deux trisyllabiques et présentent les mêmes syllabe d'attaque [pro] et finale [active] ;

Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations résident dans la présence au sein du signe contesté, des lettres S et T ;

Que toutefois, cette différence n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les deux dénominations, qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres PRO en attaque et ACTIV en position finale ;

Qu'il en va d'autant plus ainsi que les lettres ST sont situées au sein même de dénominations longues ;

Qu'à cet égard, si comme l’indique la société déposante, l’attaque du signe contesté est susceptible d’évoquer le terme « prostate », ce qui n’est pas avéré au regard de tous les produits concernés, cette évocation ne saurait écarter le risque de confusion entre les signes en présence, résultant de leurs grandes ressemblances visuelles et phonétiques.

CONSIDERANT que la dénomination contestée constitue donc l’imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, il existe pour le consommateur un risque de confusion sur l'origine des produits concernés.

CONSIDERANT que la dénomination contestée PROSTACTIV ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PROACTIV.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition numéro 07-1513 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; sucre à usage médical ».

Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 07 3 478 626 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe