INPI, 23 août 2016, 2016-1127

OPP 15-1127 / AVP

24/08/2016

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Stéphane C a déposé, le 15 décembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 233 798 portant sur le signe complexe ESG E-SPORTS GAMES.

Le 8 mars 2016, la société ESG ELEKTRONIKSYSTEM-UND LOGISTIK-GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le sigle ESG, déposée le 12 novembre 2007 et enregistrée sous le n° 6430383.A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

La société opposante fait valoir que la demande d’enregistrement désigne des services identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 16 mars 2016, sous le n° 16-1127. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé».

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiquesrendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données» ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; produits de l'imprimerie ; photographies, Mise à jour et entretien, systémisation et compilation de données dans des banques de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques ; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Recherche de marché; Étude de marché; Conseils en organisation; Gestion organisationnelle de projets informatiques; Publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à usage publicitaire; Présentations de produits et services; Traitement de données, gestion de données; Conseils dans le domaine des techniques de traitement de données et de la mémorisation électronique de données ; Télécommunications ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de séminaires, d'ateliers et de formations; publication de produits de produits de l'imprimerie (également sous forme électronique), excepté pour la publicité; rédaction de textes autres que textes publicitaires. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Services informatiques, à savoir installation, maintenance, entretien, copie et conseils en rapport avec des logiciels et des programmes de traitement de données en tous genres, y compris en rapport avec l'internet; Programmation pour ordinateurs, en particulier pour la planification logistiques et systèmes logistiques en rapport avec des banques de données, en vue de la fourniture de conseils concernant les techniques de télécommunication et en vue de la planification, de l'optimisation et de l'analyse de réseaux fixes pour systèmes de télécommunication; Analyse de systèmes informatiques; Création de programmes de traitement de données et de logiciels, développement et conception de logiciels individuels et spécifiques à un secteur pour le compte de tiers; Conseils dans le domaine des technologies de traitement de données et de la sécurisation électronique de données; Réenregistrement de données électroniques de tous types; Production, reproduction, traitement et mémorisation de données, données vocales, textes, enregistrements sonores et vidéo sur CD-ROM et autres supports de mémorisation dans le cadre de services informatiques et du développement de systèmes; Insertion de données dans des réseaux numériques (services informatiques); Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; Services de consultation technique; Étude de projets techniques; Gestion technique de projets informatiques; Location et entretien d'espaces de mémoire pour l'utilisation en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement); Location d'emplacements dans des centres informatiques pour serveurs web pour utilisation externe (web housing)».

CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;; servicesde photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données» de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo » de la demande d’enregistrement, ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à la catégorie générale de service de « divertissements » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ;

Qu’en outre, ces services de nature distincte, ne possèdent pas davantage les mêmes fonction et destination ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondée à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement désigne, en partie, des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe reproduit ci- dessous :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le sigle reproduit ci-dessous :ESG

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un sigle associé à des éléments verbaux, d’un graphisme et de couleurs, et la marque antérieure comporte un sigle ;

Que ces signes ont en commun la séquence ESG, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;

Qu’ils diffèrent par la présence des éléments E-SPORTS GAMES, l’utilisation de couleurs et d’une calligraphie dans le signe contesté.

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ;

Qu’en effet, l’élément commun ESG apparaît distinctif au regard des services en cause ;

Que le sigle ESG, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il y est mis en exergue par sa présentation sur une ligne supérieure en position d’attaque en caractères plus grands que les éléments E-SPORTS GAMES qui l’accompagnent et qui apparaissent secondaires en raison de leur présentation sur une deuxième ligne en plus petits caractères ;

Qu’à cet égard, le graphisme particulier et l’utilisation de couleurs dans le signe contesté n’a pas pour effet d’altérer le caractère immédiatement perceptible du sigle ESG ;

Qu'il en résulte un risque de confusion sur l’origine de ces signes.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l’identité et la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur de services concernés ;

Qu’ainsi le signe complexe contesté ESG E-SPORTS GAMES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ESG.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Alexandre VAN PEL, Juriste