INPI, 2 juillet 2018, 2018-0235

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • produits • société • propriété • tiers • publication • risque • vente • production • service • terme • statuer • statut • transfert

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-0235
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KAIZEN ; KAIZEN BIO EPICERIE
  • Numéros d'enregistrement : 1314731 ; 4399309
  • Parties : Kaizen Institute Ltd. / Valérie Edmée F

Résumé

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Texte intégral

Le 2 juillet 2018 OPP 18-0235 / JLJ DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Bénédicte Valérie E F a déposé, le 25 octobre 2017, la demande d’enregistrement n°17 4 399 309 portant sur le signe verbal KAIZEN BIO EPICERIE. Le 17 janvier 2018, la société KAIZEN INSTITUTE LTD (société organisée selon les lois de la Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale KAIZEN, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 23 juin 2015 sous le n°1314731 et dont la société déposante est devenue titulaire suite à un transfert de propriété en date du 20 mars 1995 inscrit au Registre national des marques sous le n°183238. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoqués. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 16 février 2018 sous le n°18-0235. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti. Ce courrier de l’Institut a été retourné par La Poste avec la mention «pli avisé et non réclamé». Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)». Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour désigner les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; Publicité ; affaires à savoir, gestion des affaires commerciales, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoqués. CONSIDERANT en revanche que les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement, qui s’entendent d’un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires» de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à conseiller et à mettre en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure ne sont pas rendus par les mêmes entités (société de conciergerie pour les premiers / cabinet d’audits et de conseils en matière commerciale pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement s’entendent respectivement comme suit : - « services de bureaux de placement ; portage salarial » : d’organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emploi et de prestations réalisées par des services de entités spécialisée en ressources humaines permettant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ; - «travaux de bureau reproduction de documents » : d’un ensemble de prestations visant à réaliser toute tâche administrative pour le compte de tiers et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié ; - « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la diffusion régulière d'une chaîne de télévision payante ; - « service de gestion informatisée de fichiers » : de prestations réalisées par des informaticiens consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique. Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion des affaires commerciales, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à mettre en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale et des services visant à mettre à disposition des connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques, rendues par des entreprises d'audit et de conseils en matière commerciale ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal KAIZEN BIO EPICERIE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal KAIZEN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure est, quant à elle, constituée d’une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun le terme KAIZEN placé en position d’attaque dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu’ils diffèrent par la présence des éléments verbaux BIO EPICERIE dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme KAIZEN, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente un caractère essentiel en raison de sa présence en attaque et du fait que les termes BIO et EPICERIE qui le suivent apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause en ce qu’ils peuvent en évoquer l’objet ; que les termes BIO EPICERIE n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur dans le signe contesté ; Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté KAIZEN BIO EPICERIE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale KAIZEN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Jean-Loup JJuriste