OPP 08-1239 / JL 08/04/2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société KANA BEACH (société par actions simplifiée) a déposé le 3 janvier 2008, la demande d’enregistrement n° 08 3 547 130 portant su r le signe verbal KANASON.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Enregistrements sonores et vidéo ; disques compacts et CD-ROM ; disques compacts et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, et/ou des vidéos, et/ou des films, et/ou des sports ; support de données optique ; automates à musique à prépaiement. Appareils, instruments et supports pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération, le téléchargement et la reproduction de musiques, sons, images, textes, données ; logiciels pour la transmission de sons, d'images, textes et données sur des réseaux de communication ; récepteur et émetteur (audio ; vidéo). Bandes ; cassettes, cassettes audio, cassettes vidéo ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; disques compacts et autres supports de données ; dispositifs optiques et magnétiques, tous contenant ou destinés à contenir des enregistrements audio et/ou vidéo ; enregistrements audio et/ou vidéo. Casques à écouteurs. Etuis pour appareils, instruments et supports pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération, le téléchargement et la reproduction de musiques, sons, images, textes, données. Publications électroniques téléchargeables. Combinaisons de plongée, costumes de plongée, sous-vêtements de plongée ; gants de plongée, masque de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, casques de protection pour le sport. Articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; étuis à lunettes ; verres de lunettes. Etuis pour les clefs (maroquinerie) ; étuis pour les téléphones portables (maroquinerie) ; étuis pour les lunettes (maroquinerie) ; porte-documents ; portefeuilles ; cartables et serviettes d'écoliers ; bourses ; mallettes ; mallettes pour documents ; sacs à dos ; sacs d'écoliers ; sacs de campeurs ; sacs d'alpinistes ; sacs de plage ; sacs à provision ; coffres de voyage ; sacs de voyage ; sacs à roulettes ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boites en cuir ou en imitations du cuir ; trousses de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ” ; lanières de cuir ou en imitations du cuir ; sangles de cuir ou en imitations du cuir ou en carton-cuir ; colliers pour animaux en cuir ou en imitations du cuir ; habits pour animaux ; laisses ; muselière ; peaux d'animaux ; articles de voyages ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Sacs à main, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'il sont destinés à contenir, porte-cartes (portefeuille), porte monnaie (non en matière précieux). Article de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (a l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés a contenir des gants et des ceintures) ; couvertures pour chevaux ; ombrelles. Vêtements (habillement) ; vêtements de sport (autre que plongée) ; vêtements de bain, notamment combinaisons (sous-vêtements) de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, tee-shirt de bain, sandales de bain, souliers de bain. Combinaisons pour les sports nautiques (autres que la plongée), notamment combinaisons pour la pratique du surf, de la planche à voile ou du ski nautique. Body (justaucorps), shorts pour la pratique de sports nautiques (autres que la plongée), tee-shirt pour la pratique de sports nautiques (autres que la plongée). Bandeaux pour la tête ; ceintures ; chapellerie en cuir ou en tissus ; casquettes en cuir ou en tissus ; chapeaux chaussettes ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) en cuir ou en tissus, chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussures de gymnastique ; combinaisons (sous- vêtements) ; couvre-oreilles (habillement) ; espadrilles ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; sous- vêtements sudorifuges. Services de vente au détail de produits de divertissement, à savoir, d'oeuvres audiovisuelles et musicales préenregistrées. Services de vente en gros de produits de divertissement, à savoir, d'oeuvres audiovisuelles et musicales préenregistrées. Services de commerce de détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services de magasins de vente au détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Informations et conseils commerciaux aux consommateurs. Services d'import-export dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) ; démonstration de produits ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; location d'espaces publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; service d'affichages. Publicité, à savoir établissement de plans médias. Services d'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité. Service de parrainage publicitaire. Services d'édition musicale. Divertissement, notamment via des réseaux de communication ; Edition de contenus multimédias dans les domaines de la mode, de la musique, de la vidéo, des films, du divertissement, de jeu, du sport. Divertissement, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, informations en matière de divertissement ; formation ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo et/ou sur autre support numérique, exploitation de publications électroniques en ligne [non téléchargeables] ; services d'édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; publication de textes, d'images, d'œuvres audio et/ou vidéo, notamment via des réseaux de communication ; Services d'organisation de concours avec remise de prix. Organisation de concours [éducation ou divertissement], d'épreuves pédagogiques, de jeux, d'expositions à but culturel ou éducatif ; organisation de compétitions sportives ; production de films, production de spectacles, notamment concerts, spectacles musicaux ; production de films sur bandes vidéo ; production de films ; production de musiques formation pratique [démonstration] ; services de jeu proposés en ligne [a partir d'un réseau informatique] ; services de loisirs ; organisation de concours de beauté ; organisation de spectacles [services d'impresarios], organisation de manifestations dans le domaine de la mode ; organisation et conduite d'ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, congrès, séminaires, symposiums ; photographie, reportages photographiques ; planification de réceptions [divertissement] ».
Le 8 avril 2008, la société KANA SOFTWARE INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire KANA, déposée 30 juillet 1999 le sous le n° 001 267 004.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique; logiciels de communications; logiciels de gestion de relations avec la clientèle ».
L’opposition a été notifiée le 15 avril 2008 à la société déposante sous le numéro 08-1239.
Les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article
L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle trois demandes successives de suspension de la procédure d’opposition pour une période totale de six mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris en dernier lieu le 15 décembre 2008.
Le 15 décembre 2008, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut le 19 décembre suivant. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 13 février 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Le 16 mars 2009, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, auxquelles la société déposante a répondu le 20 mars suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition ainsi que dans ses observations faisant suite au projet de décision, l’opposant fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
Elle invoque également la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l’identité ou la similarité des produits et services désignés.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante invoque que les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de prouver un usage sérieux de la marque antérieure, et demande ainsi la clôture de la présente procédure.
III.- DECISION
A – SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE
CONSIDERANT que selon l'article
R 712-18 du code de la propriété intellectuelle, "La procédure d'opposition est clôturée ...lorsque l'opposant ...n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue" ;
Que sur invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée, la société KANA SOTWARE INC a fourni, dans le délai imparti des brochures concernant la société opposante et les produits qu’elle propose, un article de presse faisant état de l’utilisation des produits KANA et un extrait de page Internet présentant la société opposante et ses activités ;
Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la personne dont émane l’un des documents (l’article de presse) ne serait pas la société opposante ; qu’en effet, l’usage sérieux de la marque peut être l’usage fait implicitement ou explicitement avec le consentement du propriétaire ;
Que de même, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel certains des documents ne font pas état d’un usage à titre de marque du signe KANA et qu’en outre il serait impossible de faire un lien entre les pièces fournies et les produits désignés par la marque antérieure ;
Qu’en effet, plusieurs documents attestent de la commercialisation de produits et de gammes de produits, désignés sous la marque KANA, seule ou en association avec un autre terme, pour désigner notamment des « logiciels de gestion d’interactions en ligne avec des clients » ;
Qu’est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel certains des documents ne portent pas de dates, dès lors que tous les documents fournis comportent une date de parution ou de mise à jour ;
Qu’enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les pièces produites ne démontrent pas d’un usage de la marque communautaire antérieure dans l’Union Européenne, dès lors qu’au moins l’un des documents fourni atteste de son utilisation en Grande Bretagne ; Qu’ainsi, dès lors que des pièces datées ont été fournies, qu'elles sont revêtues de la marque et portent au moins sur l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant, partielle, de la marque en cause ;
Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article
R 712-17 du code de la propriété intellectuelle.
B- SUR LE FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Enregistrements sonores et vidéo ; disques compacts et CD-ROM ; disques compacts et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, et/ou des vidéos, et/ou des films, et/ou des sports ; support de données optique ; automates à musique à prépaiement. Appareils, instruments et supports pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération, le téléchargement et la reproduction de musiques, sons, images, textes, données ; logiciels pour la transmission de sons, d'images, textes et données sur des réseaux de communication ; récepteur et émetteur (audio ; vidéo). Bandes ; cassettes, cassettes audio, cassettes vidéo ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; disques compacts et autres supports de données ; dispositifs optiques et magnétiques, tous contenant ou destinés à contenir des enregistrements audio et/ou vidéo ; enregistrements audio et/ou vidéo. Casques à écouteurs. Etuis pour appareils, instruments et supports pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération, le téléchargement et la reproduction de musiques, sons, images, textes, données. Publications électroniques téléchargeables. Combinaisons de plongée, costumes de plongée, sous-vêtements de plongée ; gants de plongée, masque de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, casques de protection pour le sport. Articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; étuis à lunettes ; verres de lunettes. Etuis pour les clefs (maroquinerie) ; étuis pour les téléphones portables (maroquinerie) ; étuis pour les lunettes (maroquinerie) ; porte-documents ; portefeuilles ; cartables et serviettes d'écoliers ; bourses ; mallettes ; mallettes pour documents ; sacs à dos ; sacs d'écoliers ; sacs de campeurs ; sacs d'alpinistes ; sacs de plage ; sacs à provision ; coffres de voyage ; sacs de voyage ; sacs à roulettes ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boites en cuir ou en imitations du cuir ; trousses de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ” ; lanières de cuir ou en imitations du cuir ; sangles de cuir ou en imitations du cuir ou en carton-cuir ; colliers pour animaux en cuir ou en imitations du cuir ; habits pour animaux ; laisses ; muselière ; peaux d'animaux ; articles de voyages ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Sacs à main, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'il sont destinés à contenir, porte-cartes (portefeuille), porte monnaie (non en matière précieux). Article de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (a l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés a contenir des gants et des ceintures) ; couvertures pour chevaux ; ombrelles. Vêtements (habillement) ; vêtements de sport (autre que plongée) ; vêtements de bain, notamment combinaisons (sous-vêtements) de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, tee-shirt de bain, sandales de bain, souliers de bain. Combinaisons pour les sports nautiques (autres que la plongée), notamment combinaisons pour la pratique du surf, de la planche à voile ou du ski nautique. Body (justaucorps), shorts pour la pratique de sports nautiques (autres que la plongée), tee-shirt pour la pratique de sports nautiques (autres que la plongée). Bandeaux pour la tête ; ceintures ; chapellerie en cuir ou en tissus ; casquettes en cuir ou en tissus ; chapeaux chaussettes ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) en cuir ou en tissus, chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussures de gymnastique ; combinaisons (sous- vêtements) ; couvre-oreilles (habillement) ; espadrilles ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; sous- vêtements sudorifuges. Services de vente au détail de produits de divertissement, à savoir, d'oeuvres audiovisuelles et musicales préenregistrées. Services de vente en gros de produits de divertissement, à savoir, d'oeuvres audiovisuelles et musicales préenregistrées. Services de commerce de détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services de magasins de vente au détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Informations et conseils commerciaux aux consommateurs. Services d'import-export dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) ; démonstration de produits ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; location d'espaces publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; service d'affichages. Publicité, à savoir établissement de plans médias. Services d'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité. Service de parrainage publicitaire. Services d'édition musicale. Divertissement, notamment via des réseaux de communication ; Edition de contenus multimédias dans les domaines de la mode, de la musique, de la vidéo, des films, du divertissement, de jeu, du sport. Divertissement, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, informations en matière de divertissement ; formation ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo et/ou sur autre support numérique, exploitation de publications électroniques en ligne [non téléchargeables] ; services d'édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; publication de textes, d'images, d'œuvres audio et/ou vidéo, notamment via des réseaux de communication ; Services d'organisation de concours avec remise de prix. Organisation de concours [éducation ou divertissement], d'épreuves pédagogiques, de jeux, d'expositions à but culturel ou éducatif ; organisation de compétitions sportives ; production de films, production de spectacles, notamment concerts, spectacles musicaux ; production de films sur bandes vidéo ; production de films ; production de musiques formation pratique [démonstration] ; services de jeu proposés en ligne [a partir d'un réseau informatique] ; services de loisirs ; organisation de concours de beauté ; organisation de spectacles [services d'impresarios], organisation de manifestations dans le domaine de la mode ; organisation et conduite d'ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, congrès, séminaires, symposiums ; photographie, reportages photographiques ; planification de réceptions [divertissement] » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients ; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique ; logiciels de communications ; logiciels de gestion de relations avec la clientèle ».
CONSIDERANT que les « logiciels pour la transmission de sons, d'images, textes et données sur des réseaux de communication » de la demande d’enregistrement s’entendent tout comme les « logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients ; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique ; logiciels de communications ; logiciels de gestion de relations avec la clientèle » de la marque antérieure d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière ;
Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, est sans incidence au regard de la présente comparaison, la précision de la destination des produits en cause, dès lors que tous ces produits répondent à la même définition précitée ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche que les « récepteur et émetteur (audio ; vidéo) » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’appareils électroniques permettant de recevoir et d’émettre des sons et/ou des vidéos, ne sont pas similaires aux « logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients ; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique ; logiciels de communications ; logiciels de gestion de relations avec la clientèle » de la marque antérieure tels que précédemment définis ;
Que ces produits ne sont pas davantage complémentaires, dès lors que contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la marque antérieure peuvent être utilisés sans le recours préalable aux produits de la demande d’enregistrement contestée, lesquels n’ont pas pour objet nécessaire et exclusif les produits de la marque antérieure ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaire, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même que les « disques compacts et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, et/ou des vidéos, et/ou des films, et/ou des sports ; support de données optique. Supports pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération, le téléchargement et la reproduction de musiques, sons, images, textes, données ; disques compacts et autres supports de données ; dispositifs optiques et magnétiques, tous contenant ou destinés à contenir des enregistrements audio et/ou vidéo » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de divers supports audio ne sont pas similaires aux « Logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients ; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique ; logiciels de communications ; logiciels de gestion de relations avec la clientèle » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Qu’en effet, ces produits, ne présentent pas les mêmes nature et fonction (supports destinés au stockage et au traitement de données / produits permettant à un ordinateur d’exécuter une tache donnée) ;
Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits soient susceptibles d’être proposés dans les mêmes point de vente, ce qui n’est au demeurant pas nécessairement le cas, dès lors qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Que ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire ;
Qu’en effet, les premiers n’ont pas pour objet exclusif les seconds, mais peuvent faire l’objet de nombreuses autres applications, et les seconds peuvent être utilisés sans le recours préalable aux premiers ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaire, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « casques à écouteurs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’appareil de réception individuel des ondes radiophoniques et/ou téléphoniques, ne sont à l’évidence pas similaires aux « logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients ; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique ; logiciels de communications ; logiciels de gestion de relations avec la clientèle » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Qu’en outre, il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires, que ces produits puissent être utilisés en association, dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire, les premiers pouvant être utilisés indépendamment des seconds et réciproquement ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « publications électroniques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de la mise à disposition de tiers de publications téléchargeables ne sont à l’évidence pas similaires aux « logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients ; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique ; logiciels de communications ; logiciels de gestion de relations avec la clientèle » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Qu’en outre, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, qu’en effet les premiers n’impliquent pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels ont de nombreuses autres applications ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « divertissement, notamment via des réseaux de communication ; services de jeu proposés en ligne [a partir d'un réseau informatique] ; services d'édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; publication de textes, d'images, d'œuvres audio et/ou vidéo, notamment via des réseaux de communication» de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public et de la publication et diffusion de divers types d'œuvres écrites ou audiovisuelles, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients ; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique ; logiciels de communications ; logiciels de gestion de relations avec la clientèle » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Qu’en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et services ne sont pas davantage « indissociables » et ainsi complémentaires des « logiciels de télécommunication » de la marque antérieure, les premiers pouvant être fournis sans le recours préalable aux seconds, lesquels, qui ont de multiples applications, n’ont pas pour objet exclusif les premiers ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas susceptible de leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « Enregistrements sonores et vidéo ; disques compacts et CD-ROM ; ; automates à musique à prépaiement. Appareils, instruments pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération, le téléchargement et la reproduction de musiques, sons, images, textes, données ; récepteur et émetteur (audio ; vidéo). Bandes ; cassettes, cassettes audio, cassettes vidéo ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; enregistrements audio et/ou vidéo. Etuis pour appareils, instruments et supports pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération, le téléchargement et la reproduction de musiques, sons, images, textes, données. Services de vente au détail de produits de divertissement, à savoir, d'oeuvres audiovisuelles et musicales préenregistrées. Services de vente en gros de produits de divertissement, à savoir, d'oeuvres audiovisuelles et musicales préenregistrées. Services de commerce de détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services de magasins de vente au détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Services d'import-export dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, parfumerie, bagages. Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) ; démonstration de produits ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; location d'espaces publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; service d'affichages. Publicité, à savoir établissement de plans médias. Services d'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité. Service de parrainage publicitaire. Services d'édition musicale. Edition de contenus multimédias dans les domaines de la mode, de la musique, de la vidéo, des films, du divertissement, de jeu, du sport. Divertissement, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, informations en matière de divertissement ; formation ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo et/ou sur autre support numérique, exploitation de publications électroniques en ligne [non téléchargeables] ; Services d'organisation de concours avec remise de prix. Organisation de concours [éducation ou divertissement], d'épreuves pédagogiques, de jeux, d'expositions à but culturel ou éducatif ; organisation de compétitions sportives ; production de films, production de spectacles, notamment concerts, spectacles musicaux ; production de films sur bandes vidéo ; production de films ; production de musiques formation pratique [démonstration] ; services de loisirs ; organisation de concours de beauté ; organisation de spectacles [services d'impresarios], organisation de manifestations dans le domaine de la mode ; organisation et conduite d'ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, congrès, séminaires, symposiums ; photographie, reportages photographiques ; planification de réceptions [divertissement] » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients ; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique ; logiciels de communications ; logiciels de gestion de relations avec la clientèle » de la marque antérieure ;
Qu’en effet, et contrairement aux assertions de la société opposante, réitérées dans ses observations faisant suite au projet de décision, les premiers n’ont pas pour objet exclusif et nécessaire les seconds, lesquels peuvent être utilisés sans le recours préalable aux premiers ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dés lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT de même que les services d’ « Informations et conseils commerciaux aux consommateurs » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels de gestion d'interactions en ligne avec des clients ; logiciels de création et transmission de messages par courrier électronique ; logiciels de communications ; logiciels de gestion de relations avec la clientèle » de la marque antérieure ;
Qu’en effet et contrairement aux assertions de la société opposante, les premiers ne sont pas « l’objet principal » des seconds, lesquels ont de nombreuses autres applications ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « Combinaisons de plongée, costumes de plongée, sous-vêtements de plongée ; gants de plongée, masque de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, casques de protection pour le sport. Articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; étuis à lunettes ; verres de lunettes. Etuis pour les clefs (maroquinerie) ; étuis pour les téléphones portables (maroquinerie) ; étuis pour les lunettes (maroquinerie) ; porte-documents ; portefeuilles ; cartables et serviettes d'écoliers ; bourses ; mallettes ; mallettes pour documents ; sacs à dos ; sacs d'écoliers ; sacs de campeurs ; sacs d'alpinistes ; sacs de plage ; sacs à provision ; coffres de voyage ; sacs de voyage ; sacs à roulettes ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boites en cuir ou en imitations du cuir ; trousses de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ” ; lanières de cuir ou en imitations du cuir ; sangles de cuir ou en imitations du cuir ou en carton-cuir ; colliers pour animaux en cuir ou en imitations du cuir ; habits pour animaux ; laisses ; muselière ; peaux d'animaux ; articles de voyages ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Sacs à main, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'il sont destinés à contenir, porte-cartes (portefeuille), porte monnaie (non en matière précieux). Article de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (a l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés a contenir des gants et des ceintures) ; couvertures pour chevaux ; ombrelles. Vêtements (habillement) ; vêtements de sport (autre que plongée) ; vêtements de bain, notamment combinaisons (sous-vêtements) de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, tee-shirt de bain, sandales de bain, souliers de bain. Combinaisons pour les sports nautiques (autres que la plongée), notamment combinaisons pour la pratique du surf, de la planche à voile ou du ski nautique. Body (justaucorps), shorts pour la pratique de sports nautiques (autres que la plongée), tee-shirt pour la pratique de sports nautiques (autres que la plongée). Bandeaux pour la tête ; ceintures ; chapellerie en cuir ou en tissus ; casquettes en cuir ou en tissus ; chapeaux chaussettes ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) en cuir ou en tissus, chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussures de gymnastique ; combinaisons (sous-vêtements) ; couvre-oreilles (habillement) ; espadrilles ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; sous-vêtements sudorifuges » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal KANASON, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination KANA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence KANA, distinctive au regard des produits et services en cause ;
Que cette séquence, constitutive de la marque antérieure apparaît dominante au sein du signe contesté ;
Qu’en effet, le terme SON l’accompagnant, apparaît faiblement distinctif au regard de certains des produits et services en cause, en ce qu’il est susceptible d’en évoquer l’objet ;
Qu’enfin le fait que le signe contesté puisse être perçu comme comportant un jeu de mot évoquant un cheval ne saurait écarter le risque de confusion entre les deux signes ;
Qu’en effet, tant l’orthographe (à savoir KanaSon et non CANASSON comme s’orthographie le mot du langage familier désignant un cheval) que la présentation du signe contesté (une lettre majuscule au début de la séquence SON opérant une scission entre les deux éléments KANA et SON), ne rendent pas cette évocation immédiate, au plan visuel, au sein de ce signe ; qu’à l’inverse le consommateur est susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits et services destinés au son ou utilisant le son ;
Qu’en tout état de cause, cette éventuelle évocation d’un cheval ne saurait supplanter les grandes ressemblances entre les deux signes en cause précédemment relevées ;
Que dès lors que les signes en présence sont dominés par la même séquence KANA, les différences visuelles et phonétiques relevées par la société déposante dans ses observations faisant suite au projet de décision et tenant à la présentation de l’élément SON faiblement distinctif, ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion ;
Qu’il résulte de la présence de cet élément commun et dominant KANA un risque de confusion entre les signes en cause pris dans les ensemble ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les présentations adoptées (lettres majuscules et minuscules pour le signe contesté, lettres uniquement majuscules pour la marque antérieure), ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes en présence et ce d’autant plus que la présentation particulière du signe contesté permet d’individualiser immédiatement l’élément KASA de l’élément SON ;
Que sont sans incidence les arguments de la société déposante tirés de décisions de justice, fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ;
Que le signe contesté KANASON constitue donc l’imitation de la marque antérieure KANA.
CONSIDERANT qu’en raison de l’identité d’une partie des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté KANASON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale KANA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition numéro 08-1239 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « logiciels pour la transmission de sons, d'images, textes et données sur des réseaux de communication ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 547 130 e st partiellement rejetée pour les produits précités.
Julie LEBAS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de Groupe