INPI, 26 juillet 2019, 2019-0518

OPP 19-518

Le 06/06/2019

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** DEVENU DEFINITIF LE 13/07/2019

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Grégory B a déposé, le 13 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 499 442, portant sur la dénomination VOLTO.

Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhiculesélectriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ».

Le 6 février 2019, la société VOLVO TRADEMARK HOLDING AKTIEBOLAG (Personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale VOLVO enregistrée le 12 février 2015 sous le numéro 1274024 et désignant l’Union européenne.

Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « Véhicules, y compris voitures, fourgons, véhicules utilitaires de sport (y compris voiturettes de golf), bus, camions, véhicules tracteurs/éléments moteurs, véhicules routiers et tout-terrain/camions-bennes, ainsi qu'accessoires des produits précités non compris dans d'autres classes, y compris châssis de véhicules, carrosseries de véhicules, dispositifs antidérapants pour pneus, pare-chocs, ceintures de sécurité, suspensions, stores pour vitres de véhicules, voitures d'enfant, bicyclettes ; véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau. Vêtements (également vêtements de dessus, vêtements de loisirs et vêtements de sport), y compris ceintures, vestes, manteaux, pull-overs, châles, chemises, gilets de costume, chaussettes, écharpes, cravates, sweaters, tee-shirts, combinaisons, pardessus, vêtements imperméables, vêtements de pluie, pantalons, vêtements de nuit ; articles de chapellerie, y compris casquettes, chapeaux ; articles chaussants, y compris chaussures décontractées; ceintures. Publicité, gestion d'affaires et prestation de conseils en gestion d'affaires, en particulier en matière de conception, mise au point, fabrication, vente, distribution, réparation ou entretien de véhicules, moteurs/groupes moteur et machines (y compris unités d'entraînement et machines de construction), ainsi que de parties, garnitures et accessoires pour les produits précités. Communication par le biais d'Internet, communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Programmation informatique, installation, maintenance et entretien de programmes informatiques, en particulier dans le domaine de l'ingénierie technique, de la logistique et de la télématique en matière de transport et circulation ».

L'opposition a été notifiée à la déposante sous le numéro 19-518.

Le titulaire de la demande contestée a procédé à deux retraits partiels de la demande d’enregistrement, lesquels ont été inscrits au registre national des marques.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

L’opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle relative aux signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite aux retraits partiels de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules, y compris voitures, fourgons, véhicules utilitaires de sport (y compris voiturettes de golf), bus, camions, véhicules tracteurs/éléments moteurs, véhicules routiers et tout-terrain/camions-bennes, ainsi qu'accessoires des produits précités non compris dans d'autres classes, y compris châssis de véhicules, carrosseries de véhicules, dispositifs antidérapants pour pneus, pare-chocs, ceintures de sécurité, suspensions, stores pour vitres de véhicules, voitures d'enfant, bicyclettes ; véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau. Vêtements (également vêtements de dessus, vêtements de loisirs et vêtements de sport), y compris ceintures, vestes, manteaux, pull-overs, châles, chemises, gilets de costume, chaussettes, écharpes, cravates, sweaters, tee-shirts, combinaisons, pardessus, vêtements imperméables, vêtements de pluie, pantalons, vêtements de nuit ; articles de chapellerie, ycompris casquettes, chapeaux ; articles chaussants, y compris chaussures décontractées; ceintures. Publicité, gestion d'affaires et prestation de conseils en gestion d'affaires, en particulier en matière de conception, mise au point, fabrication, vente, distribution, réparation ou entretien de véhicules, moteurs/groupes moteur et machines (y compris unités d'entraînement et machines de construction), ainsi que de parties, garnitures et accessoires pour les produits précités. Communication par le biais d'Internet, communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Programmation informatique, installation, maintenance et entretien de programmes informatiques, en particulier dans le domaine de l'ingénierie technique, de la logistique et de la télématique en matière de transport et circulation ».

CONSIDERANT que les produits et services suivants : « caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux caractéristiques différentes des activités développées sous les deux marques en présence (« un média parlant des sources d’énergie électriques et des applications » en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, « notoriété de la marque Volvo AB sur leurs métiers : voitures, camions » en ce qui concerne la marque antérieure, « la marque VOLTO n’ayant pas vocation à se positionner sur ces métiers ») ; qu’en effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination VOLTO ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe VOLVO, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est constituée d’un terme associé à un élément figuratif ;

Que visuellement, les deux signes ont en commun une dénomination de même longueur (respectivement VOLTO / VOLVO) partageant quatre lettres identiques, placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant la séquence d’attaque VOL et la voyelle finale O ;

Que phonétiquement, ces dénominations comportent le même rythme en deux temps avec des sonorités d’attaque identiques [vol] et des sonorités finales comportant la même voyelle [o] ;

Que certes ces dénominations se différencient par la substitution, au sein du signe contesté, de la consonne T à la consonne V ; que toutefois, cette différence, qui n’affecte que l’avant-dernière lettre de ces dénominations, n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces signes, qui demeurent encadrés par les séquences communes de lettres et de sonorités [VOL/O] ;

Qu’enfin, intellectuellement, ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels la dénomination contestée VOLTO serait une référence à l’unité électrique en raison de la présence de l’élément VOLT, alors que la dénomination VOLVO de la marque antérieure signifierait « je roule » en latin ; qu’en effet, rien ne permet au déposant d’affirmer que ces dénominations seront perçues par le consommateur de culture moyenne, auquel il convient de se référer, dans les acceptions qu’il leur prête ;

Qu’en tout état de cause, à la supposer perçue, cette éventuelle différence d’évocation ne saurait supplanter les effets produits par les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées ;

Que les signes diffèrent par ailleurs par la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;

Qu’en effet, la dénomination VOLVO de la marque antérieure apparaît distinctive à l’égard des produits et services en cause ;

Qu’en outre, cette dénomination présente un caractère immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure, de par sa présentation et en ce qu’elle constitue l’élément verbal par lequel le signe sera lu et désigné ; que l’élément figuratif présent dans le signe contesté ne constitue qu’un élément d’ornementation accessoire, qui n’altère nullement la lisibilité de la dénomination VOLVO ;

Qu’il en résulte un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ;

Qu’ainsi, le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT qu’est inopérante l’argumentation du déposant relative au fait que « la marque VOLDO de la société BASF Agro a bien été validée » pour des pesticides ; qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

Qu’il en va de même des arguments relatifs à un logo exploité avec le signe contesté, le seul à prendre en compte étant purement verbal ; qu’en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe pour le consommateur un risque de confusion sur l'origine de ces marques.CONSIDERANT que la dénomination contestée VOLTO ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe VOLVO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M, Responsable de Pôle