INPI, 23 février 2006, 05-0657

05-657 / OLH23/02/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TROPICO SA (société anonyme) a déposé, le 22 novembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 325 082 portant sur le sig ne complexe TROPIC ORANGE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "café, thé, cacao, sucre, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, nectars de fruit, sodas ; boissons alcooliques, cidres, vins, spiritueux" (classes 30, 32 et 33). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/53 NL du 31 décembre 2004. Le 28 février 2005, la société ECKES GRANINI GmbH & CO. (société de droit allemand), représentée par Madame Sophie HERRBURGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HERRBURGER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d'enregistrement ORANGE-TROPIC déposée le 28 février 2005 sous le n° 05 3 343 716, sous priorité allemande du 22 septembre 2004. Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "gelées, confitures, compotes ; lait et produits laitiers ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons alcooliques (à l'exception des bières)" (classes 29, 32 et 33). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée, le 25 mars 2005, à la société TROPICO SA, sous le numéro 05- 657. Ce même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L 712-4 a) du code de la propriété intellectuelle. L'enregistrement de la marque ORANGE-TROPIC a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 5 août 2005. Par courrier en date du 9 août 2005, l'Institut a informé les parties que la procédure avait repris le jour même. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Les 19 et 24 octobre 2005, la société TROPICO SA, représentée par Madame Béatrice TETAZ-MONTHOUX, avocat du cabinet LEXALP, justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, le 27 octobre 2005. Le 13 décembre 2005, l'Institut a notifié aux parties, par télécopie confirmée par courrier, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 16 janvier 2006, fin de la procédure écrite. Le 16 janvier 2006, la société TROPICO SA et la société ECKES GRANINI GmbH & CO. ont présenté conjointement, conformément à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de quinze jours, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 31 janvier 2006 au stade où elle se trouvait le 16 janvier 2006, date de la suspension. Le 31 janvier 2006, la société déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante le 1er février suivant, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 6 février 2006, ce dont la société déposante a également été informé. Le 2 février 2006, la société opposante a présenté des observations faisant suite à celles de la société déposante, transmises à cette dernière le 3 février suivant, par télécopie confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ECKES GRANINI GmbH & C. fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les "boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations pour faire des boissons ; boissons alcooliques" qui figurent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en présence. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "nectars de fruits" et les "boissons de fruits et jus de fruits", par leur nature non alcoolique et issue des fruits, leurs moment de consommation, clientèle et points de vente ; - les "cidres, vins, spiritueux" et les "boissons alcooliques", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ; Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "café, thé, cacao, sucre, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé" et les "gelées, confiture, compotes ; lait et produits laitiers ; boissons de fruits et jus de fruits", par leurs moment de consommation, clientèle et points de vente ; - les "boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé" et les "boissons de fruits et jus de fruits", par leur nature non alcoolique, leurs moment de consommation, clientèle et points de vente ; - les "sodas" et les "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits", par leur nature non alcoolique, fonction désaltérante, moment de consommation, clientèle et points de vente. Sont similaires, par complémentarité, le "sucre" de la demande d'enregistrement et les "gelées, confiture, compotes" de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité entre le « sucre » de la demande d’enregistrement et les « gelées, confitures, compotes » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes. Suite au projet de décision, la société opposante conteste les arguments de la société déposante et demande également le rejet total de la demande d’enregistrement. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société TROPICO SA conteste la comparaison des produits en ce que le public de référence est différent et que les produits en cause ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution. Elle fait part de l'existence de plusieurs marques comprenant le terme TROPIC dont la société déposante serait titulaire, ainsi que des circonstances justifiant le dépôt de la demande d'enregistrement contestée. Dans ses observations contestant le projet de décision, la société déposante renouvelle ses arguments quant à l’existence de marques susceptibles de constituer des antériorités opposables à la marque opposée et dont elle serait titulaire. Elle invoque également le caractère frauduleux du dépôt de la marque antérieure ORANGE- TROPIC du fait de sa connaissance de ces antériorités au jour du dépôt. Elle s’étonne enfin du choix par la société titulaire de la marque antérieure, des termes ORANGE et TROPIC pour constituer sa marque, au regard des produits désignés

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "café, thé, cacao, sucre, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, nectars de fruit, sodas ; boissons alcooliques, cidres, vins, spiritueux" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "gelées, confitures, compotes ; lait et produits laitiers ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons alcooliques (à l'exception des bières)". CONSIDERANT que les "café, thé, cacao, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, nectars de fruit, sodas ; boissons alcooliques, cidres, vins, spiritueux" de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que, contrairement aux allégations de la société déposante, l'appartenance des produits en cause à des classes différentes est sans influence sur l'appréciation de leur identité ou similarité ; qu'en effet, outre que la classification internationale des produits et services définis en vertu de l'Arrangement de Nice n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique, une marque est protégée non seulement pour les produits désignés mais également pour ceux qui leurs sont similaires ; Qu'en outre, la société déposante ne saurait utilement invoquer le fait que ses produits ne sont destinés qu'à une clientèle spécifique composée uniquement de cafés, restaurants, hôtels, collectivités et restaurants d'entreprise, alors que la marque antérieure concerne un public plus large de sorte que les produits en cause n'emprunteront donc pas les mêmes circuits de distribution ; Que de même, ne saurait être retenu le fait que les produits commercialisés sous les deux marques seraient différents (boissons prêtes à boire pour les produits de la marque antérieure, concentré non dilué pour les produits de la demande d'enregistrement) ; Qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de l'opposition doit uniquement s'effectuer au regard des produits tels que déposés dans le libellé des deux marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche, que le "sucre" de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne une substance alimentaire de saveur douce extraite de la canne à sucre et de la betterave à sucre, ne présente pas la même nature que les "gelées, confiture, compotes ; lait et produits laitiers ; boissons de fruits et jus de fruits" de la marque antérieure, qui désignent respectivement des préparations de fruits cuits avec du sucre, des produits alimentaires d'origine animale et des boissons désaltérantes à base de fruits ; Que ces produits ne sont pas davantage issus de la même industrie (industrie sucrière pour la demande d'enregistrement, industrie agro-alimentaire, et notamment laitière pour la marque antérieure) ni vendus dans les mêmes rayons des supermarchés (rayon épicerie et produits de base pour la demande d'enregistrement, rayon des aliments pour le petit déjeuner, des produits lactées et des boissons aux fruits pour la marque antérieure) ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que le sucre puisse entrer dans la composition des produits précités de la marque antérieure ou que tous ces produits puissent se consommer au même moment, à savoir le petit déjeuner, dès lors que le "sucre" de la demande d'enregistrement entre dans la composition ou la préparation d'un grand nombre de préparations aux caractéristiques très diverses et que de nombreux produits alimentaires peuvent être consommés pour le petit déjeuner ; qu'ainsi, retenir des critères aussi larges reviendrait à considérer comme similaires au sucre tous les produits alimentaires susceptibles d'être consommés au petit déjeuner ou comportant du sucre dans leur composition alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’en tout état de cause, s’il n’est pas contesté que le « sucre » de la demande d’enregistrement apparaît nécessaire à la préparation des « gelées, confitures, compotes » de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins qu’utilisé comme une matière première, il fait l’objet d’une transformation substantielle, excluant ainsi tout risque de confusion ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe TROPIC ORANGE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ORANGE-TROPIC, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ainsi que d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée de deux termes séparés par un tiret ; qu'ils comportent tous deux l’association des éléments verbaux TROPIC et ORANGE. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, l'élément verbal TROPIC ORANGE, qui présente un caractère essentiel au sein du signe contesté et l'élément ORANGE TROPIC constitutif de la marque antérieure ont une même architecture d'ensemble associant les deux termes ORANGE et TROPIC ; Que les seules différences entre les deux signes en présence résident dans l'inversion des éléments verbaux, ainsi que dans la présentation adoptée dans le signe contesté ; Que toutefois, cette inversion des deux termes et la présentation particulière du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, le consommateur ne gardant en mémoire qu'une expression composée des deux mêmes termes, ceux-ci restant immédiatement perceptibles dans le signe contesté ; Que le signe contesté TROPIC ORANGE constitue donc l'imitation de la marque antérieure ORANGE-TROPIC. CONSIDERANT que sont inopérants les arguments de la société déposante tirés des circonstances ayant présidé aux choix du signe contesté et du fait que le dépôt de la demande d'enregistrement fait suite à un oubli de renouvellement d'une précédente marque ORANGE-TROPIC ; Qu'il en va de même de l'argument tiré de l'existence d'autres marques composées du radical TROPIC et déposées préalablement au dépôt de la marque antérieure et dont elle serait également titulaire, ainsi que de l'existence d'une marque TROPICO, dont la société déposante invoque la notoriété ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; Qu’enfin ne saurait être retenue l’argumentation de la société déposante tirée du caractère frauduleux du dépôt de la marque antérieure, cette question relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté TROPIC ORANGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ORANGE-TROPIC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 05-657 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles produits suivants : "café, thé, cacao, boissons à base de cacao, de café, de chocolatou de thé. ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire desboissons, nectars de fruit, sodas ; boissons alcooliques, cidres, vins, spiritueux". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 325 082 e st partiellement rejetée pour les produits précités. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude BChef de groupe