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DC 20-0094 Le 10/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 23 septembre 2020, la société MATTEL, Inc., société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 20-0094 contre la marque n° 11/ 3867105 déposée le 17 octobre 2011, ci- dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont Madame X, Agissant pour le compte de la société "Garden Baby" en cours de formation, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 12/06 du 10 février 2012.
2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 30 novembre 2020. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article
R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 21/03 du 22 janvier 2021 sous forme d'un avis de notification.
7. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 22 mars 2021.
II.- DECISION
9. Conformément aux articles
L.714-4 et
L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
10. En vertu de l'article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La
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déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance».
11. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
12. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article
L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
13. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17 octobre 2011, et son enregistrement a été publié au BOPI 12/06 du 10 février 2012. La demande en déchéance a été déposée le 23 septembre 2020.
14. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
15. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 23 septembre 2015 au 23 septembre 2020 inclus, pour les produits contestés énumérés ci-dessous :
« Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ».
16. En l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les produits et services contestés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
17. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
18. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 23 septembre 2020 pour les produits contestés.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC 20-0094 est justifiée.
Article 2 : Madame X, Agissant pour le compte de la société "Garden Baby" en cours de formation, est déclarée déchue de ses droits sur la marque verbale n° 11/ 3867105 à compter du 23 septembre 2020 pour les produits suivants :
« Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport)».
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