INPI, 26 août 2016, 2016-0987

OPP 16-987 / EB

29/08/2016

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

La société PACT INFORMATIQUE SA a déposé, le 10 décembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 232 894 portant sur le signe complexe PHOENIX.

Le 29 février 2016, la société TRAMP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure verbale CIRQUE PHENIX, déposée le 16 juillet 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 107 600.A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la société TRAMP fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion ainsi qu’ « ... certaine renommée » de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 mars 2016, sous le n° 16-987. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques,photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ; supports d'enregistrement (audio, vidéo ou audiovisuels) magnétiques, optiques et/ou numériques ; disques acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels, compacts disques audio et/ou vidéo, Cédéroms, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; instruments optiques notamment lunettes, Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ».

CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués par la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « publicité ; diffusion d’annonces publicitaires » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers peuvent être fournis sans le recours aux seconds, ces derniers pouvant également être fournis sans le recours aux premiers ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement sont, en partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe PHOENIX, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CIRQUE PHENIX, reproduit ci-dessous ;

CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un terme associé à des éléments figuratifs ; que la marque antérieure est constituée de deux termes ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause comportent une dénomination des plus proches, à savoir PHOENIX pour le signe contesté et PHENIX pour la marque antérieure (longueur proche, six lettres communes placées dans le même ordre, identité phonétique et même évocation d’un oiseau légendaire qui renait de ses cendres) ;

Que les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté et du terme CIRQUE dans la marque antérieure ;

Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;Qu’en effet, il n’est pas contesté que les dénominations PHOENIX et PHENIX apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause, dont elles ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni ne désignent une caractéristique ;

Qu'en outre, au sein des signes en présence, les dénominations PHOENIX et PHENIX présentent respectivement un caractère dominant ;

Qu’au sein de la marque antérieure, il n’est pas contesté que la dénomination PHENIX revête un caractère prépondérant, le terme CIRQUE qui la précède, vient simplement qualifier un lieu qui sera identifié par son nom, à savoir PHENIX ; qu’en outre, il renvoie à l’objet ou à la destination de certains des produits et services en cause, et n’apparait ainsi pas distinctif ;

Que les éléments figuratifs dans le signe contesté n’affectent pas le caractère essentiel du terme PHOENIX qui reste immédiatement perceptible ;

Qu’ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il résulte un risque de confusion entre ces deux signes.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure verbale.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe complexe contesté PHOENIX ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CIRQUE PHENIX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) »

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Elise BOUCHU, Juriste