Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008, 2007/13730

Mots clés
validité de la marque • chiffre • caractère distinctif • droit communautaire • mot • langue étrangère • désignation usuelle • caractère descriptif • déchéance de la marque • usage sérieux • preuve de l'exploitation • exploitation sous une forme modifiée • adjonction • dessin • caractère faiblement distinctif • altération du caractère distinctif • contrefaçon de marque • imitation • faits antérieurs à la déchéance • similitude phonétique • prononciation • différence visuelle • présentation • couleur • calligraphie • différence intellectuelle • pouvoir évocateur • risque de confusion • typographie • impression d'ensemble • concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • absence de droit privatif • liberté du commerce • parasitisme • volonté de profiter des investissements d'autrui

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
26 novembre 2008
Tribunal de grande instance de Créteil
22 mai 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/13730
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : 86 ; EIGHTY SIX
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3036578 ; 3036581
  • Parties : DU PAREIL AU MEME SA / ZARA FRANCE ; ZARA FRANCE
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Créteil, 22 mai 2007
  • Président : Alain CARRE-PIERRAT
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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A

ARRET

DU 26 NOVEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13730 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RGn° 04/10711 APPELANTE S.A. DU PAREIL AU MEMEagissant poursuites et diligences de son représentant légal ZI de Villemilan, [...]91320 WISSOUSreprésentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Carole B, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Société ZARA FRANCEprise en la personne de ses représentants légaux [...]75012 PARISreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : R 64 SOCIETE ZARA FRANCEprise en la personne de ses représentants légaux Centre commercial de Belle Epine94320 THIAISreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : R 64 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseillerqui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté, le 27 juillet 2007, par la société DU PAREIL AU MEME d'un jugement rendu le 22 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a : * déclaré la société ZARA FRANCE irrecevable à solliciter reconventionnellement l'annulation des marques qui ne lui sont pas opposées ainsi que la déchéance des droits de la société appelante sur ces marques, * rejeté la demande d'annulation de la marque 86 n° 3 03 65 78 et EIGHTY SIX n° 3 03 65 81, * rejeté la demande de déchéance des droits de la société DU PAREIL AU MEME sur ces deux marques, * dit qu'en commercialisant un T-shirt portant l'inscription EIGHTYSIX, la société ZARA a commis des actes de contrefaçon de la marque EIGHTY SIX, déposée à l'INPI sous le n°3 03 65 81, * condamné la société ZARA à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon, * condamné la société ZARA à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * interdit à la société ZARA la poursuite de ses actes illicites, * débouté la société appelante du surplus de ses demandes, * débouté la société ZARA de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre des frais irrépétibles, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné la société ZARA aux entiers dépens ;Vu les dernières conclusions signifiées le 22 avril 2008, aux termes desquelles la société DU PAREIL AU MEME poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des marques 86 n° 3 03 65 78 et EIGHTY SIX n° 3 03 65 81, ainsi que de déchéance de ses droits sur celles-ci, et, en ce qu'il a déclaré la société ZARA irrecevable à solliciter reconventionnellement l'annulation de ces autres marques faisant référence an nombre 86, demande à la Cour de : * juger qu'en commercialisant des vêtements portant l'inscription 86 et EIGHTYSIX ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat, en date du 1er septembre 2004, la société ZARA a commis des actes de contrefaçon dans les termes des articles L. 713-2, L 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, et, ainsi porté atteinte aux marques 86 n° 3 03 65 78 et EIGHTY SIX n° 3 03 65 81, * interdire à la société ZARA la poursuite de ces actes illicites, et, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et de 1.500 euros par jour de retard, * ordonner la confiscation des articles contrefaits qui devront lui être remis aux fins de destruction, * condamner la société ZARA à lui verser une somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de ces actes de contrefaçon, et, de l'atteinte portée à ses deux marques, * condamner la société ZARA à lui verser une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son préjudice, * ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques de son choix, et, aux frais avancés de la société ZARA, dans la limite de 3.000 euros par insertion, * déclarer la société ZARA irrecevable ou à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, et, l'en débouter, * condamner la société ZARA à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 13 mars 2008, par lesquelles la société ZARA FRANCE, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la société DU PAREIL AU MEME pour contrefaçon de sa marque 86 n° 03 03 65 78 et pour concurrence déloyale et parasitaire, demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau de : * à titre principal, prononcer la nullité des marques 86 n° 3 03 65 78 et EIGHTY SIX n° 3 03 65 81 de la société DU PAREIL AU MEME pour défaut de caractère distinctif, * à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des marques 86 n° 3 03 65 78 et EIGHTY SIX n° 3 03 65 81 de la société DU PAREIL AU MEME, pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement à compter du 26 juin 2005, * en tout état de cause, ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis par les soins du greffier à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de radiation de ses registres, débouter la société DU PAREIL AU MEME de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire, * condamner la société DU PAREIL AU MEME à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, celle de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

; SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que : * la société DU PAREIL AU MEME, ayant pour activité principale, la conception, la création, et la vente de vêtements pour enfants, a, le 26 juin 2000, déposé auprès de l'INPI la marque 86, sous le n° 003036578, pour désigner des produits de la classe 25, la publication étant intervenue le 1er décembre 2000, et, le même jour, la marque EIGHTY SIX, enregistrée sous le n° 3 036 581, publiée au BOPI, le 1er décembre 2000, pour les mêmes produits, * au mois de septembre 2004, la société DU PAREIL AU MEME, ayant été informée de la commercialisation, par les magasins à l'enseigne ZARA, de tee-shirts à manches longues pour enfants, en différentes tailles, sur lesquels étaient apposées les inscriptions 86,et, EIGHTY SIX a., sur autorisation présidentielle, fait, le 1er septembre 2004, procéder à une saisie-contrefaçon à la boutique ZARA du centre commercial de BELLE-EPINE, * c'est dans ces circonstances que la société DU PAREIL AU MEME a engagé la présente procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société ZARA FRANCE ; * sur la nullité de la marque 86 et de la marque EIGHTY SIX dont est titulaire la société DU PAREIL AU MEME : Considérant que, invoquant les dispositions de l'article 3 §1 b) de la directive du Conseil n° 89/104 du 21 décembre 1988 et des articles L.711-1 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, desquels il se déduit qu'un signe susceptible de constituer une marque doit être apte à distinguer les produits ou services qu'il désigne, la société ZARA soutient que les marques contestées, telles qu'elles sont déposées, ne sauraient garantir la moindre indication d'origine et ne permettraient donc pas de distinguer les produits visés dans l'enregistrement de ceux de ses concurrents ; Mais considérant, en premier lieu, que la marque 86 n° 00 3 03 6578 dont la société DU PAREIL AU MEME est titulaire se présente sous la forme verbale, composée uniquement du nombre 86 en caractères noirs standard, et, selon une police usuelle ; Et considérant que tant l'article 2 de la directive précitée qui prévoit que peuvent constituer des marques, tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment (...) les chiffres, que l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe: a) les dénominations sous toutes les formes telles que : (...) chiffres, font expressément référence à la possibilité de constituer une marque par l'utilisation de chiffres ; Que l'article 3 de la directive précitée et l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle définissent les cas dans lesquels une marque peut être annulée, au nombre desquels figure l'absence de caractère distinctif ; Or considérant que, en l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que la marque contestée a été déposée pour désigner toutes sortes de vêtements et non pas seulement des vêtements de sport, auxquels fait exclusivement référence la société ZARA, de sorte que l'usage limité des nombres dans le domaine des sports collectifs, ne saurait être de nature à priver de distinctivité tout autre usage dans le domaine vestimentaire, d'un chiffre ou d'un nombre ; Considérant, en second lieu, que la marque EIGHTY SIX, expression en lettre et en anglais du nombre 86 ne présente, ainsi que le tribunal l'ajustement relevé, d'une part, aucun caractère usuel ou banal pour désigner des vêtements, et, d'autre part, aucun caractère descriptif, de sorte que la société ZARA ne saurait valablement contester le caractère distinctif de ce signe ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en annulation formée par la société ZARA à l'encontre de ces deux marques; * sur la déchéance : Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage (...) b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif; Que la preuve de l'usage, au sens du texte précité, incombe au titulaire de la marque dont il est demandé la déchéance ; Or considérant, en l'espèce, que, rappelant le principe selon lequel une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ses produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, la société ZARA conteste à la société DU PAREIL AU MEME un tel usage de ses marques 86 et EIGHTY SIX ; Et considérant que, s'agissant de la marque 86, il résulte des documents versés aux débats par la société DU PAREIL AU MEME que, si doivent être écartés, ainsi que l'a fait ajuste titre le tribunal, des débats les documents qui ne portent aucune date et ne sont pas susceptibles d'être datés, de même que les factures produites dont les mentions ne font aucunement état de la commercialisation d'articles vestimentaires sous la marque contestée, il convient, en revanche, de prendre en considération, contrairement à l'argumentation dépourvue de pertinence de la société ZARA en ce qu'ils sont datés et ont été diffusés, les catalogues annuels de la société appelante pour les années 2001 à 2006 ; Mais considérant, toutefois, force est de constater, que sur ces catalogues le signe 86 fait l'objet de nombreuses et différentes déclinaisons, au fil des années, en ce qu'il est soit agrémenté de dessins les plus divers ou déstructuré dans sa représentation, soit accompagné d'une dénomination telle que BABY, MOTO CROSS, RW86, DP86, LUCKY ou encore présenté dans des cartouches de différentes formes ; Que ces déclinaisons ne sauraient être regardées, contrairement aux allégations de la société DU PAREIL AU MEME, comme une forme modifiée du signe n'en altérant pas le caractère distinctif, d'autant que celui-ci ne présente pas un caractère attractif fort, de sorte que le public concerné, percevant le signe exclusivement comme un motif décoratif, n'établit aucun lien avec la marque enregistrée ; Qu'il s'ensuit que la société DU PAREIL AU MEME ne justifiant pas d'un usage sérieux, au sens du texte précité, pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI, il convient de prononcer la déchéance de sa marque à compter du 1er décembre 2005, et, d'infirmer, sur ce point, le jugement déféré ; Considérant que, s'agissant de la marque EIGHTY SIX, force est de constater, que le tribunal a justement retenu que l'exploitation de cette marque était justifiée par la production de divers catalogues ( pièces 47, 57, 59 et 89 ) reproduisant divers modèles, cités par les premiers juges, avec cette marque telle qu'elle figure à son dépôt ; Qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a, avec pertinence, jugé que la société DU PAREIL AU MEME justifiait d'un usage sérieux, au sens du texte précité, de sa marque EIGHTY SIX ; * sur la contrefaçon :Considérant qu'il convient de rechercher si, au cours de la période allant du 27 août 2003, date de la saisie-contrefaçon, au 1er décembre 2005, date de la déchéance de la marque 86, le modèle commercialisé par la société ZARA, constituait une contrefaçon de cette marque ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal a, aux termes d'un examen précis et par une motivation exempte de toute critique que la Cour adopte, justement écarté l'application des dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant, en second lieu, que le signe critiqué n' étant pas identique à la marque opposée, faute de la reproduire sans modification ni ajout, il convient de rechercher, en application des dispositions de l'article L. 713-3 du même Code, s'il existe entre ces deux signes un risque de confusion visuel, phonétique et conceptuel, au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Et, considérant que si, sur un plan phonétique les signes opposés ont, à l'évidence une prononciation commune, à savoir le nombre 86, en revanche, au plan visuel ce nombre se distingue à l'évidence l'un de l'autre, celui argué de contrefaçon étant, ainsi que précisément décrit par le tribunal, représenté dans une composition particulière caractérisée par la grande largeur du trait des chiffres 8 et 6, le recours à une combinaison de couleurs -rouge soutenu et jaune - et la présence d'étoiles à la place des deux évidements du chiffre 8, alors que la marque de la société DU PAREIL AU MEME est constituée du signe 86, sans composition ni calligraphie particulière ; Que, au plan, conceptuel, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé percevra, comme les premiers juges l'ont justement retenu, d'emblée le signe de la société ZARA comme l'évocation ludique d'un maillot de sport, d'autant que la coupe de ce débardeur est très proche de celle d'un maillot de sport, et non pas comme un signe destiné à lui permettre d'identifier l'origine de ce vêtement, de sorte que, dans l'esprit de ce consommateur, il ne saurait exister un quelconque risque de confusion ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ; Considérant que, s'agissant de la marque EIGHTYSIX, il convient d'écarter, pour les motifs précédemment retenus, l'application des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;Que, au regard des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, les principes de mise en oeuvre de ce texte, tels qu'ils on été rappelés, les premiers juges ont, par une motivation que la Cour adopte, retenu, à bon droit, que la société ZARA a contrefait la marque EIGHTYSIX, dont est titulaire la société DU PAREIL AU MEME, en relevant que ni la typographie utilisée, à savoir des caractères en minuscules d'imprimerie pour toutes les lettres sauf la première, ni la présence de petits coeurs à la place des points sur les "i" sont de nature à remettre en cause l'impression visuelle, auditive et conceptuelle d'ensemble qu'aura un consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé en présence de ce signe, traduction anglaise du nombre 86 dont la similarité avec la marque enregistrée ne saurait être contestée; que, en outre, le tribunal relève, avec pertinence, que le risque de confusion pour ce consommateur est renforcé par le fait qu'il s'agit d'un signe apposé sur un vêtement d'enfant, secteur d'activité de la société DU PAREIL AU MEME ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ; * sur la concurrence déloyale et parasitaire : Considérant que, s'agissant de la concurrence déloyale, force est de constater que pour la période de validité de sa marque 86, et pour la marque EIGHTY SIX, la société DU PAREIL AU MEME n'articule aucun grief distinct de la contrefaçon dès lors que par l'argumentation qu'elle développe elle se place, en réalité, sur le terrain des agissements parasitaires; que, s'agissant de la période postérieure au 1er décembre 2005, pour la marque 86 le principe de la liberté du commerce implique qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions tenant notamment à l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine du produit ; Or considérant que, ainsi que précédemment retenu, il n'existe aucun risque de confusion entre les signes opposés ; Considérant que, s'agissant des agissements parasitaires, le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Or force est de constater que la société DU PAREIL AU MEME ne verse aux débats aucun document probant de nature à justifier d'un quelconque travail intellectuel ou d'investissements de quelque nature que ce soit, au regard des deux marque considérées; Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ; * sur les mesures réparatrices au titre de la contrefaçon de la marque EIGHTY SIX: Considérant que, en fixant le préjudice de la société DU PAREIL AU MEME à la somme de 10.000 euros le tribunal a, aux termes d'une motivation pertinente que la Cour adopte, fait une juste appréciation du préjudice subi par cette dernière au titre de la contrefaçon de sa marque EIGHTY SIX, de sorte que sur ce point, le jugement déféré sera confirmé ; Qu'il convient, en outre, de confirmer la mesure d'interdiction prononcée par le tribunal de même que le rejet de la mesure de confiscation qui se trouve sans objet en raison de cette mesure d'interdiction ; Que, en revanche, qu'il convient de faire droit, suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, à la demande de publication, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ; * sur les autres demandes : Considérant que les parties ayant respectivement succombé à certaines de leurs prétentions, l'équité ne commande pas de faire, pour la présente procédure d'appel, application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant, en outre, qu'il résulte du sens de l'arrêt qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par la société ZARA au titre de la procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la déchéance de la marque 86, et la mesure de publication, Et, statuant à nouveau, Prononce la déchéance de la marque 86 n° 00 3 036 578 dont est titulaire la société DU PAREIL AU MEME pour défaut d'exploitation réelle et sérieuse, et ce pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, à compter du 1er décembre 2005, Dit que sur demande qui lui en sera faite le greffier transmettra le présent arrêt au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de radiation de cette marque du registre national des marques, Autorise la société DU PAREIL AU MEME à faire publier, en entier ou par extraits, le présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société ZARA, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 3.500 euros H.T., Rejette toutes autres demandes, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel.