INPI, 7 janvier 2005, 04-2060

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • société • produits • propriété • risque • substitution • pouvoir • redevance • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-2060
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ERAM ; ETAM ON THE BEACH
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 1652959 ; 3283641
  • Parties : MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM / ETAM SOCIETE ANONYME

Résumé

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Texte intégral

07/01/05OPP 04-2060 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ETAM (société anonyme) a déposé, le 2 avril 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 283 641 portant sur le signe verbal ETAM ON THE BEACH. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)" (classe 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/19 NL du 7 mai 2004. Le 30 juin 2004, la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM (société à responsabilité limitée), représentée par Madame Michèle DRI, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BREMA, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ERAM, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 26 janvier 2001. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, articles chaussants" (classe 25). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 6 juillet 2004, au déposant sous le numéro 04-2060. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Par courrier en date du 9 août 2004, la société ETAM, représentée par Madame Anissa HACEIN-BEY, personne inscrite sur la liste spéciale de l'article L 422-5 du Code de la propriété intellectuelle justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 12 août suivant. Le 10 novembre 2004, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 14 décembre 2004, fin de la procédure écrite. Le 23 novembre 2004, la société ETAM a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM par l'Institut, le 24 novembre 2004 suivant, par télécopie confirmée par courrier. Le 13 décembre 2004, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, transmises à cette dernière par l'Institut, par télécopie du 15 décembre suivant, confirmée par courrier. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. – L'OPPOSANT La société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après, réitérés et complétés dans ses observations faisant suite au projet de décision. Sur la comparaison des produits Les produits objets de l'opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)" de la demande d'enregistrement et les "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, articles chaussants" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de ressemblances visuelle et phonétique entre les termes ETAM, dominant dans la demande d'enregistrement, et ERAM. La société opposante soulève le caractère distinctif élevé de sa marque, tant intrinsèquement, qu'en raison de sa connaissance par le public. A l'appui de son argumentation, elle cite la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition ainsi que dans celles contestant le bien-fondé du projet de décision, la société ETAM conteste la comparaison des signes, en raison des différences visuelles et phonétiques. En outre, la demande d'enregistrement serait, selon la société déposante, perçue comme la déclinaison de sa marque notoire ETAM qui coexiste depuis longtemps avec la marque antérieure invoquée. Enfin, les circuits de distribution sont spécifiques à chacune de ses marques. Elle reconnaît l'identité des produits.

III.- DECISION

CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que l'identité des "chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)" de la demande d'enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure n'est pas contestée par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ETAM ON THE BEACH, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ERAM, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué de quatre mots présentés sur deux lignes, alors que la marque antérieure est constituée d'un seul mot ; qu'ils ont en commun la présence d'un terme de quatre lettres dont trois sont identiques (ETAM et ERAM) ; Que ces termes ETAM et ERAM sont parfaitement distinctifs au regard des produits en présence ; Que la dénomination ETAM apparaît comme l'élément dominant du signe contesté, de par sa taille nettement plus importante, sa position sur une ligne supérieure et son caractère de fantaisie, l'expression anglaise ON THE BEACH signifiant "sur la plage" venant simplement évoquer la destination des produits ; Que visuellement, les dénominations ETAM du signe contesté et ERAM, constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur et comportent trois lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang (E, A et M), ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, ces deux dénominations présentent un rythme identique et une prononciation très proche se caractérisant par le son [é] en attaque et le son [am] en position finale ; Que la seule différence entre ces dénominations consiste en la substitution de la lettre T à la lettre R dans le signe contesté ; que toutefois, cette substitution d'une lettre au cœur de la dénomination n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce qu'elle ne modifie ni l'attaque, ni la terminaison, ni le rythme, tous identiques dans les deux dénominations ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations ; Qu'à cet égard, les différences visuelles et phonétiques relevées par la société déposante, découlant de la présentation sur deux lignes du signe contesté ainsi que la présence du slogan "ON THE BEACH", ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre les marques en cause qui résulte des très grandes ressemblances entre les éléments dominants ETAM et ERAM des deux marques, pour les raisons précédemment exposées ; Qu'est inopérant l'argument de la société déposante relatif à la notoriété des deux marques en cause, dès lors que la notoriété de ces marques n'est pas démontrée au regard des produits concernés ; Que la société déposante ne saurait davantage se prévaloir de l'ancienneté de la marque ETAM et de sa longue coexistence avec la marque antérieure qui empêcherait toute action à son encontre, dès lors que la demande d'enregistrement constitue une marque nouvelle susceptible d'une opposition dont l'opportunité reste à l'appréciation du titulaire de la marque antérieure ; Qu'enfin, est inopérant l'argument de la société déposante relatif aux circuits de distribution spécifiques des produits revêtus de ces deux marques ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier uniquement au vu des droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ETAM ON THE BEACH ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ERAM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 04-2060 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 283 641 est p artiellement rejetée, pour les produits précités. Caroline LE PELTIER, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe