INPI, 19 novembre 2019, 2019-1836

OPP 19-1836 / EB

19/11/2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

La société FRANCK SAURAT PRODUCTIONS (société par actions simplifiée) a déposé le 8 février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 523 410 portant sur le signe verbal BEHIND THE MASK.

Le 25 avril 2019, la société HERVE HUBERT (SAS) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d’enregistrement THE MASKED S QUI SE CACHE DERRIERE LE MASQUE ?, déposée le 29 janvier 2019 sous le n° 19 4 520 042.

A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la société HERVE HUBERT fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 mai 2019, sous le n° 19-1836. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue.

Lors de l’enregistrement de la marque antérieure, la procédure d’opposition a repris, ce dont les parties ont été informées par notification du 27 mai 2019. Cette notification impartissait à la société déposante un délai au 12 août 2019 pour présenter des observations en réponse à l’opposition.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; lecteurs optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; supports d'enregistrements sonores ; films pour l'enregistrement des sons ; films exposés ; films cinématographiques exposés ; caméras vidéo ; caméras (appareils cinématographiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles delunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission de données en flux continu (Streaming) ; Éducation ; formation ; divertissement radiophonique, télévisé et internet ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres, de CD- ROM, de DVD enregistrés ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; productions d'émissions de radio et de télévision ; production de films autres que films publicitaires ; location d'enregistrements sonores ; location d'appareils cinématographiques ; location de bandes vidéo ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de textes autres que textes publicitaires ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; services d'artistes de spectacles ; mise en pages, autres qu'à buts publicitaires ; microfilmage ; services d'auteur- compositeur ; micro- édition ; services de studios d'enregistrement et de cinéma ; mise à disposition en ligne de vidéos et de publications électroniques non téléchargeables ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ouéducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BEHIND THE MASK, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal THE MASKED SINGER QUI SE CACHE DERRIERE LE MASQUE ?, reproduit ci-dessous :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes, et la marque antérieure, de neuf termes et d’un point d’interrogation ;

Que visuellement, ils se distinguent par leurs structure et longueur (trois termes pour le signe contesté, neuf termes composant une phrase pour la marque antérieure) ;

Qu’ils diffèrent phonétiquement par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, onze temps pour la marque antérieure), ainsi que par la plupart de leurs sonorités ;

Qu’enfin intellectuellement, le signe contesté est composé de termes anglais signifiant « derrière le masque », alors que la marque antérieure est constituée de termes anglais et français composant une phrase signifiant : « le chanteur masqué qui se cache derrière le masque ? » ; que si les deux signes comportent pareillement l’idée « derrière le masque », -et non nécessairement, contrairement à ce que soutient la société opposante, d’une personne cachée derrière un masque, ce terme étant aussi utilisé usuellement pour désigner une apparence trompeuse- cette évocation commune ne saurait suffire à elle seule à créer un risque de confusion ou d’association ; qu’en effet, la marque antérieure fait référence à un chanteur, et comporte une phrase interrogative, éléments absents du signe contesté ;Qu’ainsi, le signe contesté comporte une évocation très générale alors que la marque antérieure fait référence à un personnage (un chanteur), suivie d’une question relative à son identité ; qu’en conséquence, la présence du terme MASQUE / MASK dans les deux signes, même répétée une fois dans la marque antérieure, ainsi que l’usage de langue anglaise dans les deux signes ne sauraient suffire à créer un risque de confusion ;

Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en effet, l’évocation commune des signes en cause (« derrière le masque »), unique évocation du signe contesté, n’apparait pas dominante dans la marque antérieure ; qu’en effet, la marque antérieure comporte l’ensemble de termes anglais THE MASKED S en attaque, cet ensemble pouvant aisément être perçu comme un titre, la phrase en français QUI SE CACHE DERRIERE LE MASQUE ? apparaissant comme venant préciser l’objet de l’ensemble le précédant THE MASKED S ; qu’ainsi, l’ensemble THE MASKED S, aisément séparable de l’ensemble QUI SE CACHE DERRIERE LE MASQUE ? par l’emploi de deux langues différentes et par les sens qui leur sont respectivement attachés, apparait dominant dans la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, si l’ensemble THE MASKED S apparait dominant dans la marque antérieure, il n’en va pas de même pour le terme MASKED, simple adjectif venant qualifier le terme qui le suit ; que le fait que dans cette marque, apparait également le terme MASQUE est insuffisant pour conférer au terme MASKED un caractère dominant dès lors que le terme MASQUE fait partir d’une phrase non dominante comportant de nombreux éléments ;

Que l’existence d’une émission télévisée dénommée « THE MASKED S », connue en Corée du Sud et aux Etats-Unis, ne saurait être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion ; qu’en effet, si l’opposant a fourni deux articles de presse datés des 21 et 23 février 2019 et annonçant que cette émission serait prochainement adaptée par la chaîne TF1, force est de constater que cette émission n’était pas encore diffusée ni connue en France à la date du dépôt de la demande d’enregistrement contestée ; qu’ainsi, la société opposante ne peut invoquer la connaissance de la marque antérieure sur le marché auprès du consommateur d’attention moyenne français auquel il convient de se référer, pour démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure dont il ne sera pas perçu comme la déclinaison, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu’enfin est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel le dépôt de la demande d’enregistrement aurait été effectué de la mauvaise foi ; qu’en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s’effectue en fonction des signes en présence, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du titulaire de la demande contestée.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause ;Qu’ainsi, le signe verbal contesté BEHIND THE MASK peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services THE MASKED S QUI SE CACHE DERRIERE LE MASQUE ?.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Elise BOUCHU, Juriste