OPP 18-3735 SHF26/02/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame carole R a déposé, le 11 juin 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 460 325 portant sur le signe verbal UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE À PARIS.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Visites touristiques. Activités artistiques».
Le 6 septembre 2018, la société LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (société européenne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal UNE JOURNEE PARTICULIERE, déposée le 30 décembre 2002, enregistrée sous le n°3 202 100, régulièrement renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Education ; divertissement activités culturelles».
Le 7 août 2018, l'Institut a adressé à la déposante une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée à la déposante le 11 septembre 2018 sous le numéro 18-3735. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 26 novembre 2018.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 26 novembre 2018, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.
Le 15 janvier 2019, l’Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Le 18 février 2019, la société opposante a présenté des observations. Ses observations ont été transmises à la société opposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 22 février 2019 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison.
Suite au projet de décision de l’Institut, la société opposante sollicite la confirmation de celui- ci et entend répondre aux arguments de la titulaire de demande d’enregistrement contestée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
La déposante invoque « le faible caractère distinctif de la marque [antérieure] » et conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne présente aucun argument concernant la comparaison des services en cause.
Dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, la déposante reproche à l’Institut de ne pas s’être positionné sur la recevabilité des preuves d’usage et conteste la validité des pièces produites par la société opposante aux fins d’établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.
Enfin, la société opposante conteste la comparaison des signes et insiste sur le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure.
III.- DECISION
A.- SUR LA PRODUCTION DES PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DES DROITS DE L’OPPOSANT N’EST PAS ENCOURUE :
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article
L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.» ;
Qu’aux termes de l’article
R 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation. » ;
Qu’enfin, l’article R 712-18 du code précité dispose que : « La procédure d’opposition est clôturée : Lorsque l’opposant … n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue … ».
CONSIDERANT en l'espèce, que suite à l’invitation de la société déposante à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, notamment les documents suivants :
- des extraits d’articles de presse publiés entre le 16 mars 2016 et le 14 octobre 2018 par divers sites internet, journaux et magazines nationaux (à savoir : lefigaro.fr ; l’Express Styles ; Elle ; Grazia ; gaultmillau.com ; lesechos.fr ; Air France Magazine) et portant sur des évènements culturels intitulés « Les Journées particulières » ;
- des communiqués de presse de la société opposante présentant différentes éditions de l’évènement en 2011, 2013, 2016 et 2018, notamment en France et destiné « à faire découvrir au grand public la diversité des métiers et des savoir-faire des Maisons du Groupe » ainsi que des photographies de l’évènement et d’un prospectus sur lesquels apparait le signe « les journées particulières ».
Qu’ainsi, le libellé de la marque antérieure servant de base à l’opposition comportant notamment les « activités culturelles », il y a lieu de considérer que la preuve de l’exploitation de la marque UNE JOURNEE PARTICULIERE pour ces services a été rapportée ;
Que la société déposante conteste la pertinence de ces documents au motif que le modèle figurant sur ces documents ne correspondrait pas à la marque antérieure et correspondrait à une autre marque déposée par la société opposante ;
Que toutefois, dans le cadre de la procédure d’opposition, il n’incombe toutefois pas à l’Institut de se prononcer sur le point de savoir, hormis le cas d'un défaut de pertinence avéré, si la forme modifiée sous laquelle est exploitée la marque en altère le caractère distinctif ;
Qu’en outre, la déposante soutient que le signe LES JOURNÉES PARTICULIÈRES « ne sera perçue par le public comme un usage à titre de marque » au motif que « l’expression [serait] exploitée par de nombreux tiers n’ayant aucun rapport avec la société [opposante] » ;
Que toutefois, les documents fournis par la société opposante font bien état d’un signe destiné à
désigner des services d’ « activités culturelles », permettant, à ce titre, de garantir au consommateur
l'identité d'origine des services en cause ;
Qu’ainsi, il importe peu que l’expression « les journées particulières » soit utilisée par d’autres entités ; qu’en effet, outre que l’utilisation de cette expression par trois autres entités n’est pas de nature à justifier de sa banalité au regard des services en cause, cette circonstance ne démontre nullement l’absence d’usage à titre de marque du signe LES JOURNÉES PARTICULIÈRES par la société opposante tel qu’il ressort des documents fournis ;
Qu’ainsi, dès lors que les pièces fournies attestent d’un usage à titre de marque en France et qu’elle portent sur au moins l’un des services dur lesquels l’opposition est fondée, il n’appartient pas à l’Institut, qui n’est pas juge de la déchéance, de se substituer aux tribunaux, qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage pour le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échant partielle de la marque en cause ;
Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui a été faite par l'article
R.712-17 du code de la propriété intellectuelle.
CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.
B. - AU FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant :« Activités artistiques (divertissement)» ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Education ; divertissement activités culturelles».
CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE À PARIS, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE, reproduit ci- dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq termes et que la marque antérieure est constituée de trois termes ;
Que les signes en présence sont chacun constitués d'une expression ayant en commun les termes UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE, seuls éléments verbaux de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes ;
Que de même, intellectuellement, les signes évoquent pareillement l’idée d’une journée présentant un caractère singulier, inhabituel ;
Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure sera appréhendée « comme étant un clin d’œil au film multiprimé d’Ettore S », dès lors, qu’à supposer que le consommateur perçoive cette référence au sein de la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer qu’il ne la percevra pas également au sein du signe contesté, compte tenu de la présence commune de l’expression UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE ; Qu’ainsi, cette circonstance ne saurait supplanter les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment évoquées ;
Que les signes diffèrent par la présence des termes A PARIS au sein du signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, l’expression UNE JOURNEE PARTICULIERE, unique élément constitutif de la marque antérieure, est distinctive au regard des services en cause dès lors qu’elle n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu’elle n’est susceptible d’en indiquer une caractéristique ;
Qu’à cet égard, la seule mention de l’existence de deux marques « enregistrées au nom de tiers », ne saurait permettre de justifier de la banalité de l’ensemble UNE JOURNEE PARTICULIERE au regard des services revendiqués en l’espèce ni d’établir le défaut de caractère distinctif de cette expression à titre de marque ;
Que de même, l’existence d’ouvrages littéraires, d’une émission radiophonique et d’un film, ayant pour titre « une journée particulière », ainsi que l’utilisation de cette expression par trois autres entités pour désigner des festivals ou un évènement organisé par le Comédie Française, n’apparaît pas davantage
de nature à justifier de la banalité de cette expression au regard des services en cause ou de « l’affaiblissement [de sa] distinctivité » à titre de marque ;
Qu’en outre, au sein du signe contesté l’expression UNE JOURNEE PARTICULIERE apparaît comme l’élément essentiel de ce signe en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes A PARIS sont susceptibles d’être perçus comme une référence au lieu d’exécution des prestations de services fournis ;
Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la déposante relatif la renommée de la ville de Paris à travers le monde, dès lors que cette circonstance ne saurait conférer à la séquence - A PARIS un caractère distinctif ;
Qu’ainsi, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, entre les deux signes relevées par la déposante tenant à la présence de la séquence - A PARIS, ne sauraient permettre d’écarter tout risque de confusion ou d’association entre ces derniers compte tenu de leurs ressemblances prépondérantes relevées ci-dessus ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
CONSIDERANT que le signe verbal contesté UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE À PARIS constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE, dont il peut apparaître comme une déclinaison pour des services destinés à être réalisés à Paris.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné.
CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE À PARIS ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal antérieure UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
Stéphane HIDALGO-FRIAZ, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle