INPI, 25 octobre 2005, 05-1132

Le 25 octobre 2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société R. MARNEZ ARCHITECTES (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) a déposé, le 20 janvier 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 335 928 portant sur le signe complexe R. MARNEZ ARCHITECTES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Constructions transportables non métalliques. Monuments non métalliques. Constructions non métalliques. Affaires immobilières. Estimations immobilières. Gérance immobilière. Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts. Information en matière de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Supervision et direction de travaux de construction. Démolition de constructions. Etude de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Services de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle) » (classes 19, 36, 37 et 42). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/08 du 25 avril 2005. Le 22 avril 2005, la société MARNEZ SAS (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Antoine BOUTIN, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet PEUSCET, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MARNEZ, déposée le 1er décembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 327 10 8. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Agence de logements [propriétés immobilières] ; agences immobilières ; location d'appartements ; courtage de biens immobiliers ; affermage de biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; estimations financières [assurances ; banques, immobiliers] ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ; recouvrements de loyers ; établissement de baux ; agence de recouvrement de créances ; services fiduciaires ; estimations fiscales ; expertises fiscales. Supervision [direction] de travaux de construction et de réhabilitation ; information en matière de construction. Architecture ; conseils en construction ; étude de projets techniques ; expertises [travaux d'ingénieur], planification en matière d’urbanisme » (classes 36, 37 et 42). L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 10 mai 2005, sous le n° 05-1132. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 7 juillet 2005, la société R. MARNEZ ARCHITECTES, représentée par Monsieur Hervé CABELLI, avocat justifiant d’un pouvoir, a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut le 11 juillet suivant. Toutefois, la marque sur laquelle est fondée l'opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, le propriétaire de cette dernière ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque, ce dont les parties ont été tenues informées, en application du principe du contradictoire. Le 25 août 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien- fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 26 septembre 2005, fin de la procédure écrite. Le 20 septembre 2005, la société R. MARNEZ ARCHITECTES a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l'Institut le 21 août suivant, par télécopie confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société MARNEZ SAS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d‘enregistrement sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure. Sont identiques, les services de « supervision [direction] de travaux de construction ; information en matière de construction, architectures et études de projets techniques » de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure. Sont identiques, les services suivants de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure : - les services d’ « estimations immobilières » et les services d’ « évaluations [estimation] de biens immobiliers ; estimations financières [assurances ; banques, immobiliers] » ; - les services de « gérance immobilière » et les services de « gérance de biens immobiliers ». Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d’ « affaires immobilières » de la demande d’enregistrement et les services d’ « agence de logements [propriétés immobilière] ; agences immobilières ; location d’appartements ; courtage de biens immobiliers ; affermage de biens immobiliers ; évaluations [estimation] de biens immobiliers ; estimations financières [assurances ; banques, immobiliers] ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ; recouvrements de loyers ; établissements de baux ; agence de recouvrement de créances ; services fiduciaires ; estimations fiscales ; expertises fiscales » de la marque antérieure. Sont similaires, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement et les services suivants de la marque antérieure : - les services de « construction d’édifices permanents, de routes, de ponts » et les services de « supervision [direction] de travaux de construction et de réhabilitation information en matière de construction, architecture » ; - les services de « construction d’édifices permanents, de routes, de ponts, démolition de constructions » et les services d’ « études de projets techniques ; expertises [travaux d’ingénieurs] » ; - les services de « maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits » et les services d’ « architecture, supervision [direction] de travaux de construction et de réhabilitation, information en matière de construction » - les « constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; construction non métalliques » et les « supervision [direction] de travaux de construction et de réhabilitation ». Sont similaires par complémentarité, les services suivants de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure : - les services de « construction d’édifices permanents, de routes, de ponts » et les services de « conseils en construction, architecture » ; - les services de « … planification en matière d’urbanisme … » et les services d’ « architecture, agence de logements [propriétés immobilières] » ; - les services de « décoration intérieure ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) » et les services d’ « architecture ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition et dans celles faisant suite au projet de décision, la société R. MARNEZ ARCHITECTES conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir qu’à l’origine, Monsieur J MARNEZ a constitué avec son fils R la société MARNEZ ARCHITECTES, qui a après changé son nom en MARNEZ SA. Suite à des accusation de malversation, Monsieur R MARNEZ a quitté la société et a repris de manière isolée son activité d’architecte en constituant une société dénommée SELARL R. MARNEZ ARCHITECTES. La famille M a alors déposé au dépôt de la marque antérieure en 2004, postérieurement à la constitution de la société de Monsieur Robert MARNEZ. Elle indique qu’il ne fait aucun doute que la marque antérieure constitue en fait une « marque de barrage », afin d’empêcher le déposant d’utiliser ce signe, la société opposante n’ayant pas le droit d’exploiter la marque antérieure. La société déposante fait enfin valoir que concernant le service d’ « architecture », la société opposante ne peut exercer cette activité : elle ne peut dès lors contester son défaut d’exploitation de ce service. Cette opposition constitue ainsi un abus de droit manifeste. La société déposante est donc fondée à demander le rejet de l’opposition au moins pour la classe 42 et le service d’architecture.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe R. MARNEZ, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MARNEZ, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. CONSIDERANT que le signe contesté est composés de trois éléments verbaux et de couleurs et la marque antérieure, d’un seul élément verbal ; qu’ils ont en commun l’élément verbal MARNEZ ; Que ce terme est distinctif au regard des produits et services désignés dans la marque antérieure et le signe contesté ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme MARNEZ, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît également essentiel au sein du signe contesté ; Qu’en effet, la lettre R placée devant le terme MARNEZ dans le signe contesté sera immédiatement perçue comme l’initiale d’un prénom placé devant le nom patronymique MARNEZ, nom permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire de l’initiale R qui, représentant un prénom, ne sert qu’à désigner un membre de cette famille ; qu’en outre, le terme ARCHITECTES, écrit en caractères de plus petites tailles, ne fait que préciser le domaine d’activité de la marque ; qu’ainsi, l’adjonction de l’initiale R et du terme ARCHITECTES ne supprime pas, dans le signe contesté, le caractère prédominant de la dénomination reprise laquelle est en outre présentée en caractères plus larges et de taille supérieure ; Que de même, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté ne saurait suffire à supplanter les grandes différences précédemment évoquées, dès lors que la dénomination MARNEZ reste immédiatement perceptible ; Qu’il en résulte une même impression d’ensemble entre ces deux signes dominés par le même terme MARNEZ. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du titulaire de la demande d’enregistrement contestée selon lequel le terme MARNEZ constituant son nom patronymique, le signe contesté devrait pouvoir coexister avec la marque antérieure, compte tenu des éléments verbaux et figuratifs adjoints à ce patronyme ; Qu’en effet, si l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire d’un nom patronymique à en faire usage, nonobstant l’enregistrement d’une marque antérieure, un tel usage n’inclut pas son dépôt à titre de marque si celui-ci porte atteinte, comme en l’espèce, à un droit antérieur déposé à titre de marque ; Qu’en outre, sont extérieures à la présente procédure les raisons ayant pu motiver le dépôt du signe contesté par la société R. MARNEZ Architectes (dissensions entre associés), de même que celles ayant motivé le dépôt de la marque antérieure, cette marque constituant selon la société déposante une « marque de barrage » ; Que de même, ne saurait être retenu dans le cadre de la présente procédure l’engagement d’une action en concurrence déloyale contre le titulaire de la marque antérieure, dès lors que cette action ne constitue pas une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, seuls cas susceptibles de suspendre la procédure d’opposition ; qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des circonstances ayant motivé le choix de ces signes ; Que le signe complexe contesté R. MARNEZ ARCHITECTES constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Constructions transportables non métalliques. Monuments non métalliques. Constructions non métalliques. Affaires immobilières. Estimations immobilières. Gérance immobilière. Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts. Information en matière de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Supervision et direction de travaux de construction. Démolition de constructions. Etude de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Services de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle) » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les services suivants : « Agence de logements [propriétés immobilières] ; agences immobilières ; location d'appartements ; courtage de biens immobiliers ; affermage de biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; estimations financières [assurances ; banques, immobiliers] ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ; recouvrements de loyers ; établissement de baux ; agence de recouvrement de créances ; services fiduciaires ; estimations fiscales ; expertises fiscales. Supervision [direction] de travaux de construction et de réhabilitation ; information en matière de construction. Architecture ; conseils en construction ; étude de projets techniques ; expertises [travaux d'ingénieur], planification en matière d’urbanisme ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que les « constructions transportables non métalliques. Monuments non métalliques. Constructions non métalliques. Affaires immobilières. Estimations immobilières. Gérance immobilière. Information en matière de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Supervision et direction de travaux de construction. Etude de projets techniques. Architecture » la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure ; Que les services de « construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; Démolition de constructions » de la demande d’enregistrement ont un lien étroit avec les services de « conseils en construction » de la marque antérieure ; qu’en effet, les seconds ont pour objet les premiers ; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services sont complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services de « décoration intérieure. Services de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement, tout comme les services d’ « architecture » de la marque antérieure, sont des prestations intellectuelles dont l’objet est la conception et l’aménagement de maisons ; qu’ils sont susceptibles d’être rendus par les mêmes cabinets spécialisés dans l’aménagement des maisons ; Que le risque de confusion sur l’origine de ces services est encore aggravé par la grande proximité des signes en présence ; Qu’ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante, selon lesquels le titulaire de la marque antérieure ne serait pas habilité à exercer l’activité d’architecte et son opposition constituerait un abus de droit ; qu’en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des libellés en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause et des dispositions réglementant l’exercice des services désignés, l’Institut n’ayant aucun pouvoir d’appréciation dans ce dernier domaine. CONSIDERANT ainsi, que la demande d’enregistrement désigne des produits et des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe complexe contesté R. MARNEZ ARCHITECTES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MARNEZ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-1132 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 335 928 est rejetée. Elise BOUCHU, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe