INPI, 4 juillet 2006, 06-0077

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • risque • service • propriété • retrait • vente • animaux • prescription • substitution • redevance • requête

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0077
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PACILIA ; ACILYA
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 3340859 ; 3382237
  • Parties : BIOGARAN / B JEAN LUC

Résumé

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Texte intégral

06-0077 / OLH04/07/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Luc B a déposé, le 27 septembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 382 237 portant sur le signe verbal ACILYA. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; produits pharmaceutiques hygiéniques, désinfectants ; soins et embellissement du cheveu et cuir chevelu ; shampooings médicamenteux obtenus sans ordonnance pour salons professionnels ou la profession ; recherches scientifiques à but médical ; laboratoires, services médicaux, à domiciles, en milieu hospitalier, associatif ; services médicaux ; service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos » (classes 5, 42 et 44). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/44 NL du 4 novembre 2005. Le 4 janvier 2006, la société BIOGARAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PACILIA, déposée le 14 février 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 340 859. cet enregistrement porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives » (classe 5). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 13 janvier 2006, au déposant, sous le numéro 06-0077. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 13 mars 2006, Monsieur Jean-Luc B, représenté par Madame Fatimata SOUMARE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet PASCALE LAMBERT & ASSOCIES, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, le 15 mars suivant, ainsi qu'une déclaration de retrait partiel. Cette déclaration de retrait a fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques le 17 mars 2002, sous le n° 430 238, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Le 11 mai 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 13 juin 2006, fin de la procédure écrite. Elle les informait également qu'une éventuelle demande d'audition devrait parvenir à l'Institut au plus tard le 16 juin 2006. Le 13 juin 2006, le déposant a présenté des observations contestant le bien fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par télécopie confirmée par courrier le 14 juin suivant. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 16 juin 2006, ce dont le déposant a également été informée. Le 13 juin 2006, le déposant a également présenté une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Le 16 juin 2006, la société opposante a présenté des observations, transmises au déposant par télécopie confirmée par courrier le 19 juin suivant. Les deux parties ont été invitées le 16 juin 2006, à se présenter à l'audition. La Commission s'est tenue le 27 juin 2006, en la présence des mandataires des parties en présence. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société BIOGARAN fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les « produits pharmaceutiques » et les « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives », les premiers comprenant les seconds, ainsi que par leurs destination et circuits de distribution ; - les « produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants » et les « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives », l’ensemble de ces produits relevant de la catégorie générale des produits de santé, ainsi que par leurs lieux de vente et lien de complémentarité ; - les « substances diététiques à usage médical ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical ; produits pharmaceutiques hygiéniques ; shampooing médicamenteux obtenus sans ordonnance pour salon professionnels ou la profession ; parasiticides » et les « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives », l’ensemble de ces produits relevant de la catégorie générale des produits pharmaceutiques, ainsi que par leurs fonction, destination et circuits de distribution ; Sont similaires, par complémentarité, les services de « recherches scientifiques à but médical ; laboratoires, services médicaux à domiciles, en milieu hospitalier, associatif ; services médicaux ; service de santé ; assistante médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maison de convalescence ou de repos » de la demande d'enregistrement et les « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives » de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur le lien de complémentarité entre les services de « chirurgie esthétique ; maison de convalescence ou de repos » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes. La société opposante insiste sur la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits et services désignés. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, et dans celles formulées lors de la commission orale, la société opposante conteste l’argumentation du déposant et demande la confirmation du projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, le déposant conteste la comparaison des produits et services en ce qu’elle vise : - l’identité des « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; produits pharmaceutiques hygiéniques, désinfectants ; soins et embellissement du cheveu et cuir chevelu ; shampooings médicamenteux obtenus sans ordonnance pour salons professionnels ou la profession » avec les produits de la marque antérieure ; - la similarité des « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; produits pharmaceutiques hygiéniques, désinfectants ; soins et embellissement du cheveu et cuir chevelu ; shampooings médicamenteux obtenus sans ordonnance pour salons professionnels ou la profession. ; recherches scientifiques à but médical ; laboratoires, services médicaux, à domiciles, en milieu hospitalier, associatif ; services médicaux ; service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos » avec les produits de la marque antérieure. Il conteste également la comparaison des signes. Dans ses observations contestant le projet de décision complétées lors de la commission orale, le déposant renouvelle son argumentation sur la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Il insiste sur les différences entre les produits et services de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ACILYA, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur porte sur le signe verbal PACILIA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que sur le plan visuel, la dénomination contestée ACILYA et la marque antérieure PACILIA sont de longueur voisine et ont en commun cinq lettres (A, C, I, L et A) placées dans le même ordre et formant la séquence ACIL-A, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que sur le plan phonétique, les dénominations en cause présentent le même rythme trisyllabique et les mêmes sonorités [a-ci-lia] ; Que ces marques se distinguent par la présence de la lettre -P- dans le signe contesté ainsi que par la substitution de la lettre Y à la lettre I de la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences ne portent que sur deux lettres et n’affectent pas la perception proche des dénominations en présence, qui comportent la séquence précitée et sont dominées par les mêmes sonorités [a-ci-lia] ; Qu’il en résulte de grandes ressemblances entre ces dénominations, qui produisent une impression d'ensemble très proche au plan visuel et surtout phonétique. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ACILYA constitue l'imitation de la marque antérieure PACILIA. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « produits pharmaceutiques à l’exception des produits contraceptifs et notamment des pilules contraceptives ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; produits pharmaceutiques hygiéniques, désinfectants ; shampooings médicamenteux obtenus sans ordonnance pour salons professionnels ou la profession ; recherches scientifiques à but médical ; laboratoires, services médicaux, à domiciles, en milieu hospitalier, associatif ; services médicaux ; service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives ». CONSIDERANT que les « produits pharmaceutiques, à l’exception des produits contraceptifs et notamment des pilules contraceptives ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique » de la demande d'enregistrement présentent, à l’évidence, les mêmes nature (produits pharmaceutiques) et la même finalité médicale que les « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que les produits de la marque antérieure présentent une destination spécifique pour écarter la similarité avec les « produits pharmaceutiques, à l’exception des produits contraceptifs et notamment des pilules contraceptives ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique » de la demande d’enregistrement, dès lors que l’ensemble de ces produits relèvent de la même catégorie générale des produits pharmaceutiques, sont fabriqués par les mêmes laboratoires et sont vendus dans des pharmacies ; Qu'en outre, est sans incidence l'exclusion, par la limitation de son libellé, de certaines destinations des produits de la demande d'enregistrement, dès lors que cette limitation ne les fait pas échapper à la catégorie générale des produits pharmaceutiques dont relèvent également les produits de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc, contrairement à ce que soutient le déposant, de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement : - les « produits vétérinaires », de substances et préparations médicamenteuses employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux ; - les « produits hygiéniques pour la médecine ; produits pharmaceutiques hygiéniques », de produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux ; - les « désinfectants », de produits servant à la destruction, par des procédés chimiques et physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l’organisme, à la surface du corps ; - les « bains médicinaux », de solutions diverses permettant des soins médicaux par immersion ; - les « parasiticides », de produits chimiques servant à la destruction de parasites, notamment sur le corps humain ; Qu’à cet égard, si les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas la même destination que les produits contraceptifs de la marque antérieure, comme le fait valoir le déposant, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces produits possède un caractère médical et relève du domaine de la santé, peu important qu’ils soient vendus sur prescription ou pas ; Qu’en outre, ces produits sont susceptibles d’être distribués dans les mêmes lieux de vente que sont les pharmacies et relèvent de l’industrie pharmaceutique ; Qu'il s'agit donc, contrairement à ce que soutient le déposant, de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « recherches scientifiques à but médical ; laboratoires, services médicaux à domiciles, en milieu hospitalier, associatif ; services médicaux ; service de santé ; assistante médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives » de la marque antérieure, en ce que les services précités et les produits de la marque antérieure sont tous médicaux et que la prestation des premiers est susceptible d’intervenir dans la fabrication ou l’administration des seconds ; Qu’il s’agit donc, contrairement à ce que soutient le déposant, de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, comme le rappelle la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes ; Qu’en l’espèce, il existe une grande proximité visuelle et phonétique entre les deux signes qui accroît le risque de confusion sur l’origine des produits et des services précités. CONSIDERANT, en revanche, que les produits suivants de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement : - les « substances diététiques à usage médical », de substances ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus, utilisées dans le cadre médical ; - les « herbes médicinales, tisane », de plantes et de boissons aux vertus médicinales ; - les « sucre à usage médical », de substance alimentaire ayant des propriétés thérapeutiques qui participe à l'équilibre nutritionnel des individus ; - les « shampooings médicamenteux obtenus sans ordonnance pour salons professionnels ou la profession », de produits capillaires ayant des propriétés thérapeutiques ; Que si les produits précités de la demande d’enregistrement peuvent présenter un intérêt thérapeutique, il n’en demeure pas moins que ces produits répondent à des besoins très particuliers, les uns contribuant l’équilibre nutritionnel des individus et les autres (les shampoings) à l’hygiène courante des cheveux, ce qui les distingue des pilules contraceptives désignées dans la marque antérieure ; Qu’en outre, si les « herbes médicinales, tisane ; sucre à usage médical ; shampooings médicamenteux obtenus sans ordonnance pour salons professionnels ou la profession » de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’être distribués dans les mêmes lieux de vente que les « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives » de la marque antérieure, à savoir les pharmacies, ils le sont alors sur des présentoirs distincts au sein de ces établissements et, de surcroît, sont susceptibles d’être commercialisés dans les grandes surfaces ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Qu’enfin, les services de « chirurgie esthétique ; maison de convalescence ou de repos » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec « produits pharmaceutiques à usage humain nommément pilules contraceptives » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’impliquant pas l’emploi des seconds, lesquels ne participent pas à la réalisation des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté ACILYA constitue l'imitation de la marque antérieure et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PACILIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 06-0077 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : « produits pharmaceutiques à l’exception des produits contraceptifs etnotamment des pilules contraceptives ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pourla médecine ;; désinfectants ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usagemédical ou pharmaceutique ; parasiticides ; produits pharmaceutiques hygiéniques,désinfectants ; recherches scientifiques à but médical ; laboratoires, services médicaux,à domiciles, en milieu hospitalier, associatif ; services médicaux ; service de santé ;assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 382 237 e st partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle