06-0974 / DDL 03/10/2006
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Philippe M a déposé, le 30 décembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 401 096, portant sur la dénomination EUDERM IA.
Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure. Produits ou services désignés : amandes (huile d'). Amandes (lait d') à usage cosmétique. Antisolaire (produits -). Aromates. Bain (préparations cosmétiques pour le -). Beauté (masques de). Bergamote (essence de). Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -). Capillaires (lotions -). Cèdre (huile essentielle). Citron (huile essentielles de). Crèmes cosmétiques. Eau de lavande. Eaux de toilettes. Essences éthériques. Extraits de fleurs. Huile a usage cosmétique. Lait d'amande à usage cosmétique. Huile de jasmin - lait de toilettes - lotion capillaire - huile de lavande - lotion après rasage - essence de menthe produits cosmétiques pour les soins de peau - huile de rose - eaux de senteur - shampoings – terpènes ; huile de jojobe - huile de noisette - huile de carotte - huile de bourrache - élixirs floraux - élixirs minéraux » (classes 3 et 44).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/05 NL du 3 février 2006.
Le 31 mars 2006, la société SHISEIDO COMPANY LTD (société constituée selon les lois japonaises), représentée par Monsieur Jacques BARDOU, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet MORELLE & BARDOU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SHISEIDO EUDERMINE, déposée le 7 avril 1997 et enregistrée sous le n° 9 7 672 957.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits de parfumerie ; produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes, gels et émulsions cosmétiques pour le visage, savons pour le visage ; produits de maquillage » (classe 3).
L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée au déposant le 24 avril 2006, sous le n° 06-0974.
Par courrier émis le 23 juin 2006, Monsieur Philippe M a présenté des observations en réponse à l’opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et cette demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, respectivement les 30 juin et 11 juillet 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Par courrier du 27 juillet 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 4 septembre 2006, fin de la procédure écrite.
Le 8 août 2006, la société opposante a produit les pièces sollicitées aux fins d’établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue, communiquées au déposant par l'Institut, en application du principe du contradictoire.
Les 4 et 5 septembre 2006, le déposant a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et des pièces tendant au retrait partiel de sa demande d’enregistrement. Ces observations et pièces ont été transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Afin de respecter ledit principe, l'Institut a repoussé au 12 septembre 2006 la fin de la procédure écrite, ce dont les parties ont été informées.
Le 7 septembre 2006, le déposant a finalisé le retrait partiel de sa demande d’enregistrement. Le retrait a été inscrit au registre national des marques le 12 septembre 2006 sous le n° 440 053 et une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société SHISEIDO COMPANY LTD fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques les « savons ; parfums ; cosmétiques ; Crèmes cosmétiques » de la demande d'enregistrement et les « produits de parfumerie ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; crèmes… ; savons… » de la marque antérieure.
Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, les premiers faisant partie de la catégorie plus générale des seconds et présentant la même nature :
- les « eau de lavande ; eaux de toilettes ; lotion après rasage ; eaux de senteur » et les « parfums… » ;
- les « lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de rasage ; amandes (lait d') à usage cosmétique ; antisolaire (produits -) ; bain (préparations cosmétiques pour le -) ; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -) ; Capillaires (lotions -) ; huile a usage cosmétique ; lait d'amande à usage cosmétique ; lait de toilettes - lotion capillaire ; produits cosmétiques pour les soins de peau ; shampoings » et les « cosmétiques… » ;
- les « produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » et les « produits de maquillage ».
Sont similaires, les « huiles essentielles ; amandes (huile d'). Aromates. Bergamote (essence de). Cèdre (huile essentielle). Citron (huile essentielles de). Essences éthériques. Extraits de fleurs. Huile de jasmin ; huile de lavande - essence de menthe - huile de rose - - terpènes ; huile de jojobe - huile de noisette - huile de carotte - huile de bourrache - élixirs floraux - élixirs minéraux » de la demande d'enregistrement et les « Produits de parfumerie ; produits cométiques pour les soins de la peau » de la marque antérieure, en raison de leur destination commune et de leur complémentarité.
Sont enfin similaires, par complémentarité, les services de « Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure » de la demande d'enregistrement et les « Produits désignés par la marque antérieure en classe 3 ».
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination contestée EUDERMIA et le terme EUDERMINE, essentiel au sein de la marque antérieure.
La société opposante insiste sur la grande proximité des produits et services en présence, facteur aggravant le risque de confusion entre les signes.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, Monsieur Philippe M conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne les « huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; produits de rasage ; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure ; amandes (huile d'). Aromates. Bergamote (essence de). Capillaires (lotions -). Cèdre (huile essentielle). Citron (huile essentielles de). Essences éthériques. Extraits de fleurs. Huile a usage cosmétique. Huile de jasmin - lotion capillaire - huile de lavande - lotion après rasage - essence de menthe ; huile de rose - shampoings – terpènes ; huile de jojobe - huile de noisette - huile de carotte - huile de bourrache - élixirs floraux - élixirs minéraux ». Il se déclare disposé à retirer les « parfums ; eau de lavande ; eaux de toilettes ».
Il conteste également la comparaison des signes, au motif que le préfixe EUDERM ne peut être approprié par la société opposante et que la marque antérieure SHISEIDO EUDERMINE forme un tout indivisible. Il insiste enfin sur les conditions d’exploitation des marques en cause.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, quant à la comparaison des produits, le déposant il indique accepter la décision de l’Institut excepté pour les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Essences éthériques. élixirs floraux - élixirs minéraux ». Il conteste également la comparaison des signes.
Le déposant procède également au retrait partiel de sa demande d’enregistrement.
III.- DECISION
…
Principalement, sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Essences éthériques. élixirs floraux - élixirs minéraux » ;
Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « cosmétiques » et les « parfums », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes : « Produits de parfumerie ; produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes, gels et émulsions cosmétiques pour le visage » ;
Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de parfumerie ; produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes, gels et émulsions cosmétiques pour le visage, savons pour le visage ; produits de maquillage ».
CONSIDERANT que les « Essences éthériques. élixirs floraux - élixirs minéraux » de la demande d'enregistrement s’entendent de concentrés d’une substance liquide volatile et de médicaments liquides formés d’une ou de plusieurs substances dissoutes dans de l’alcool mélangé à un sirop ;
Qu’ils ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits de parfumerie ; produits cosmétiques pour les soins de la peau » de la marque antérieure qui s’entendent de substances aromatiques d'origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d'imprégner le corps d'odeurs agréables, et de préparations non médicamenteuses destinées aux soins de la peau, à sa mise en beauté, à sa toilette, tous ces produits étant distribués en parfumerie ou dans les rayons spécialisés des grandes surfaces ;
Que ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire ; qu’en particulier, au vu des définitions précitées, et en l’absence d’argument de la société opposante, il n’est pas établi que les « Essences éthériques. élixirs floraux - élixirs minéraux » de la demande d'enregistrement puissent entrer dans la composition des « produits de parfumerie ; produits cosmétiques pour les soins de la peau » de la marque antérieure ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Subsidiairement, sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination EUDERMIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SHISEIDO EUDERMINE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les dénominations EUDERMINE et EUDERMIA des signes en cause apparaissent distinctives au regard des produits et services ;
Que si, comme le relève le déposant, la séquence -DERM des signes en cause peut apparaître évocatrice des caractéristiques des produits et services en cause, il n’en va pas de même du préfixe EUDERM-, lequel est parfaitement arbitraire au regard de ces derniers ;
Qu’à cet égard, l’existence, alléguée par le déposant, de quatre marques comportant l’élément EUDERM, sans aucune indication quant à leurs dates, portée et leur titulaire, ne saurait suffire à elle seule à établir le caractère banal de cet élément.
Qu'en outre, le terme EUDERMINE, bien que placé en seconde position, présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, le consommateur des produits en cause percevant la marque antérieure non comme un ensemble indissociable mais comme la juxtaposition de la dénomination d'une entreprise, SHISEIDO, et du nom du produit, EUDERMINE ;
Qu’il s’ensuit qu’à ce titre, le terme EUDERMINE est de nature à retenir l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure ;
CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement cet élément verbal EUDERMINE et la dénomination contestée EUDERMIA sont de longueur comparable (respectivement neuf et huit lettres), et contiennent sept lettres communes formant la même séquence EUDERMI – ; qu’ils présentent le même rythme et les mêmes sonorités [eudèrmi] ;
Qu’il en résulte une même impression d’ensemble, la seule substitution de la lettre A aux lettres NE en position finale n’étant pas de nature à modifier l’impression générale commune entre les deux dénominations.
CONSIDERANT enfin que sont extérieurs à la présente procédure les arguments réitérés du déposant selon lesquels sa marque serait destinée à être associée à d’autres noms et accompagnée de logos, éléments figuratifs et slogans, ainsi que ses arguments tirés de la présentation de la marque antérieure sur les produits ;
Qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de la forme sous laquelle le titulaire de la demande d'enregistrement entend faire usage de sa marque ou des conditions d'exploitation réelles ou supposées de la marque antérieure ;
Qu’il en va de même de la bonne foi alléguée par le déposant, dès lors que l'atteinte à une marque peut être réalisée indépendamment de la bonne foi de son auteur.
CONSIDERANT que la dénomination EUDERMIA constitue donc l’imitation de la marque antérieure SHISEIDO EUDERMINE.
CONSIDERANT toutefois, que malgré l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en l'absence de similarité entre les produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en présence.
CONSIDERANT que la dénomination contestée EUDERMIA peut donc être adoptée comme marque pour désigner les « Essences éthériques. élixirs floraux - élixirs minéraux » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SHISEIDO EUDERMINE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition n° 06-0974 est rejetée.
Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Christine B Chef de groupe