INPI, 21 février 2006, 05-0480

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • terme • propriété • nullité • risque • déchéance • contrefaçon • preuve • redevance • revendication • service

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0480
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FLASH ; FLASH MINCEUR
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 1740544 ; 3325998
  • Parties : JUVA / COSMEDIET

Résumé

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Texte intégral

OPP 05-480 / DVE 21/02/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié par l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COSMEDIET (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 novembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 325 998 portant su r le signe verbal FLASH MINCEUR. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits cosmétiques et compléments alimentaires non à usage médical sous forme d'éléments à ingérer. Substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical. Compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical, à base des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles" (classes 3, 5 et 29). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/53 NL du 31 décembre 2004. Le 22 février 2005, la société JUVA (société par actions simplifiée), représentée par Madame Nathalie REY, conseils en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la dénomination française FLASH renouvelée par déclaration en date du 13 août 1999 sous le n°1 740 544. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical" (classes 3 et 5). L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des produits de la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 28 février 2005 à la société déposante, sous le numéro 05-480. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 22 mars 2005, une copie de la demande d'enregistrement régularisée suite à des objections provisoires a été transmise par l'Institut à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Le 25 avril 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société COSMEDIET, représentée par Madame Laurence REY, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d'exploitation de ses droits sur la marque invoquée à l'appui de son opposition n'était pas encourue. Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut, le 29 avril 2005. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 23 mai 2005, la société opposante a produit les pièces susvisées, transmises à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 30 juin 2005 puis le 3 octobre 2005, la société JUVA et la société COSMEDIET ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, deux demandes de suspension de la procédure d'opposition pour des périodes de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 2 janvier 2006, au stade où elle se trouvait le 30 juin 2005, date de la suspension. Le 9 janvier 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 9 février 2006, date de fin de la procédure écrite. Le 26 janvier, la société COSMEDIET a informé l’Institut que le 18 mai 2005 la société opposante avait assigné au fond la société déposante en contrefaçon et que parallèlement une ordonnance du tribunal de Grande Instance de Paris statuant en la forme des référés l’avait débouté de sa demande en interdiction provisoire ; En outre, la société déposante ayant contesté ces demandes en soulevant la nullité de la marque FLASH, elle demande la suspension de la procédure d’opposition. Toutefois, l'Institut a informé les parties que les documents fournis ne permettaient pas de suspendre la procédure en cours. En effet, si l’article L 712-4 b) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la procédure d’opposition peut être suspendue « en cas d’engagement d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété », en l’espèce les éléments fournis par la société déposante ne remplissaient pas ces conditions. Le 3 février 2006, la société déposante a fourni de nouveaux documents (copie des conclusions de la société COSMEDIET devant le Tribunal de Grande Instance de Paris dans lesquelles elle demande de constater la nullité la marque FLASH n° 96 648 387). Toutefois, l’Institut a informé les parties que la demande en nullité ne visant pas la marque antérieure servant de base à la présente procédure d’opposition, les nouveaux documents fournis ne permettaient pas de suspendre la procédure en cours conformément à l’article L 712-4 b) du Code de la propriété intellectuelle. Le 9 février 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société COSMEDIET a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l'Institut le 10 février suivant. Afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite a été repoussée au 14 février suivant, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société JUVA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical" de la demande d'enregistrement contestée , en ce qu’ils se retrouvent dans les termes identiques dans le libellé de la marque antérieure qui désigne les "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; substances diététiques à usage médical". Sont identiques, où, à tout le moins, similaires, les "Produits cosmétiques non à usage médical sous forme d'éléments à ingérer" de la demande d'enregistrement contestée et les "cosmétiques" de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie plus générale des seconds et ayant les mêmes nature, fonction et destination. Sont identiques, où, à tout le moins, similaires, les "compléments alimentaires non à usage médical sous forme d'éléments à ingérer" et les "compléments alimentaires à usage médical" de la demande d'enregistrement contestée et les "substances diététiques à usage médical" et "Produits pharmaceutiques" de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie plus générale des seconds et ayant les mêmes nature, fonction, clientèle et circuits de commercialisation. Sont similaires, les "Compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical, à base des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles" de la demande d'enregistrement contestée et les "substances diététiques à usage médical" et "Produits pharmaceutiques" de la marque antérieure, par leur nature, fonction, clientèle, origine et circuits de distribution communs. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme prépondérant FLASH au sein des deux signes en cause. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société COSMEDIET conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les : - "Compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical, à base des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles" de la demande d'enregistrement contestée ; Elle conteste également la comparaison des signes en ce que le signe contesté forme un tout indivisible dans lequel le terme FLASH perd son individualité pour être un qualificatif du terme MINCEUR. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la position de l’Institut en ce que : - la preuve de l’absence de caractère distinctif du terme FLASH a bien été rapportée par la société déposante. Elle ajoute qu’elle a demandé par ailleurs au tribunal de constater la nullité pour défaut de caractère distinctif d’une des marques FLASH de la société JUVA - l’appréciation globale du risque de confusion entre les deux marques en cause amène au constat évident qu’il existe de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre ces signes ; - le terme MINCEUR ne peut pas être considéré comme secondaire dans le signe contesté, dès lors que le consommateur lui accordera une importance déterminante au moment de l’achat des produits en cause ; - enfin, elle ajoute que FLASH décrivant l’effet immédiat du produit, il est dénué de caractère distinctif en ce qu’il décrit la fonction des produits en cause.

III.- DECISION

CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que le projet de décision a admis l'identité et la similarité entre les "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical. Compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical, à base des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier. Produits cosmétiques et compléments alimentaires non à usage médical sous forme d'éléments à ingérer à base des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses comestibles. Produits cosmétiques et compléments alimentaires non à usage médical sous forme d'éléments à ingérer à base des produits suivants : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasses, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir" de la demande d'enregistrement contestée et les "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical" de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties ; Qu’en revanche, le projet de décision a refusé de reconnaître la similarité entre les "extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles" de la demande d'enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas davantage contesté par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FLASH MINCEUR présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination FLASH, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ; Qu'ils ont en commun le terme FLASH ; Que ce terme FLASH apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Qu’à cet égard, il ne saurait être tenu compte du listing annexé par la société déposante dans ses observations faisant mention d’autres marques déposées contenant le terme FLASH, dès lors que ce listing ne fournit aucune indication quant à la portée exacte de ces marques et l’identité des titulaires ; Qu’en tout état de cause, compte tenu du grand nombre de dépôts effectués dans le secteur d’activité concerné par l’opposition, une simple liste non détaillée de 38 marques FLASH ou contenant le terme FLASH ne saurait suffire à justifier du caractère usuel du terme FLASH ; Qu’en outre, si le terme FLASH peut être évocateur d’un effet éclair, il n’en demeure pas moins que le terme MINCEUR qui l’accompagne est lui dépourvu de tout caractère distinctif en ce qu’il désigne l’objet des produits en cause pour lesquels l’identité et la similarité ont été retenues, à savoir des produits aux vertus amincissantes ; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante dans ses observations, le consommateur ne retiendra pas l’élément MINCEUR au sein du signe contesté, ce dernier ne venant que préciser la destination des produits en cause ; Qu’enfin, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée, cette appréciation relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ; Que le terme FLASH se trouve simplement juxtaposé au terme MINCEUR sans former avec lui un ensemble dans lequel il perdrait son caractère essentiel ou revêtirait un sens différent de celui qu’il possède isolément, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu’ainsi, il résulte de la présence de cet élément commun FLASH un risque de confusion sur l’origine des deux signes en cause ; Qu’enfin, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées par la société déposante et tenant à la présence du terme MINCEUR dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, celui-ci résultant en l’espèce de la présence commune du terme dominant FLASH ; Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, le consommateur pouvant attribuer à ces marques une origine commune, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits amincissants. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté FLASH MINCEUR constitue l'imitation de la marque antérieure et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FLASH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 05-480 est reconnue partiellement j ustifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical. Compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical, à base des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier. Produits cosmétiques et compléments alimentaires non à usage médical sous forme d'éléments à ingérer à base des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses comestibles. Produits cosmétiques et compléments alimentaires non à usage médical sous forme d'éléments à ingérer à base des produits suivants : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasses, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 325 998 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe