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INPI, 30 juin 2022, DC 21-0155

Mots clés
produits • déchéance • société • propriété • preuve • vente • requête • ressort • risque • transfert • transmission • nullité • réel • rejet • représentation

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    DC 21-0155
  • Domaine de propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
  • Marques : AZZARO
  • Classification pour les marques : CL44
  • Numéros d'enregistrement : 3706954
  • Parties : LORIS DEVELOPPEMENT SAS / L'OREAL SA

Résumé

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Texte intégral

DC21-0155 Le 30/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 14 octobre 2021, la société LORIS DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0155 contre la marque n° 10/3706954, déposée le 25 janvier 2010 ci-dessous reproduite : 2. L’enregistrement de cette marque, au nom de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP (société par actions simplifiée), a été publié au BOPI 2010-09 du 5 mars 2010 et régulièrement renouvelé en 2020. La marque a ultérieurement fait l’objet d’un transfert total de propriété au profit de la société L’OREAL (société anonyme) (le titulaire de la marque contestée), selon acte inscrit au Registre national des marques le 26 janvier 2021 sous le n°810128. Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex 2 Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 3 3. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de beauté ». 4. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » et a versé un exposé des moyens à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors de l’inscription du transfert de propriété de la marque contestée, ainsi que par courriel ; un courrier simple a également été adressé au mandataire indiqué lors du renouvellement de la marque, ainsi qu’à l’adresse de correspondance indiquée lors de sa transmission de propriété. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 1 er décembre 2021, reçu le 3 décembre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 3 février 2022, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des services visés par la demande en déchéance. 8. L’ensemble de ces éléments a été transmis au demandeur par courrier recommandé en date du 4 février 2022, reçu le 14 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. 9. Le demandeur n’ayant pas présenté d’observations dans le délai d’un mois qui lui était imparti, conformément aux dispositions de l’article R.716-6, 3° du code de la propriété intellectuelle, l’Institut a notifié au titulaire de la marque contestée par courrier du 17 mars 2022, reçu le 21 mars 2022, qu’il disposait d’un nouveau délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour produire des pièces propres à établir que la marque visée en objet a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation. 10. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse ni produit de pièces dans le délai d’un mois qui lui était imparti, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 21 avril 2022. Prétentions du demandeur 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour une période ininterrompue de cinq ans pour les services visés dans l’enregistrement, sans qu’il existe un juste motif de non-usage, de sorte qu’elle encourt la déchéance totale. 4 Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il indique notamment : - que ces pièces permettent d’établir l’usage sérieux de sa marque pour des produits d’hygiène et de beauté qui sont indispensables à la mise en œuvre des services de « Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de beauté » de la marque contestée, lesquels sont « nécessairement mis en œuvre lors de la vente de ces produits, notamment par les conseillères et conseillers en beauté présents sur les points de vente des produits concernés, où le public se voit prodiguer des conseils en soins cosmétiques en lien directe avec la marque AZZARO, puisqu’ils le sont à l’aide des produits marqués AZZARO » ; - que le public sera d’autant plus enclin à associer la marque AZZARO aux services d’hygiène et de beauté qu’elle jouit d’une renommée pour les produits de beauté, « en sorte qu’un tiers ne saurait la déposer pour de tels services et qu’aux yeux du public, ces services ne pourraient avoir d’autre origine commerciale que celle de la marque renommée AZZARO ».

II.- DECISION

13. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 14. L’article L.714-5 du code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] [....] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 15. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. [...] ». 16. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 17. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 5 Appréciation de l’usage sérieux 18. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 19. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 20. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 21. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 22. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25 janvier 2010 et son enregistrement a été publié au BOPI 2010-09 du 5 mars 2010 tel que le relève le demandeur dans le récapitulatif de demande en déchéance, et a été régulièrement renouvelée. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 14 octobre 2021. 23. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 24. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 14 octobre 2016 au 14 octobre 2021 inclus, pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de beauté ». 6 25. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants :  Annexe 1 : 15 factures de vente datées de 2016 à 2020 portant l’en-tête « CLARINS PARIS » et l’indication de la société CLARINS FRANCE SAS, adressées à des magasins situés en France portant sur des produits d’hygiène, de soins et de beauté (gels douche, shampooings, déodorants, lotions et baumes après-rasage) de la marque AZZARO, sur lesquelles sont indiquées les quantités de produits :  2 factures pour 2016  5 factures pour 2017,  3 factures pour 2018,  4 factures pour 2019,  1 facture pour 2020,  Annexe 2 :  une photographie d’un stand dont le titulaire de la marque contestée indique qu’il s’agit d’un magasin situé à Saint Ouen et qu’elle est datée du 20 mai 2021 ; sur ce présentoir sont exposés des produits (shampooings, gels douche, déodorants) sous une bannière publicitaire AZZARO ;  des photographies sur lesquelles sont reproduits les visuels et les packagings notamment de produits cosmétiques revêtus du signe AZZARO, extraites du site internet de nocibe.fr en date du 2 février 2022. 26. Les éléments de preuve communiqués en annexe 1 sont datés dans la période pertinente (la facture datée du 06/10/2016 est susceptible d’être prise en compte en ce qu’elle a été émise seulement 8 jours avant cette période). 27. En revanche, les visuels des produits de l’annexe 2, y étant largement postérieurs pour certains ou dont la date précise n’est pas mentionnée pour d’autres, ne peuvent être pris en considération même dans le cadre d’une appréciation globale en combinaison avec les factures datées, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 28. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée et correspondant à l’annexe 1 contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 29. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 30. En l’espèce, il ressort clairement des éléments produits par le titulaire de la marque contestée que les factures sont émises à destination de clients situés en France et que les documents fournis citant les produits sont rédigés en français. 7 31. Par conséquent, les éléments de preuves produits démontrent bien un usage de la marque contestée en France. 8 Usage par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement 32. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 33. En l’espèce, la marque contestée a été déposée et renouvelée par la société CLARINS FRAGRANCE GROUP puis cédée à la société L’OREAL par transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 26 janvier 2021. 34. La cession susvisée ayant eu lieu pendant la période de référence, située entre le 14 octobre 2016 et le 14 octobre 2021, le titulaire pendant cette période était la société CLARINS FRAGRANCE GROUP, puis, à partir du 26 janvier 2021, la société L’OREAL. 35. A cet égard, l’ensemble des factures produites en annexe 1 ont été éditées avec l’entête « CLARINS PARIS » et l’indication de la société « CLARINS FRANCE SAS », dont il n’est pas contesté qu’elle était affiliée à la société CLARINS FRAGRANCE GROUP, laquelle était titulaire de la marque contestée lors de l’émission de celles-ci (la première datant du 6 octobre 2016 et la dernière du 17 février 2020). 36. Ainsi, les documents transmis apparaissent faire état d’un usage du signe contesté avec le consentement du titulaire originel de la marque pendant la période pertinente. 37. Il est à noter également que l’usage de la marque par son titulaire ou avec son consentement n’est pas remis en cause par le demandeur. 38. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Nature et Importance de l’usage 39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 40. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 41. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 42. En l’espèce, les factures transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe AZZARO a priori sous une forme purement verbale. 9 10 43. Par ailleurs, la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire. 44. A cet égard, les documents fournis montrent que la marque contestée telle qu’enregistrée figure sur des factures (annexe 1) pour identifier des shampooings, gels douche, déodorants, lotions et baumes après-rasage. 45. Ainsi, au vu des pièces fournies, il apparaît que le signe AZZARO a été utilisé à titre de marque pour identifier l’origine commerciale de ces produits. 46. En outre, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 47. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 48. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a fourni 15 factures datées du 9 décembre 2016 au 17 février 2020 adressées à des clients en France portant sur les produits suivants : gels douche, shampooings, déodorants, lotions et baumes après-rasage qui correspondent à des produits de consommation courante. 49. Force est de constater que ces preuves, qui se limitent à quelques factures, à savoir entre 1 et 5 par année pertinente, indiquant des quantités de produits mais dont les montants ont été caviardés, et qui ne sont corroborées par aucun autre élément chiffré, ne sont pas suffisantes pour démontrer le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l'usage. 50. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications insuffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour des gels douche, shampooings, déodorants, lotions et baumes après-rasage. 11 Usage pour les produits enregistrés 51. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. 52. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié l’importance de l’usage de sa marque (point 50), l’examen de la preuve de l’usage au regard des services enregistrés n’est pas nécessaire. 53. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. (Cass. Com., PRESTO, 9 mars 2010 ; Cass. Com., GAMMASCAN, 10 novembre 2021). 54. Or, en l’espèce, il convient de préciser que l’usage pour des produits d’hygiène et de beauté tel qu’a tenté de le démontrer le titulaire de la marque contestée, ne permet pas d’établir l’usage de la marque contestée pour des services de la classe 44 enregistrés, contrairement à ce qu’il soutient. 55. En effet, les services tels que visés à l’enregistrement (de soins et de salons de beauté) ne sont nullement nécessairement ni même habituellement mis en œuvre dans le cadre de la vente des produits d’hygiène et de beauté. 56. En tout état de cause, les preuves transmises par le titulaire de la marque contesté n’ont nullement démontré la réalité de tels services, que ce soit dans le cadre de la vente des produits concernés ou de manière indépendante. 57. Enfin, dans le cadre d’une procédure en déchéance, est inopérante l’argumentation du titulaire de marque contestée relative à l’incidence de la renommée de la marque AZZARO sur l’appréciation d’un éventuel risque pour le public de rattacher ce type de services à la marque AZZARO. 58. En effet, le rejet d’une demande en déchéance ne peut être fondé que sur l’aptitude des éléments fournis à démontrer un usage réel et sérieux de la marque contestée pour les produits et services visés à l’enregistrement (ou un juste motif à son défaut d’usage pour ces produits et services), et ce indépendamment de toute autre considération, notamment d’un risque de confusion dans l’esprit du public au regard de services qu’il pourrait rattacher à la marque. 59. Ainsi, la prétendue renommée de la marque contestée, non démontrée au demeurant, ne saurait exonérer le titulaire de la marque contestée de rapporter la preuve de son usage sérieux pour l’ensemble des services visés par la demande en déchéance. 60. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré par tous les facteurs pertinents, pour les services visés à l’enregistrement. 12 Conclusion 61. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des services visés dans la marque contestée. 62. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 63. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande, à savoir le 14 octobre 2021. 64. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 14 octobre 2021, pour tous les services visés à l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0155 est justifiée. Article 2 : La société anonyme L’OREAL est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 10/3706954 à compter du 14 octobre 2021, pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.
Note...