INPI, 27 novembre 2018, 2018-2342

OPP 18-2342 / PVA Le 27/11/2018

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

La société SNAM (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 mars 2018, la demande d’enregistrement n°4 434 328 portant sur le signe verbal PHENIX BATTERIES.

Le 30 mai 2018, la société PHOENIX CONTACT GMBH & CO.KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale PHOENIX CONTACT, enregistrée le 28 octobre 2011 sous le n° 1 125 907 et désignant l’Union européenne.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Les produits de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L’opposition, formée à l’encontre d’une partie seulement des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 4 juin 2018. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; production d’énergie » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Alliages d'acier; boulons métalliques; vis métalliques; écrous; clenches; plaques métalliques; moules métalliques, notamment pour le moulage par injection de pièces en plastique ; machines à travailler les métaux ; unités d'alimentation en courant et/ou énergie, électriques et/ou électroniques (comprises dans cette classe), y compris alimentations électriques sans coupure; dispositifs électriques de signalisation, mesurage, comptage, enregistrement, surveillance, commande, régulation et commutation; dispositifs et composants électroniques pour la transformation, la conversion et la transmission de signaux; composants électriques et électroniques, notamment conducteurs, bornes et contacts, barres à bornes, résistances, bobines, transformateurs, transformateurs, disjoncteurs, tableaux de distribution, émetteurs et récepteurs, capteurs, commutateurs et relais, éléments de liaison et de connexion en métal et/ou matières plastiques pour applications électriques et électroniques; connecteurs et pattes de fixation pour les composants électriques et électroniques précités, cartes de circuits imprimés électriques; capteurs solaires et panneaux solaires pour la production d'énergie; matériel pour lignes électriques (fils métalliques, câbles); thermostats; batteries, notamment batteries au plomb et batteries sèches au plomb; batteries secondaires (électriques), en particulier batteries secondaires ion-lithium, chargeurs pour batteries secondaires électriques; prises mâles (électriques), en particulier pour la technologie solaire; centrales solaires ».

CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PHENIX BATTERIES, ci-dessous reproduit :Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PHOENIX CONTACT, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes débutent par un terme visuellement très proche (PHENIX / PHOENIX) que le public français prononcera de manière identique [fénix] et comprendra dans les deux cas comme la désignation du célèbre oiseau ainsi dénommé (PHOENIX étant la traduction anglaise de PHENIX) ;

Que si les signes diffèrent par leur second élément verbal (BATTERIES pour le signe contesté ; CONTACT pour la marque antérieure), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Qu’en effet, l’élément PHENIX / PHOENIX, présent dans les deux signes, apparaît parfaitement arbitraire et dès lors pleinement distinctif au regard des produits en cause ;

Que ce terme constitue manifestement l’élément dominant des signes ;

Qu’il y est en effet mis en exergue par sa position en attaque ; qu’en outre, l’élément qui le suit respectivement (BATTERIES / CONTACT) se comprend comme une simple adjonction évocatrice d’une caractéristique des produits et services que les marques sont destinées à désigner, de sorte qu’il n’est guère de nature à retenir l’attention en tant qu’élément de marque ;

Qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant fondé à associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté PHENIX BATTERIES constitue l’imitation de la marque antérieure verbale PHOENIX CONTACT ;

Qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné au regard desdits produits et services.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PHENIX BATTERIES ne peut pas être adopté comme marque pour ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale PHOENIX CONTACT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; production d’énergie ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Pauline VALERO, Juriste