INPI, 22 décembre 2017, 2017-2758

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • publication • propriété • tiers • spectacles • production • service • prêt • produits • société • vente • rapport • risque • transmission • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
4 décembre 2018
INPI
22 décembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-2758
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ACE Association Française des avocats conseils d'entreprise ; THE ACE CLUB
  • Numéros d'enregistrement : 92420691 ; 4353066
  • Parties : ACE ASSOCIATION FRANCAISE DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES / Abdoulhakime H

Résumé

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Texte intégral

OPP 17-2758 / PAB 22 décembre 2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. A a déposé, le 7 avril 2017, la demande d'enregistrement n° 174353066 portant sur le signe verbal THE ACE CLUB. Le 28 juin 2017, l’association ACE ASSOCIATION FRANCAISE DES AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES (association régie par la loi de 1901) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe ACE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 30 mai 2012 sous le numéro 92420691. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 7 juillet 2017, sous le n° 17-2758. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 25 septembre 2017. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « boîte aux lettres non identifiable ». Elle a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bulletin officiel de la propriété industrielle N° 17/37 du 15 septembre 2017. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Aide, assistance et conseils en rapport avec la création, la conduite et la gestion de cabinets juridiques et de contentieux; aide et assistance aux intérêts individuels et collectifs de juriste et de cabinet juridiques en particulier relevant de professions réglementées; relations publiques; transmission de communications et d'informations entre membres de même profession. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Edition de livres, de revues, de brochures. Prêts de livres ; production de e films. Location de films, d'appareils de projection et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de buts culturels ou éducatifs ; centre serveur de bases de données; programmation pour ordinateurs; élaboration et mise à jour de logiciels; location de logiciels informatiques ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en revanche, que les services de « travaux de bureau ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois, de la mise à disposition de salariés à une entreprise, des prestations à caractère publicitaire visant à améliorer la visibilité de sites web et des prestations d’assistance personnelle rendues par des structures spécialisées proposant aux clients d’assurer à leur place des démarches administratives et ménagères ; Que ces services n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d'« Aide, assistance et conseils en rapport avec la création, la conduite et la gestion de cabinets juridiques ; aide et assistance aux intérêts individuels et collectifs de juriste et de cabinet juridiques en particulier relevant de professions réglementées; transmission de communications et d'informations entre membres de même profession » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière de gestion ou de droit au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Qu’en outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être fournis indépendamment des seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal THE ACE CLUB, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ACE, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de huit éléments verbaux ainsi que d’un graphisme et d’éléments figuratifs ; Que visuellement et phonétiquement, les deux signes ont en commun un élément verbal composé des lettres A, C et E ; Que les signes diffèrent également par la présence des termes THE et CLUB dans le signe contesté et la présence des termes ASSOCIATION FRANCAISE DES AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES, d’un graphisme et d’éléments figuratifs, dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’à cet égard, l’élément verbal ACE présente un caractère distinctif au regard des services en cause ; Qu’en outre, cet élément apparaît dominant dans la marque antérieure ; qu’en effet, il est suivi des termes ASSOCIATION FRANCAISE DES AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES qui sont présentés sur une ligne inférieure en caractères de petite taille et apparaissent peu distinctifs au vu des services en cause, services rendus par une association d’avocats, de conseils ; qu’ainsi, ces termes apparaissent secondaires et risquent même d’échapper au consommateur d’attention moyenne ; Que dans le signe contesté, l’élément verbal ACE apparaît également distinctif au regard des services et dominant dès lors que les éléments THE et CLUB s’y rapporteront et contribueront à le mettre en exergue. CONSIDERANT, ainsi, compte tenu de leurs ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’identité ou de la similarité de certains des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté THE ACE CLUB ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ACE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste