INPI, 8 mars 2021, NL 20-0033

Mots clés
nullité • risque • société • propriété • immobilier • déchéance • produits • vente • condamnation • publicité • publication • statuer • réel • représentation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 septembre 2022
Cour d'appel de Nancy
13 décembre 2021
INPI
8 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 20-0033
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : AUTHENTIK IMMO
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL36 ; CL37
  • Numéros d'enregistrement : 4388829
  • Parties : AUTHENTIK IMMO SAS (Nancy) / AUTHENTIK IMMO SAS

Résumé

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Texte intégral

NL 20-0033 Le 08/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 2 juin 2020, la société AUTHENTIK IMMO, société par actions simplifiée, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0033 contre la marque verbale AUTHENTIK IMMO n°17/4388829 déposée le 15 septembre 2017, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société AUTHENTIK IMMO, société par actions simplifiée, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2018-09 du 2 mars 2018. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI « Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Classe 36 : estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) Classe 37 : conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes : - une atteinte à sa dénomination sociale antérieure AUTHENTIK IMMO, immatriculée le 17 mai 2017 au registre du commerce et des sociétés de Nancy ; - une atteinte au nom de domaine antérieur authentik-immo.fr réservé le 29 mai 2017. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 15 juin 2020, reçu le 23 juin 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai imparti lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 26 août 2020, reçu le 31 août 2020. 8. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 2 octobre 2020, reçu le 7 octobre 2020. 9. Le titulaire de la marque contestée a présenté des secondes observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 10 novembre 2020, reçu le 17 novembre 2020. 10. Le demandeur n’ayant pas présenté de dernières observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 17 décembre 2020. Prétentions du demandeur 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur : - fait notamment valoir d’une part, qu’il exploite la dénomination sociale antérieureAUTHENTIK IMMO depuis le 17 mai 2017 pour des activités de « transactions surimmeubles et fonds de commerce » et d’autres services liés et, d’autre part, qu’il exploitele nom de domaine antérieur authentik-immo.fr depuis sa réservation le 29 mai 2017 parle site internet authentik-immo.com à partir duquel il fait la promotion de son activitéd’agence immobilière. - fait également valoir l’identité des signes en cause ainsi que l’identité et la forte similarité entre les services de la marque contestée et les activités du demandeur, desquels résulterait un risque de confusion entre les signes en présence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - sollicite enfin que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marquecontestée conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du Code de la propriétéintellectuelle. 12. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et réitère son argumentation visant à démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause pour tous les services attaqués. Le demandeur soutient qu’il existe un réel risque de confusion au motif qu’il reçoit des demandes de recherches de biens immobiliers provenant de clients de la région de Marseille pensant s’adresser au titulaire de la marque contestée et produit deux captures d’écran de SMS reçus le 24 juillet 2020 et le 15 septembre 2020 (Annexes 8 et 9). Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée : - Soutient que la dénomination sociale antérieure invoquée étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy, la protection de cette dénomination sociale ne s’applique que dans le lieu où elle est utilisée. - Fait valoir que le demandeur ne justifie pas avoir exploité de manière soutenue son nom de domaine depuis sa création le 29/05/2017. - Fait également valoir l’absence de risque de confusion entre les signes en présence au motif d’une part que les signes ne sont pas identiques et que l’activité réellement exercée par le demandeur est radicalement différente des services de la marque contestée et, d’autre part, que les parties exercent leur activités dans deux régions différentes. - sollicite que le demandeur soit condamné à payer la somme de 1500 euros au titulaire dela marque contestée au titre des frais irrépétibles. 14. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée : - rappelle que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activitéseffectivement exercées par la société et non par celles énumérées dans ses statuts, etrépond aux arguments du demandeur en soutenant que l’activité réellement exercée parle demandeur n’est pas celle des services de la marque contestée. - réitère son argumentation visant à démontrer qu’il ne saurait exister un risque de confusion du fait de l’éloignement des activités développées par chacune des parties : à Nancy pour le demandeur et Marseille pour le titulaire de la marque contestée. - sollicite que le demandeur soit condamné à payer la somme de 5000 euros au titulaire de la marque contestée au titre des frais irrépétibles.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 15. La marque contestée a été déposée le 15 septembre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 16. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 17. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 18. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». 19. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». 20. Par ailleurs, en application de l’article L.711-4 précité qui établit une liste non exhaustive des droits antérieurs et conformément à la jurisprudence (notamment CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur. 21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond 22. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale AUTHENTIK IMMO est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure AUTHENTIK IMMO ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur authentik-immo.fr. 23. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 24. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 25. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale ainsi qu’au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine et de sa portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 1- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure AUTHENTIK IMMO et la marque contestée 26. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08- 12.010). 27. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale AUTHENTIK IMMO, les activités suivantes : « activités d’agence immobilière et notamment :« Transactions sur immeubles et fonds de commerce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Accompagnement dans la recherche d’un bien immobilier à acquérir : présentation des biens, organisation de visites, conseils dans la transformation des biens et dans la réalisation de travaux, etc. ; Accompagnement dans la vente d’un bien immobilier : promotion dudit bien, publication d’annonces sur prospectus ou sur internet, recherches de clients, organisation de visites, etc. Evaluation/estimation financière d’un bien immobilier ; Gérance de biens immobiliers ; Diagnostique immobilier ; Partenariat avec nombreux professionnels (notaires, banquiers, courtiers, diagnostiqueurs).». 28. La marque contestée a été déposée le 15 septembre 2017. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 29. A cet effet, le demandeur a produit les documents suivants : - Extrait K-Bis de la société AUTHENTIK IMMO à jour du 31 mars 2020 indiquant au titre des activités exercées : « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » (Annexe 1) ; - Captures d’écran du site internet www.authentik-immo.com présentant notamment les activités suivantes « accompagnement dans votre projet immobilier » et « accompagnement dans projets de vente, d’achat ou de location » (Annexe 7) ; - « Extrait du Registrar IONOS montrant la redirection du nom de domaine authentik- immo.fr vers www.authentik-immo.com » (Annexe 5) daté du 2 juin 2020 ; - « Email de la société WINIMMOBILIER à Mme Lydia KAHN, gérante de la société demanderesse, en date du 7/06/2017 confirmant l’activation du site internet www.authentik-immo.fr » (Annexe 4). 30. Si les captures d’écran du site Internet www.authentik-immo.com permettent de montrer un usage du signe AUTHENTIK IMMO pour des services d’agence immobilière, force est toutefois de constater qu’elles ne comportent aucune date. 31. Or, l’email du 7 juin 2017 adressé au demandeur par la personne en charge de la création du site Internet www.authentik.immo.fr indiquant que le site Internet était mis en place, n’est pas suffisant pour établir qu’il y a eu un usage effectif auprès du public de la dénomination sociale antérieure AUTHENTIK IMMO entre le 17 mai 2017, date d’immatriculation de la société AUTHENTIK IMMO et le 15 septembre 2017, date de dépôt de la marque contestée. 32. Le document émanant du bureau d’enregistrement du nom de domaine www.authentik.immo.fr invoqué et indiquant que ce dernier est redirigé vers le site Internet cible authentik-immo.com est daté du 2 juin 2020, en sorte qu’il ne permet pas de faire le lien entre la création du site internet www.authentik.immo.fr le 7 juin 2017 et les extraits du site www.authentik-immo.com non datés, pour démontrer un usage du signe AUTHENTIK IMMO à titre de dénomination sociale au jour du dépôt de la marque contestée soit le 15 septembre 2017. 33. Les observations ultérieures du demandeur ainsi que les deux copies d’écran de SMS datées du 24 juillet 2020 (Annexe 8) et du 15 septembre 2020 (Annexe 9) fournies à l’appui, montrant des demandes de renseignement adressées au demandeur sur des locaux à visiter près de Marseille, ne permettent pas davantage de démontrer l’exploitation effective de sa dénomination sociale AUTHENTIK IMMO au jour du dépôt de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 34. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale AUTHENTIK IMMO pour les activités d’agences immobilières invoquées et visées au paragraphe 27 au jour du dépôt de la marque contestée soit le 15 septembre 2017. 35. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée. 36. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure AUTHENTIK IMMO est rejetée. 2- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine antérieur authentik-immo.fr et la marque contestée 37. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 38. En l’espèce, le demandeur fait valoir que le nom de domaine antérieure authentik-immo.fr est exploité pour les activités suivantes : « promotion de services d’agence immobilière ». 39. La marque contestée a été déposée le 15 septembre 2017. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 40. A cet égard, le titulaire de la marque contestée considère » que le demandeur « ne justifie nullement avoir exploité de manière soutenue son nom de domaine à compter du 29 mai 2017 ». 41. Le demandeur produit quant à lui à cet effet, les documents suivants : - Fiche Whois du nom de domaine authentik-immo.fr (Annexe 3) ; - « Mail de la société WINIMMOBILIER à Mme Lydia KAHN, gérante de la société demanderesse, en date du 7 06 2017 confirmant l’activation du site internet www.authentik-immo.fr » (Annexe 4) ; - « Extrait du Registrar IONOS montrant la redirection du nom de domaine authentik- immo.fr vers www.authentik-immo.com » (Annexe 5) daté du 2 juin 2020 ; - Captures d’écran du site internet www.authentik-immo.com présentant notamment les activités suivantes « accompagnement dans votre projet immobilier » et « accompagnement dans projets de vente, d’achat ou de location » (Annexe 7) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 42. Si les captures d’écran du site Internet www.authentik-immo.com permettent de montrer un usage du nom de domaine authentik-immo.com pour des services d’agence immobilière, elles ne permettent toutefois pas de démontrer que les activités invoquées par le demandeur étaient effectivement exploitées sous le nom de domaine authentik-immo.fr au jour du dépôt de la marque contestée soit le 15 septembre 2017, dès lors qu’aucune date n’est indiquée sur les captures d’écran produites. 43. En effet, le document émanant du bureau d’enregistrement du nom de domaine invoqué et indiquant que ce dernier est redirigé vers le site Internet cible authentik-immo.com est daté du 2 juin 2020. 44. L’email du 7 juin 2017 adressé au demandeur par la personne en charge de la création du site Internet www.authentik.immo.fr indiquant que le site Internet était mis en place, n’est quant à lui pas suffisant pour établir qu’il y a eu un usage effectif auprès du public du nom de domaine antérieur authentik-immo.fr au moment de la date de dépôt de la marque contestée. 45. Enfin, les observations ultérieures du demandeur ainsi que les deux copies d’écran de SMS datées du 24 juillet 2020 (Annexe 8) et du 15 septembre 2020 (Annexe 9) fournies à l’appui, montrant des demandes de renseignement adressées au demandeur sur des locaux à visiter près de Marseille, ne permettent pas davantage de démontrer l’exploitation effective du nom de domaine authentik-immo.fr sous la forme d’un site Internet au jour du dépôt de la marque contestée. 46. Ainsi, le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement le nom de domaine antérieur authentik-immo.fr pour des activités d’agences immobilières au jour du dépôt de la marque contestée soit le 15 septembre 2017, la connaissance du nom de domaine invoqué sur le territoire national ne saurait, en conséquence, être davantage établie. 47. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine antérieur authentik-immo.fr, le demandeur n’ayant pas démontré que ce nom de domaine était effectivement exploité pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée et bénéficiait d’une connaissance sur le territoire national. 48. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur authentik-immo.fr est rejetée. C- Sur la répartition des frais 49. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 50. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 51. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité (…)». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 52. En l’espèce, le titulaire de la marque contesté a sollicité dans ses dernières observations en réponse, la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. 53. Si, la condamnation à des frais irrépétibles ne peut être prononcée par l’Institut puisque ne relevant que de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, tout ou partie des frais exposés par la partie gagnante peuvent être mis à la charge de la partie perdante dans les conditions prévues à l’article L.716-1-1 et à l’arrêté du 4 décembre 2020 précités. 54. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour l’intégralité des services attaqués par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié. 55. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté des observations en réponse à la demande en nullité et des observations en réplique à la réponse du demandeur qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises. 56. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 20-0033 est rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge du demandeur en nullité la société AUTHENTIK IMMO au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI