INPI, 23 mai 2012, 11-5055

OPP 11-5055 / JMLe 23/05/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5,L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PIERRES ET DEMEURES (société par actions simplifiée) a déposé,le 1er septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 855 899 portant sur le signe verbal PIERRES ET DEMEURES Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Etudes de projets techniques ». Le 17 novembre 2011, la société PIERRE ET VACANCES MARQUES SAS (société par actions simplifiée anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe PIERRE ET VACANCES, déposée le 14 janvier 2005 et enregistrée sousle n° 5 3 334 983. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Affaires immobilières, expertises immobilières, gérances de biens immobiliers ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 novembre 2011 sous le numéro11-5055, et cette dernière a présenté des observations en réponse. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 23 janvier 2012, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Par courrier en date du 28 mars 2012, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société déposante ont respectivement contesté le projet de décision et présenté des observations. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANTE Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, dont elle peut apparaître comme une déclinaison. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante fournit des documents relatifs à la connaissance de la marque antérieure. B. – LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des services et celle des signes. Suite au projet de décision, elle conteste également les preuves d’usage fournies par la société opposante, ainsi que la notoriété de la marque antérieure.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DES PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DES DROITS DE L’OPPOSANT N’EST PAS ENCOURUE : CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.» ; Qu’aux termes de l’article R 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation. » ; Qu’enfin, l’article R 712-18 du code précité dispose que : « La procédure d’opposition est clôturée : Lorsque l’opposant … n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue … ». CONSIDERANT en l'espèce, que suite à l’invitation de la société déposante à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, notamment différents rapports financiers datés de 2005 à 2011 et faisant état de l’exploitation d’un parc touristique d’appartements/maisons sous la marque PIERRES & VACANCES ; Qu’ainsi, le libellé de la marque antérieure servant de base à l’opposition comportant notamment les « affaires immobilières », il y a lieu de considérer que la preuve de l’exploitation de la marque PIERRE & VACANCES pour ces services a été rapportée ; Que la société déposante conteste la pertinence de ces documents au motif que le modèle figurant sur ces documents ne correspondrait pas à la marque antérieure ; Que toutefois, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’Institut ne peut que vérifier qu’il n’y a pas eu défaut d’usage de la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans, mais il ne lui incombe pas de se prononcer sur le point de savoir, hormis le cas d'un défaut de pertinence avéré, si la forme modifiée sous laquelle est exploitée la marque en altère le caractère distinctif ; Que la société déposante soutient que le signe PIERRE & VACANCES serait uniquement utilisé comme dénimination sociale ou comme enseigne ; Que toutefois, les documents fournis font état de la « répartition par marque » des résultats financiers parmi lesquelles figure le signe PIERRE & VACANCES ; Que la société déposante conteste enfin l’utilisation de la marque antérieure pour tous les services servant de base à l’opposition ; Que toutefois les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ne font obligation à la société opposante d’apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure que « pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition » ; Que les pièces fournies attestent donc d’un usage en France à titre de marque du signe PIERRES & VACANCES en cause et portent sur un service invoqué à l’appui de l’opposition, à savoir les « affaires immobilières » ; Qu'ainsi, dès lors que des pièces, datées, ont été fournies dans le délai imparti, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque du signe en cause, et qu'elles portent sur au moins un des services sur lesquels l'opposition est fondée, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque, et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle de la marque en cause ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui a été faite par l'article R.712-17 du code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B.- AU FOND : Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Etudes de projets techniques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières, expertises immobilières, gérances de biens immobiliers ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « affaires immobilières » de la marque antérieure ; Qu’en effet, comme le soutient la société opposante, tous ces services relèvent de l’activité de promotion immobilière et sont susceptibles d’être rendus par les même entreprises qui œuvrent à la réalisation d’ensembles immobiliers ; Que ces services sont donc complémentaires, et similaires, le public pouvant leur attribuer une même origine ; Qu’ainsi, la similarité des services précités ayant été démontrée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens de similarité invoqués par la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PIERRES ET DEMEURES ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PIERRE & VACANCES, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que la société opposante fournit, notamment, suite au projet de décision, des rapports d’activité datés de 2010-2011 et 2009 2010, relatifs à des offres d’appartements et de maisons sous la marque PIERRE & VACANCES qui font valoir un volume d’activité important et une certaine connaissance de la marque antérieure ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, les documents fournis établissent une connaissance de la marque antérieure pour les services d’ « affaires immobilières ». Qu’il convient donc de prendre en compte cette connaissance particulière de la marque antérieure sur le marché des services concernés. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence présentent une même construction associant le terme d’attaque PIERRE(S) suivi d’un élément renvoyant au terme «et» (ET pour le signe contesté et & pour la marque antérieure), le tout associé à un terme qui n’est pas distinctif au regard des services en cause (respectivement VACANCES et DEMEURES) ; Qu’ainsi, il est probable que le consommateur qui connaît bien la marque antérieure retrouve dans cette structure commune une même impression d’ensemble, et qu’il soit fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Que les différences invoquées par la société déposante ne sont donc pas de nature à écarter tout risque de confusion, celui résultant de la construction commune précédemment démontrée. CONSIDERANT qu’est inopérant l’argument de la société déposante fondé sur l'existence de plusieurs marques comportant une construction proche de celle en cause, sans aucune précision quant à leur titulaire, leur date de dépôt et dont rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure ; Qu'en tout état de cause, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; CONSIDERANT que le signe verbal contesté PIERRES ET DEMEURES constitue donc l’imitation de la marque antérieure PIERRE & VACANCES. CONSIDERANT qu’en raison de la similarité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PIERRES ET DEMEURES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PIERRE & VACANCES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-5055 est reconnue justifiée. Article 2 :La demande d'enregistrement n° 11 3 855 899 est r ejetée. Marie JAOUEN, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe