Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 22 mai 2018
Cour de cassation 13 janvier 2021

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 janvier 2021, 18-20.029, 18-21.819

Mots clés société · produits · chaussures · contrefaçon · facture · sociétés · sports · saisie · preuve · numéro · données · star · siège · distribution · pourvoi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-20.029, 18-21.819
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2018, N° 16/05051
Président : Mme MOUILLARD
Rapporteur : Mme Darbois
Avocat général : Mme Beaudonnet
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO10023

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 22 mai 2018
Cour de cassation 13 janvier 2021

Texte

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10023 F

Pourvois n°
T 18-20.029
P 18-21.819 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1. La société Style Network international (SNI), anciennement dénommée Sport négoce international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.029 contre un arrêt n° RG : 16/05051 rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Converse Inc, société de droit américain, dont le siège est [...] (États-Unis),

2°/ à la société All Star CV, société en commandite de droit hollandais, dont le siège est [...],

3°/ à la société Royer sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Dieseel AG, dont le siège est [...], prise en la personne de son liquidateur M. J... O..., domicilié [...],

5°/ à la société Sodilonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Distrileg, exploitant le magasin à l'enseigne E. Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Loudelac, exploitant le magasin à l'enseigne E. Leclerc, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Morlaix distribution, exploitant le magasin à l'enseigne E. Leclerc, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Renouest, exploitant le magasin à l'enseigne E. Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

10°/ à M. B... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Smatt,

défendeurs à la cassation.

2. La société Sodilonne, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° P 18-21.819 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Converse Inc,

2°/ à la société All Star CV,

3°/ à la société Royer sport,

4°/ à la société Dieseel AG, prise en la personne de son liquidateur M. J... O...,

5°/ à la société Distrileg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Loudelac, société anonyme,

7°/ à la société Morlaix distribution, société anonyme,

8°/ à la société Style Network international (SNI), anciennement dénommée Sport négoce international, société à responsabilité limitée,

9°/ à la société Renouest, société par actions simplifiée,

10°/ à la société Smatt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

11°/ à M. B... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Smatt,

12°/ à la société Douhaire-Avazeri, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur de la société Smatt,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Distrileg, Loudelac, Morlaix distribution et Renouest, défenderesses au pourvoi n° T 18-20.029, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Style Network international, de la SARL Corlay, avocat de la société Sodilonne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Distrileg, Loudelac, Morlaix distribution et Renouest, de la SCP Richard, avocat des sociétés Converse Inc, All Star CV et Royer sport, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 18-20.029 et P 18-21.819 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Style Network international du désistement de son pourvoi n° T 18-20.029 en ce qu'il est dirigé contre M. B... I..., en qualité de liquidateur de la société Smatt.

Il est donné acte à la société Sodilonne du désistement de son pourvoi n° P 18-21.819 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Dieseel AG, Distrileg, Loudelac, Morlaix distribution, Renouest, Smatt, M. I..., pris en qualité de liquidateur de la société Smatt, et la société Douhaire-Avazeri, prise en qualité d'administrateur de la société Smatt.

3. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident n° T 18-20.029 et le moyen unique de cassation du pourvoi n° P 18-21.819 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Style Network international et Sodilonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Style Network international à payer aux sociétés Converse, All Star et Royer sport la somme globale de 3 000 euros, condamne les sociétés Distrileg, Loudelac, Morlaix distribution et Renouest à payer aux sociétés Converse, All Star et Royer sport la somme globale de 3000 euros, condamne la société Sodilonne à payer aux sociétés Converse, All Star et Royer sport la somme globale de 3 000 euros et rejette toutes les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal n° T 18-20.029 par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Style Network international (SNI), anciennement dénommée Sport négoce international


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les actes d'usage illicite de marque reprochés aux sociétés SNI, Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest, Sodilonne, Smatt et Dieseel sont établis et engagent leur responsabilité à l'égard de la société All Star, d'avoir condamné in solidum la société SNI et chacune des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne à payer une somme à la société All Star, d'avoir dit que la contrefaçon ainsi caractérisée constitue une concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Royer Sport, d'avoir condamné in solidum la société SNI et chacune des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne à payer une somme à la société Royer Sport, ordonné la destruction des marchandises de contrefaçon aux frais des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne, prononcé la nullité de la vente de produits contrefaisants Converse à la société Solidonne par la société SNI et condamné cette dernière à lui restituer le prix de 12 687,17 euros et condamné la société SNI à garantir les sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne de tous paiements auxquels elles seraient amenées à procéder au titre de cet arrêt ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné la question de la fiabilité de l'authenticité des produits ; qu'en effet, même à considérer que soit établi un risque de cloisonnement des marchés, il est évident que jamais la société Converse n'aurait autorisé la mise sur le marché des chaussures non authentiques, c'est-à-dire contrefaisantes par reproduction ; que sur la contrefaçon par reproduction pour absence d'authenticité des produits, les sociétés appelantes ont soutenu en première instance disposer de systèmes de marquage permettant d'établir qu'il ne s'agissait pas de produits authentiques mais de contrefaçon par reproduction ; qu'en cause d'appel, elles ne reprennent ce moyen que pour les chaussures fabriqués à partir de décembre 2009, susceptibles d'être identifiés par la technologie [...] ; qu'ont été saisies 36 chaussures au moins munies de ce dispositif ou de sa reproduction illicite ; que la société Converse expose qu'afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, elle a recouru à la technologie de la société américaine [...] , leader du marquage et de l'identification des produits, en mettant en place, sur toutes les authentiques paires de chaussures Converse All Star Chuck Taylor fabriquées à compter de décembre 2009, un système combinant des solutions d'étiquetage avec des applications logicielles de vérification ; que cette technologie permet de générer, pour chaque chaussure Converse authentique, un numéro de série unique à 13 caractères et d'imprimer ce numéro sur l'étiquette de languette de la chaussure concernée, avec d'autres informations telles que la référence ou la taille ; que l'ensemble des numéros de série générés par la technologie [...] pour les chaussures Converse authentiques est stocké dans une base de données administrée par D... M... ; qu'ainsi, depuis 2009, chaque chaussure authentique présente, sur son étiquette de languette, un numéro d'identification qui lui est propre, généré et répertorié par D... M... ; qu'une fois les numéros de série imprimés, seuls quelques salariés de Converse ont accès à la base de données sécurisée, uniquement pour vérifier si un code figurant sur une chaussure est enregistré ; que la consultation de la base de données, laquelle est mise à jour en temps réel, permet de vérifier, d'une part, si tel numéro de série ou code-sécurité apposé sur l'étiquette de telle chaussure apparaît bien à l'identique dans la base de données, et d'autre part, correspond effectivement à la chaussure vérifiée ; que si l'une de ces deux conditions fait défaut, cela signifie que la chaussure n'a pas été fabriquée sur une ligne de production d'authentiques Converse ; que la société Converse explique qu'en l'espèce, ses représentants ont constaté que bon nombre des échantillons des chaussures retenues présentaient des codes-sécurité ne correspondant pas aux chaussures examinées ; que M. P... a lui-même procédé à cette vérification pour chacun des échantillons de chaussures présentant un code-sécurité et a certifié par attestions qu'aucun des codes-sécurité apposés sur les échantillons remis par les Douanes ne correspond à la chaussure retenue ; que les intimées soutiennent que les sociétés Converse ne rapportent pas la preuve du caractère non authentique des 36 paires de chaussures comportant des étiquettes [...] ; qu'elles font valoir, d'abord, que les pièces produites ne caractérisent pas la contrefaçon alléguée, compte tenu de l'insuffisance des garanties apportées par le système [...] et des possibilités manifestes de le contourner ; ensuite, que les attestations de M. P... ne sont pas corroborées par un constat d'huissier ; qu'elles relèvent, enfin, des incohérences dans les attestations qui en altéreraient la crédibilité ; mais qu'en premier lieu, concernant les garanties apportées par le système [...] , il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté que cette société a pour activité de protéger contre la contrefaçon les marques de ses clients par un ensemble de solutions d'étiquetage dont les numéros sont enregistrés dans des bases de données ; que créée en 1935, elle est classée parmi les 500 plus grosses entreprises américaines, qu'en 2011, elle employait 30 400 salariés, ses actifs étaient valorisés à 4,9 milliards $ et ses ventes s'élevaient à 6 milliards $ et qu'elle compte parmi ses clients les marques A..., Reebok, Puma, Nike, Diesel, C&A et H&M ; qu'à l'évidence, l'attestation de son directeur du développement U... R... peut être prise en considération lorsque celui-ci déclare, d'une part, qu'il est dans l'intérêt d'D... M... de fournir une information objective exacte et exhaustive concernant sa base de données, d'autre part, qu'il est exclu qu'elle ait un quelconque intérêt à protéger Converse et/ou All Star en fournissant des informations inexactes, car cela nuirait à son intégrité, à sa fiabilité et à sa réputation ; que si elle est en mesure de servir de nombreux grands distributeurs à travers le monde, c'est non seulement grâce à la qualité de sa technologie d'étiquettes sécurisées, mais également grâce à son intégrité et à sa fiabilité ; qu'en deuxième lieu, alors qu'il est ainsi établi que l'authenticité des produits comportant les marques de la société Converse résulte des certifications d'un tiers qui lui est indépendant, les sociétés intimées ne démontrent nullement les possibilités de contourner le système ; qu'en troisième lieu, alors que ce système a justement pour but de certifier l'enregistrement ou non des numéros figurant sur des produits dans des bases de données, les attestations fournies par son vice-président, N... P..., répondent exactement à cet objet, peu important que celles-ci soient ou non confortées par un acte d'huissier ; qu'en quatrième lieu, M. P... a fourni, pour chacune des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne, des attestations certifiant que les numéros de série apparaissant sur les chaussures saisies ne se retrouvaient pas dans la base de données sécurisée ; que pour en contester la force probante, les sociétés intimées relèvent ce qu'elles estiment être des incohérences ; qu'ainsi, elles soutiennent qu'il en ressortirait que 7 paires de chaussures auraient un pied non authentique et un pied authentique, par exemple pour le magasin de Loudelac pour lequel le pied droit comporte le numéro 394GN05G03250 et le pied gauche le numéro 394GN05G0388 ; que cependant, un examen attentif des documents permet de constater que si dans une attestation du 13 avril 2012, N... P... certifie que le numéro 394GN05G03250 ne se trouve pas dans la base de données [...] , c'est dans une autre attestation du 22 juillet 2011 qu'il certifie que le numéro 394GN05G0388 n'est pas non plus trouvé dans la base de données ; que les sociétés soutiennent encore que pour d'autres chaussures, les 8 premiers caractères seraient enregistrés et les 5 derniers non, mais que la circonstance que le numéro ne se retrouve pas à l'identique pour les 13 caractères dans la base de données établit qu'il s'agit de produits contrefaisants, peu important les raisons pour lesquelles les 8 premiers caractères auraient pu être reproduits par le contrefacteur ; qu'il résulte de ce qui précède que les 36 chaussures munies d'une reproduction illicite du dispositif [...] sont des contrefaçons des marques Converse ;

ALORS QUE la société SNI soutenait que si le système [...] garantit qu'un produit sur lequel a été apposé un numéro de série apparaissant dans la base de données sécurisée et qui correspond à la chaussure vérifiée a été fabriqué sur une ligne de production d'authentiques Converse, il ne permet pas, à l'inverse, d'exclure qu'une chaussure soit authentique lorsque ces conditions font défaut ; qu'en effet, la société [...] ne contrôle pas le fonctionnement de l'imprimante ni l'apposition des étiquettes, n'intervient à aucun moment dans le processus de fabrication et de commercialisation et n'a pas le pouvoir de vérifier la cohérence entre sa base de données et les quantités de chaussures effectivement produites ; que par suite, le système n'exclut pas la production, par le fabricant d'authentiques Converse, de chaussures non répertoriées dans la base de données, une telle hypothèse pouvant se réaliser soit par l'impression, sur plusieurs chaussures, d'un même numéro de série n'apparaissant qu'une seule fois dans la base de données, soit par l'apposition d'un autre numéro de série que ceux déterminés et enregistrés par [...] ; qu'ainsi peuvent parfaitement être fabriquées, sur les lignes de production d'authentiques Converse, des chaussures dont le numéro de série soit ne correspond pas à la chaussure vérifiée soit n'apparait pas dans la base de données sécurisée ; qu'en affirmant qu'une chaussure dont le numéro de série n'apparaît pas dans la base de données ou ne correspond pas à la chaussure vérifiée est nécessairement contrefaisante sans expliquer comment le système [...] ferait matériellement obstacle à la mise en circulation de chaussures fabriquées sur les lignes de production d'authentiques Converse dont le numéro de série ne correspond pas à la chaussure vérifiée ou n'apparaît pas dans la base de données sécurisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.


SECOND MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les actes d'usage illicite de marque reprochés aux sociétés SNI, Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest, Sodilonne, Smatt et Dieseel sont établis, qu'ils engagent leur responsabilité à l'égard de la société All Star, d'avoir condamné in solidum la société SNI et chacune des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne à payer une somme à la société All Star, d'avoir dit que la contrefaçon ainsi caractérisée constitue une concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Royer Sport, d'avoir condamné in solidum la société SNI et chacune des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne à payer une somme à la société Royer Sport, ordonné la destruction des marchandises de contrefaçon aux frais des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne, prononcé la nullité de la vente de produits contrefaisants Converse à la société Solidonne par la société SNI et condamné cette dernière à lui restituer le prix de 12 687,17 euros et d'avoir condamné la société SNI à garantir les sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne de tous paiements auxquels elles seraient amenées à procéder au titre de cet arrêt ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres chaussures non dotées de la technologie [...] , en cause d'appel, les sociétés Converse, auxquelles la charge de la preuve incombe, renoncent à rapporter la preuve de ce que ces chaussures, dont les 75 ayant été saisies et ci-dessous récapitulées, ne sauraient pas authentiques ; qu'elles seront donc considérées comme authentiques, ce qui conduit à examiner si elles ont, ou non, été mises sur le marché sans le consentement du titulaire des droits ; que la société Converse soutient, pour les chaussures dotées d'étiquettes antérieures à la technologie [...] , qu'elles ont été importées sur le marché de l'Espace économique européen sans consentement, et par conséquent en violation de ses droits de marque ; que le risque réel de cloisonnement du marché est caractérisé ; qu'il appartient aux demanderesses d'établir que les chaussures retenues et qui sont considérées comme authentiques ont été mises sur le marché sans son autorisation ; que les sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne ont toutes eu pour fournisseur la société SNI, laquelle s'est fournie auprès de la société Dieseel ; qu'il résulte des écritures des sociétés Converse que ces opérations commerciales se sont traduites par les factures du 15 février 2010, n° 3650 : 13 440 produits, du 15 juin 2010, n° 3700 : 14 208 produits, du 22 septembre 2010, n° 3733 : 14 208 produits et du 27 septembre 2010, n° 3736 : 13 320 produits ; que les sociétés Converse indiquent que ces factures sont des pièces produites par la société SNI sous les numéros 11-10, 11-11, 11-13 et 11-14 ; que la société SNI ne produit pas de pièces sous ces numéros en cause d'appel, ni d'ailleurs ces factures sous d'autres numéros, mais ne conteste pas la matérialité non plus que le contenu des factures ci-dessus récapitulées lequel sera donc considéré comme acquis aux débats ; que les sociétés Converse produisent une ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2016 par le juge des référés de Leeuwarden aux Pays-Bas autorisant le prélèvement d'éléments de preuve conservatoires auprès de X... E..., exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans à Workum dans la Frise, et un procès-verbal établi le 11 octobre 2016 par lequel un huissier de justice a procédé à une mesure de saisie probatoire conservatoire de documents numériques et physiques au domicile de X... E..., exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans ; qu'elles produisent, pour chacune des quatre factures précitées, des documents saisis lors des opérations ci-dessus décrites : 1- pour la facture Dieseel n° 3650 délivrée le 15 février 2010 à SNI pour 13 440 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le numéro 11-10 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie,- une facture du 11 février 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading Ltd, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1120 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société SNI et signée par cette dernière le 18 février 2010, - une facture du 22 janvier 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading Ltd, portant la mention Seafreight, FOB Singapore, dont il n'est pas contesté qu'elle signifie que les marchandises ont été expédiées par la voie maritime depuis le port de Singapour aux frais de l'acheteur ; 2- pour la facture Dieseel n° 3700 délivrée le 15 juin 2010 à SNI pour 14 208 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le n° 11-11 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 11 juin 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading Ltd, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1184 cartons,- une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société ISF (soeur de SNI) et signée par cette dernière le 13 juin 2010, - une facture du 25 mai 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading Ltd, portant la mention Seafreight, FOB Singapore ; 3- pour la facture Dieseel n° 3733 délivrée le 22 septembre 2010 à SNI pour 14 208 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le n° 11-13 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 9 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading Ltd, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1184 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société SNI et signée par cette dernière à une date illisible, - une facture du 23 août 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading, portant la mention Seafreight, FOB Singapore ; 4- pour la facture Dieseel numéro 3736 délivrée le 27 septembre 2010 à SNI pour 13 320 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le n° 11-14 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 16 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1110 cartons,- une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société SNI et non signée par cette dernière, - une facture du 30 août 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading Ltd, portant la mention Seafreight, FOB Singapore ; que les intimées soutiennent que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes ; que cependant, ayant été saisies dans le cadre d'une saisie contrefaçon autorisée par un magistrat hollandais, leur origine légale et loyale n'est pas contestable ; qu'elles établissent que les chaussures, saisies les 2 et 3 mars 2011 dans les locaux des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne, et qui ont été fournies par la société SNI proviennent des marchandises facturées les 15 février, 15 juin, 22 et 27 septembre 2010 par la société Dieseel à SNI ; que la société Dieseel s'était elle-même fournie auprès de la société Fairview Sports Trading, sise à [...] , laquelle avait elle-même eu comme fournisseur la société Footwork's Australasia, sise en Australie ; qu'il ressort des factures délivrées par cette dernière société qu'elle a expédié les marchandises par la voie maritime depuis le port de Singapour aux frais de l'acheteur ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun distributeur officiel de Converse n'est intervenu dans ces opérations et qu'il est ainsi établi que les chaussures en question ont été introduites dans l'EEE sans l'autorisation de la société All Star venant aux droits de la société Converse ; que l'atteinte à ses droits de marque est ainsi caractérisée ;

ALORS QUE si le tiers poursuivi qui invoque l'épuisement des droits conférés par la marque a rapporté la preuve de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir l'absence de son consentement à une mise dans le commerce dans l'EEE de produits revêtus de sa marque ; que son consentement peut être implicite ; que son absence de consentement ne saurait donc résulter du simple fait qu'aucun membre de son réseau de distribution exclusive n'est intervenu lors de l'introduction des produits dans l'EEE ; qu'en déduisant du seul fait que les chaussures saisies les 2 et 3 mars 2011 dans les locaux des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne, provenaient de marchandises facturées à SNI par la société suisse Dieseel qui s'était approvisionnée auprès de la société irlandaise Fairview Sports Trading, laquelle avait eu comme fournisseur la société australienne Footwork's Australasia qui les avait expédiés depuis Singapour, sans qu'aucun distributeur officiel de Converse ne soit intervenu, que les produits avaient été mis dans le commerce dans l'EEE sans l'accord de la société Converse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Moyens produits au pourvoi incident n° T 18-20.029 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Distrileg, Loudelac, Morlaix distribution et Renouest.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les actes d'usage illicite de marque reprochés aux sociétés Distrileg, Morlaix distribution, Loudelac, Renouest, Sni, Smatt et Dieseel sont établis et engagent leur responsabilité à l'égard de la société All star cv, condamné la société Distrileg, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 15 000 euros à la société All star cv, condamné la société Morlaix distribution, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 3 000 euros à la société All star cv, condamné la société Loudelac, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 1 000 euros à la société All star cv et condamné la société Renouest, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 4 000 euros à la société All star cv, d'AVOIR dit que la contrefaçon ainsi caractérisée constitue une concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Royer sport, condamné la société Distrileg, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 7 500 euros à la société Royer sport, condamné la société Morlaix distribution, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 1 500 euros à la société Royer sport, condamné la société Loudelac, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 500 euros à la société Royer sport, et condamné la société Renouest, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 2 000 euros, et d'AVOIR ordonné la destruction des marchandises de contrefaçon aux frais des sociétés Distrileg, Morlaix distribution, Loudelac et Renouest ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné la question de la fiabilité de l'authenticité des produits ; qu'en effet, même à considérer que soit établi un risque de cloisonnement des marchés, il est évident que jamais la société Converse n'aurait autorisé la mise sur le marché de chaussures non authentiques, c'est-à-dire contrefaisantes par reproduction ; que cette question de l'authenticité sera donc la première examinée ; que sur la contrefaçon par reproduction pour absence d'authenticité des produits, il est constant que les chaussures ayant fait l'objet des mesures de saisie contrefaçon sont en tout point identiques aux produits authentiques portant les marques Converse ; que les sociétés appelantes ont soutenu en première instance disposer de système de marquage permettant d'établir qu'il ne s'agissait pas de produits authentiques mais de contrefaçons par reproduction ; qu'en cause d'appel, elles ne reprennent ce moyen que pour les chaussures fabriquées à partir du mois de décembre 2009 susceptibles d'être identifiées par la technologie [...] ; qu'il sera rappelé qu'à tout le moins ont été saisies 36 chaussures munies de ce dispositif ou de sa reproduction illicite ; que la société Converse soutient qu'il s'agit de contrefaçons ; qu'elle expose d'abord qu'afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon de ses produits, elle a décidé de recourir au savoir-faire et à la technologie de la société américaine [...] , leader du marquage et de l'identification des produits, en mettant en place, sur toutes les authentiques paires de chaussures Converse All Star Chuck Taylor fabriquées à compter du mois de décembre 2009, un nouveau système de marquage et de contrôle combinant des solutions d'étiquetage anti-contrefaçon avec des applications logicielles globales de vérification ; que cette technologie permet de générer, pour chaque chaussure Converse All Star Chuck Taylor authentique, un numéro de série unique à 13 caractères et d'imprimer ce numéro sur l'étiquette de languette de la chaussure concernée, ensemble avec d'autres informations telles que la référence (ou SKU) de la chaussure ou bien sa taille ; que l'ensemble des numéros de série générés par la technologie [...] pour les paires de chaussures Converse All Star Chuck Taylor authentiques est stocké dans une base de données sécurisée administrée par D... M... ; qu'ainsi, depuis 2009, chaque chaussure d'une paire d'authentiques « Converse » présente, sur son étiquette de languette, un numéro d'identification qui lui est propre et unique, généré et répertorié par D... M... ; qu'une fois les numéros de série imprimés sur les étiquettes des chaussures authentiques Converse seuls quelques salariés de Converse ont accès à la base de données [...] mais uniquement pour vérifier si un code figurant sur une chaussure est enregistré dans la base de données ; qu'il en résulte que la consultation de la base de données sécurisée d'[...] , laquelle est mise à jour en temps réel, permet de vérifier si (1) tel numéro de série à 13 caractères ou code-sécurité apposé sur l'étiquette thermocollée de telle chaussure apparaît bien à l'identique dans la base de données et (2) correspond effectivement à la chaussure vérifiée ; que si l'une de ces deux conditions fait défaut, cela signifie que la chaussure n'a pas été fabriquée sur une ligne de production d'authentiques chaussures Converse ; qu'elle explique ensuite qu'en l'espèce les représentants de la marque Converse qui se sont vu remettre des échantillons de chaussures retenues ont constaté que bon nombre d'entre elles présentaient des « codes sécurités » ne correspondant absolument pas aux chaussures examinées ; qu'ensuite, M. N... P... a lui-même procédé à cette vérification pour chacun des échantillons de chaussures présentant un « code sécurité » et a certifié par voie d'attestation qu'aucun des « codes sécurités » apposés sur les échantillons remis par les Douanes ne correspond à la chaussure retenue ; que les sociétés intimées soutiennent que les sociétés Converse ne rapportent pas la preuve du caractère non-authentique des 36 paires de chaussures comportant des étiquettes [...] ; qu'elles font valoir d'abord que les pièces produites sont totalement insuffisantes pour caractériser la contrefaçon alléguée, compte tenu de l'insuffisance des garanties apportées par le système [...] et des possibilités manifestes de le contourner ; ensuite, que contrairement à d'autres affaires, les attestations de M. P... ne sont pas corroborées par un constat d'huissier ; qu'elles relèvent enfin des incohérences dans les attestations qui en altéreraient la crédibilité ; mais qu'en premier lieu, concernant les garanties apportées par le système [...] , qu'il résulte des pièces produites et qu'il n'est pas contesté que cette société a pour activité même de protéger contre la contrefaçon les marques de ses clients par un ensemble de solutions d'étiquetage dont les numéros sont enregistrés dans les bases de données que créée en 1935, elle est classée parmi les 500 plus grosses entreprises américaines ; qu'en 2011, elle employait 30 400 salariés, ses actifs étaient valorisés à 4,9 milliards de $ et ses ventes d'élevaient à 6 milliards de $ ; qu'elle compte parmi ses clients les marques A..., Reebok, Puma, Nike, Diesel, C&A et H&M ; qu'à l'évidence, l'attestation de son directeur de développement U... R... peut être prise en considération lorsque celui-ci déclare, d'une part qu'il est dans l'intérêt d'D... M... de fournir une information objective exacte et exhaustive concernant sa base de données, d'autre part, qu'il est exclu qu'elle ait un quelconque intérêt à protéger Converse et/ou All star en fournissant des informations inexactes, car cela nuirait à son intégrité, à sa fiabilité et à sa réputation ; que si elle est en mesure de servir de nombreux grands distributeurs à travers le monde, c'est non seulement grâce à la qualité de sa technologie d'étiquettes sécurisées, mais également grâce à son intégrité et à sa fiabilité ; qu'en deuxième lieu, alors qu'il est ainsi établi que l'authenticité des produits comportant les marques de la société Converse résulte des certifications d'un tiers qui lui est indépendant, les sociétés intimées ne démontrent nullement les possibilités de contourner le système ; qu'en troisième lieu, alors que ce système a justement pour but de certifier l'enregistrement ou non des numéros figurant sur des produits dans les bases de données, les attestations fournies par son vice-président, N... P..., répondent exactement à cet objet, peu important que celles-ci soient ou non confortées par un acte d'huissier ; qu'en quatrième lieu, N... P... a fourni, pour chacune des sociétés Distrileg, Morlaix distribution, Loudelac, Renouest et Sodilonne, des attestations certifiant que les numéros de série apparaissant sur les chaussures saisies ne se retrouvaient pas dans la base de données sécurisée [...] ; que pour en contester la force probante, les sociétés intimées relèvent ce qu'elles estiment être des incohérences ; qu'ainsi, elles soutiennent d'abord qu'il en ressortirait que 7 paires de chaussures auraient un pied non-authentique et un pied authentique, par exemple pour le magasin de Loudelac pour lequel le pied droit comporte le numéro 394GN05G03250 et le pied gauche le numéro 394GN05G0388 (pièce 34-2) ; que cependant un examen attentif des documents permet de constater que si dans une attestation du 13 avril 2012 (pièce 31), N... P... certifie que le numéro 394GN05G03250 ne se trouve pas dans la base de données [...] , c'est dans une autre attestation que du 22 juillet 2011 (pièce 13 ter) qu'il certifie que le numéro 394GN05G0388 n'est pas non plus trouvé dans la base de données [...] ; que les sociétés soutiennent encore que pour d'autres chaussures les huit premiers caractères seraient enregistrés et les cinq derniers non ; que cependant la circonstance que le numéro ne se retrouve pas à l'identique pour les 13 caractères dans la base de données informatique établir bien qu'il s'agit de produits contrefaisants, peu important les raisons ignorées pour lesquelles les huit premiers caractères auraient pu être reproduits par le contrefacteur ; que les attestations fournies par N... P... sont suffisamment probantes ; qu'en définitive, il résulte suffisamment de ce qui précède que les 36 chaussures munies d'une reproduction illicite du dispositif [...] sont des contrefaçons des marques Converse au préjudice de la société All star cv venant aux droits de la société Converse Inc ;

ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon par reproduction de prouver l'absence d'authenticité des produits visés par son action ; qu'en l'espèce, tandis qu'il était constant que les chaussures ayant fait l'objet des mesures de saisie dans les locaux des exposantes étaient en tout point identiques aux authentiques chaussures portant les marques Converse, la société All star cv, venant aux droits de la société Converse Inc, titulaire de ces marques, soutenait avoir mis en place, à partir du mois de décembre 2009, un système de marquage de ses produits permettant d'établir que les chaussures saisies n'étaient pas authentiques ; que ce système consistant à identifier chaque chaussure par un numéro de série unique imprimé sur son étiquette et répertorié dans une base de données sécurisée, il appartenait à la société All star cv de prouver, non seulement que les chaussures saisies n'étaient pas répertoriées dans la base de données, mais également qu'il était impossible que des chaussures non répertoriées dans la base de données aient été produites sur une ligne de production d'authentiques Converse ; qu'en retenant que les chaussures saisies fabriquées à compter de décembre 2009 ne figurant pas dans la base de données n'étaient pas authentiques, dès lors que « les sociétés intimées ne démontrent nullement les possibilités de détourner le système », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;


SECOND MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les actes d'usage illicite de marque reprochés aux sociétés Distrileg, Morlaix distribution, Loudelac, Renouest, Sni, Smatt et Dieseel sont établis et engagent leur responsabilité à l'égard de la société All star cv, condamné la société Distrileg, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 15 000 euros à la société All star cv, condamné la société Morlaix distribution, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 3 000 euros à la société All star cv, condamné la société Loudelac, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 1 000 euros à la société All star cv et condamné la société Renouest, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 4 000 euros à la société All star cv, d'AVOIR dit que la contrefaçon ainsi caractérisée constitue une concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Royer sport, condamné la société Distrileg, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 7 500 euros à la société Royer sport, condamné la société Morlaix distribution, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 1 500 euros à la société Royer sport, condamné la société Loudelac, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 500 euros à la société Royer sport, et condamné la société Renouest, in solidum avec la société Sni, à payer la somme de 2 000 euros, et d'AVOIR ordonné la destruction des marchandises de contrefaçon aux frais des sociétés Distrileg, Morlaix distribution, Loudelac et Renouest ;

AUX MOTIFS QUE sur les autres chaussures non dotées de la technologie [...] , en cause d'appel les sociétés Converse, auxquelles la charge de la preuve incombe, renoncent à rapporter la preuve de ce que ces chaussures, dont les 75 ayant été saisies et ci-dessous récapitulées, ne seraient pas authentiques : Distrileg : 29, Morlaix : 23, Loudelac : 8, Renouest : 9, Sodilonne : 6, total : 75 ; qu'elles seront donc considérées comme authentiques, ce qui conduit à examiner si elles ont, ou non, été mises sur le marché sans le consentement du titulaire des droits ; que la société Converse soutient, pour les chaussures dotées d'étiquettes antérieures à la technologie [...] , qu'elles ont été importées sur le marché de l'espace économique européen sans son consentement, et par conséquent en violation de ses droits de marque ;

ET QUE le risque réel de cloisonnement du marché étant caractérisé, il appartient aux sociétés demanderesses d'établir que les chaussures retenues et qui sont considérées comme authentiques ont été mises sur le marché sans son autorisation ; qu'il est constant que les sociétés Distrileg, Morlaix distribution, Loudelac, Renouest et Sodilonne ont toutes pour fournisseur la société Sni et, pour la seule société Distrileg, en outre la société Smatt ; qu'il est constant que la société Sni s'est fournie auprès de la société Dieseel AG ; qu'il résulte des écritures des sociétés Converse que ces opérations commerciales se sont traduites par les factures suivantes : facture du 15 février 2010 numéro 3650 : 13 440 Converse CT All star canvas hi, facture du 15 juin 2010 numéro 3700 : 14 208 Converse CT All star canvas hi, facture du 22 septembre 2010 numéro 3733 : 14 208 Converse All star canvas hi, facture du 27 septembre 2010 numéro 3736 : 13 320 Converse All star canvas hi ; que les sociétés converse indiquent encore que ces factures sont des pièces produites par la société Sni sous les numéros 11-10, 11-11, 11-13 et 11-14 ; que la société Sni ne produit pas de pièces sous ces numéros en cause d'appel, ni d'ailleurs ces factures sous d'autres numéros ; que cependant, dans ses conclusions, la société Sni ne conteste pas la matérialité non plus que le contenu des factures ci-dessous récapitulées lesquels seront donc considérés comme acquis aux débats ; que les sociétés Converse produisent : - une ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2016 par le juge des référés de Leeuwarden aux Pays-Bas autorisant le prélèvement d'éléments de preuve conservatoires auprès de X... E..., exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans à Workum dans la Frise ; - un procès-verbal établi le 11 octobre 2016 par lequel un huissier de justice a procédé à une mesure de saisie probatoire conservatoire de documents numériques et physiques au domicile de X... E..., exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans ; qu'elles produisent ensuite pour chacune des quatre factures ci-dessous examinées des documents saisis lors des opérations ci-dessous décrites : 1 – pour la facture Dieseel numéro 3650 délivrée le 15 février 2010 à Sni pour 13 440 chaussures, produite par Sni dans les débats sous le numéro 11-10 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 11 février 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview sports trading Ldt, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1 120 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview sports trading Ltd à la société Sni et signée par cette dernière le 18 février 2010, - une facture du 22 janvier 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview sports trading Ltd, portant la mention Seafright, FOB Singapore, dont il n'est pas contesté qu'elle signifie que les marchandises ont été expédiées par voie maritime depuis le port de Singapour aux frais de l'acheteur ; 2 – pour la facture Dieseel numéro 3700 délivrée le 15 juin 2010 à Sni pour 14 208 chaussures, produite par Sni dans les débats sous le numéro 11-11 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 11 juin 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview sports trading Ldt, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1 184 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview sports trading Ltd à la société Isf (soeur de Sni) et signée par cette dernière le 13 juin 2010, - une facture du 25 mai 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview sports trading Ltd, portant la mention Seafright, FOB Singapore ; 3 – pour la facture Dieseel numéro 3733 délivrée le 22 septembre 2010 à Sni pour 14 208 chaussures, produite par Sni dans les débats sous le numéro 11-13 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 9 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview sports trading Ldt, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1 184 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview sports trading Ltd à la société Sni et signée par cette dernière à une date illisible, - une facture du 23 août 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview sports trading Ltd, portant la mention Seafright, FOB Singapore ; 4 – pour la facture Dieseel numéro 3736 délivrée le 27 septembre 2010 à Sni pour 13 320 chaussures, produite par Sni dans les débats sous le numéro 11-14 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 16 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview sports trading Ldt, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1 110 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné sur la facture précédente expédiée par la société Fairview sports trading Ltd à la société Sni et non signée par cette dernière, - une facture du 30 aôut 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview sports trading Ltd, portant la mention Seafright, FOB Singapore ; que les sociétés intimées soutiennent que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes ; que cependant, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'elles ont été saisies dans le cadre d'une saisie-contrefaçon autorisée par un magistrat hollandais, leur origine légale et loyale n'est pas contestable ; qu'elles établissent suffisamment que les chaussures saisies les 2 et 3 mars 2011 dans les locaux des sociétés Distrileg, Morlaix distribution, Loudelac, Renouest et Sodilonne et qui ont eu pour fournisseur la société Sni proviennent des marchandises facturées les 15 février 2010, 15 juin 2010, 22 septembre 2010 et 27 septembre 2010 par la société Dieseel à Sni ; que la société Dieseel s'était elle-même fournie auprès de la société Fairview sports trading Ltd, sise à [...] , laquelle avait elle-même eu comme fournisseur la société Footwork's Australasia, sise en Australie ; qu'il ressort des factures délivrées par cette dernière société qu'elle a expédié les marchandises par la voie maritime depuis le port de Singapour aux frais de l'acheteur ; qu'alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun distributeur officiel de Converse n'est intervenu dans ces opérations, il est ainsi suffisamment établi que les chaussures en question ont été introduites dans l'espace économique européen sans l'autorisation de la société All star cv venant aux droits de la société Converse Inc ; que l'atteinte à ses droits de marque est ainsi caractérisée ;

ALORS QUE si le tiers poursuivi qui invoque l'épuisement des droits conférés par la marque a rapporté la preuve de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir positivement l'absence de son consentement à une mise dans le commerce dans l'espace économique européen de produits revêtus de sa marque ; que ce consentement pouvant être implicite, l'absence de consentement du titulaire de la marque ne peut résulter du seul fait qu'aucun membre de son réseau de distribution exclusive n'est intervenu lors de l'introduction des produits dans l'espace économique européen ; qu'en l'espèce, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux étant acquise, il appartenait au titulaire de la marque de démontrer positivement l'absence de consentement à la mise dans le commerce au sein de l'espace économique européen ; qu'en déduisant du seul fait que les chaussures saisies dans les locaux des sociétés Distrileg, Morlaix distribution, Loudelac et Renouest, provenaient de marchandises facturées par la société Sni par la société suisse Dieseel qui s'était approvisionnée auprès de la société irlandaise Fairview sports trading, laquelle avait eu comme fournisseur la société australienne Footwork's Australasia qui les avait expédiés depuis Singapour, sans qu'aucun distributeur officiel de Converse ne soit intervenu, que les produits avaient été mis dans le commerce dans l'espace économique européen sans l'accord de la société Converse Inc, aux droits de laquelle vient la société All star cv, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ; Moyen produit au pourvoi n° P 18-21.819 par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Sodilonne.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les actes d'usage illicite de marque reprochés à la Société Sodilonne sont établis et engage sa responsabilité à l'égard de la société All Star, et de l'avoir condamnée in solidum avec la société SNI à payer la somme de 10 000 € à la société All Star, d'avoir dit que la contrefaçon ainsi caractérisée constitue une concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Royer Sport, de l'avoir condamné in solidum avec la société SNI à payer la somme de 5000 € à la société Royer Sport, ordonné la destruction des marchandises de contrefaçon à ses frais, ;

AUX MOTIFS QUE « (
) c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné la question de la fiabilité de l'authenticité des produits ; qu'en effet, même à considérer que soit établi un risque de cloisonnement des marchés, il est évident que jamais la société Converse n'aurait autorisé la mise sur le marché des chaussures non authentiques, c'est-à-dire contrefaisantes par reproduction ; que sur la contrefaçon par reproduction pour absence d'authenticité des produits, les sociétés appelantes ont soutenu en première instance disposer de systèmes de marquage permettant d'établir qu'il ne s'agissait pas de produits authentiques mais de contrefaçon par reproduction ; qu'en cause d'appel, elles ne reprennent ce moyen que pour les chaussures fabriquées à partir de décembre 2009, susceptibles d'être identifiées par la technologie [...] ; qu'ont été saisies 36 chaussures au moins munies de ce dispositif ou de sa reproduction illicite ; que la société Converse expose qu'afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, elle a recouru à la technologie de la société américaine [...] , leader du marquage et de l'identification des produits, en mettant en place, sur toutes les authentiques paires de chaussures Converse All Star Chuck Taylor fabriquées à compter de décembre 2009, un système combinant des solutions d'étiquetage avec des applications logicielles de vérification ; que cette technologie permet de générer, pour chaque chaussure Converse authentique, un numéro de série unique à 13 caractères et d'imprimer ce numéro sur l'étiquette de languette de la chaussure concernée, avec d'autres informations telles que la référence ou la taille ; que l'ensemble des numéros de série générés par la technologie [...] pour les chaussures Converse authentiques est stocké dans une base de données administrée par D... M... ; qu'ainsi, depuis 2009, chaque chaussure authentique présente, sur son étiquette de languette, un numéro d'identification qui lui est propre, généré et répertorié par D... M... ; qu'une fois les numéros de série imprimés, seuls quelques salariés de Converse ont accès à la base de données sécurisée, uniquement pour vérifier si un code figurant sur une chaussure est enregistré ; que la consultation de la base de données, laquelle est mise à jour en temps réel, permet de vérifier, d'une part, si tel numéro de série ou code-sécurité apposé sur l'étiquette de telle chaussure apparaît bien à l'identique dans la base de données, et d'autre part, correspond effectivement à la chaussure vérifiée ; que si l'une de ces deux conditions fait défaut, cela signifie que la chaussure n'a pas été fabriquée sur une ligne de production d'authentiques Converse ; que la société Converse explique qu'en l'espèce, ses représentants ont constaté que bon nombre des échantillons des chaussures retenues présentaient des codes-sécurité ne correspondant pas aux chaussures examinées ; que M. P... a lui-même procédé à cette vérification pour chacun des échantillons de chaussures présentant un code sécurité et a certifié par attestions qu'aucun des codes-sécurité apposés sur les échantillons remis par les Douanes ne correspond à la chaussure retenue ; que les intimées soutiennent que les sociétés Converse ne rapportent pas la preuve du caractère non authentique des 36 paires de chaussures comportant des étiquettes [...] ; qu'elles font valoir, d'abord, que les pièces produites ne caractérisent pas la contrefaçon alléguée, compte tenu de l'insuffisance des garanties apportées par le système [...] et des possibilités manifestes de le contourner ; ensuite, que les attestations de M. P... ne sont pas corroborées par un constat d'huissier ; qu'elles relèvent, enfin, des incohérences dans les attestations qui en altéreraient la crédibilité ; mais qu'en premier lieu, concernant les garanties apportées par le système [...] , il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté que cette société a pour activité de protéger contre la contrefaçon les marques de ses clients par un ensemble de solutions d'étiquetage dont les numéros sont enregistrés dans des bases de données ; que créée en 1935, elle est classée parmi les 500 plus grosses entreprises américaines, qu'en 2011, elle employait 30 400 salariés, ses actifs étaient valorisés à 4,9 milliards $ et ses ventes s'élevaient à 6 milliards $ et qu'elle compte parmi ses clients les marques A..., Reebok, Puma, Nike, Diesel, C&A et H&M ; qu'à l'évidence, l'attestation de son directeur du développement U... R... peut être prise en considération lorsque celui-ci déclare, d'une part, qu'il est dans l'intérêt d'D... M... de fournir une information objective exacte et exhaustive concernant sa base de données, d'autre part, qu'il est exclu qu'elle ait un quelconque intérêt à protéger Converse et/ou All Star en fournissant des informations inexactes, car cela nuirait à son intégrité, à sa fiabilité et à sa réputation ; que si elle est en mesure de servir de nombreux grands distributeurs à travers le monde, c'est non seulement grâce à la qualité de sa technologie d'étiquettes sécurisées, mais également grâce à son intégrité et à sa fiabilité ; qu'en deuxième lieu, alors qu'il est ainsi établi que l'authenticité des produits comportant les marques de la société Converse résulte des certifications d'un tiers qui lui est indépendant, les sociétés intimées ne démontrent nullement les possibilités de contourner le système ; qu'en troisième lieu, alors que ce système a justement pour but de certifier l'enregistrement ou non des numéros figurant sur des produits dans des bases de données, les attestations fournies par son vice-président, N... P..., répondent exactement à cet objet, peu important que celles-ci soient ou non confortées par un acte d'huissier ; qu'en quatrième lieu, M. P... a fourni, pour chacune des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne, des attestations certifiant que les numéros de série apparaissant sur les chaussures saisies ne se retrouvaient pas dans la base de données sécurisée ; que pour en contester la force probante, les sociétés intimées relèvent ce qu'elles estiment être des incohérences ; qu'ainsi, elles soutiennent qu'il en ressortirait que 7 paires de chaussures auraient un pied non authentique et un pied authentique, par exemple pour le magasin de Loudelac pour lequel le pied droit comporte le numéro 394GN05G03250 et le pied gauche le numéro 394GN05G0388 ; que cependant, un examen attentif des documents permet de constater que si dans une attestation du 13 avril 2012, N... P... certifie que le numéro 394GN05G03250 ne se trouve pas dans la base de données [...] , c'est dans une autre attestation du 22 juillet 2011 qu'il certifie que le numéro 394GN05G0388 n'est pas non plus trouvé dans la base de données ; que les sociétés soutiennent encore que pour d'autres chaussures, les 8 premiers caractères seraient enregistrés et les 5 derniers non, mais que la circonstance que le numéro ne se retrouve pas à l'identique pour les 13 caractères dans la base de données établit qu'il s'agit de produits contrefaisants, peu important les raisons pour lesquelles les 8 premiers caractères auraient pu être reproduits par le contrefacteur ; qu'il résulte de ce qui précède que les 36 chaussures munies d'une reproduction illicite du dispositif [...] sont des contrefaçons des marques Converse ; sur les autres chaussures non dotées de la technologie [...] , en cause d'appel, les sociétés Converse, auxquelles la charge de la preuve incombe, renoncent à rapporter la preuve de ce que ces chaussures, dont les 75 ayant été saisies et ci-dessous récapitulées, ne seraient pas authentiques ; qu'elles seront donc considérées comme authentiques, ce qui conduit à examiner si elles ont, ou non, été mises sur le marché sans le consentement du titulaire des droits ; que la société Converse soutient, pour les chaussures dotées d'étiquettes antérieures à la technologie [...] , qu'elles ont été importées sur le marché de l'Espace économique européen sans consentement, et par conséquent en violation de ses droits de marque ; que le risque réel de cloisonnement du marché est caractérisé ; qu'il appartient aux demanderesses d'établir que les chaussures retenues et qui sont considérées comme authentiques ont été mises sur le marché sans son autorisation ; que les sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne ont toutes eu pour fournisseur la société SNI, laquelle s'est fournie auprès de la société Dieseel ; qu'il résulte des écritures des sociétés Converse que ces opérations commerciales se sont traduites par les factures du 15 février 2010, n° 3650 : 13 440 produits, du 15 juin 2010, n° 3700 :14 208 produits, du 22 septembre 2010, n° 3733 : 14 208 produits et du 27 septembre 2010, n° 3736 : 13 320 produits ; que les sociétés Converse indiquent que ces factures sont des pièces produites par la société SNI sous les numéros 11-10, 11-11, 11-13 et 11-14 ; que la société SNI ne produit pas de pièces sous ces numéros en cause d'appel, ni d'ailleurs ces factures sous d'autres numéros, mais ne conteste pas la matérialité non plus que le contenu des factures ci-dessus récapitulées lequel sera donc considéré comme acquis aux débats ; que les sociétés Converse produisent une ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2016 par le juge des référés de Leeuwarden aux Pays-Bas autorisant le prélèvement d'éléments de preuve conservatoires auprès de X... E..., exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans à Workum dans la Frise, et un procès-verbal établi le 11 octobre 2016 par lequel un huissier de justice a procédé à une mesure de saisie probatoire conservatoire de documents numériques et physiques au domicile de X... E..., exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans ; qu'elles produisent, pour chacune des quatre factures précitées, des documents saisis lors des opérations ci-dessus décrites : 1- pour la facture Dieseel n° 3650 délivrée le 15 février 2010 à SNI pour 13 440 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le numéro 11-10 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie,- une facture du 11 février 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading Ltd, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1120 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société SNI et signée par cette dernière le 18 février 2010, - une facture du 22 janvier 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading Ltd, portant la mention Seafreight, FOB Singapore, dont il n'est pas contesté qu'elle signifie que les marchandises ont été expédiées par la voie maritime depuis le port de Singapour aux frais de l'acheteur ; 2- pour la facture Dieseel n° 3700 délivrée le 15 juin 2010 à SNI pour 14 208 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le n° 11-11 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 11 juin 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading Ltd, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1184 cartons,- une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société ISF (soeur de SNI) et signée par cette dernière le 13 juin 2010, - une facture du 25 mai 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading Ltd, portant la mention Seafreight, FOB Singapore ; 3- pour la facture Dieseel n° 3733 délivrée le 22 septembre 2010 à SNI pour 14 208 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le n° 11-13 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 9 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading Ltd, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1184 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société SNI et signée par cette dernière à une date illisible, - une facture du 23 août 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading, portant la mention Seafreight, FOB Singapore ; 4- pour la facture Dieseel numéro 3736 délivrée le 27 septembre 2010 à SNI pour 13 320 chaussures, produite par SNI dans les débats sous le n° 11-14 : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 16 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading, sise à [...] , à Dieseel, mentionnant une quantité de 1110 cartons,- une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading Ltd à la société SNI et non signée par cette dernière, - une facture du 30 août 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading Ltd, portant la mention Seafreight, FOB Singapore ; que les intimées soutiennent que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes ; que cependant, ayant été saisies dans le cadre d'une saisie contrefaçon autorisée par un magistrat hollandais, leur origine légale et loyale n'est pas contestable ; qu'elles établissent que les chaussures, saisies les 2 et 3 mars 2011 dans les locaux des sociétés Distrileg, Morlaix Distribution, Loudelac, Renouest et Solidonne, et qui ont été fournies par la société SNI proviennent des marchandises facturées les 15 février, 15 juin, 22 et 27 septembre 2010 par la société Dieseel à SNI ; que la société Dieseel s'était elle-même fournie auprès de la société Fairview Sports Trading, sise à [...] , laquelle avait elle-même eu comme fournisseur la société Footwork's Australasia, sise en Australie ; qu'il ressort des factures délivrées par cette dernière société qu'elle a expédié les marchandises par la voie maritime depuis le port de Singapour aux frais de l'acheteur ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun distributeur officiel de Converse n'est intervenu dans ces opérations et qu'il est ainsi établi que les chaussures en question ont été introduites dans l'EEE sans l'autorisation de la société All Star venant aux droits de la société Converse ; que l'atteinte à ses droits de marque est ainsi caractérisée » ;

ALORS QUE 1°) en matière de contrefaçon par reproduction, le demandeur doit prouver l'absence d'authenticité du produit mis en vente qu'il allègue ; qu'en l'espèce, s'il était prétendu que les Converse All Star Chuck Taylor fabriquées à compter de décembre 2009 étaient protégées par l'apposition d'étiquette par la Société [...] répertoriée dans une base de données sécurisée, il n'était pas démontré que toute chaussure mise en circulation à compter de cette date et ne comportant pas cette étiquette n'était pas authentique ; qu'il appartenait au demandeur à l'action en contrefaçon par reproduction d'établir qu'il était matériellement impossible que des chaussures non répertoriées dans la base de données aient été produites sur une ligne de production d'authentiques Converse ; qu'en retenant que les chaussures saisies et fabriquées à compter de décembre 2009 n'étaient pas authentiques dès lors que « les sociétés intimées ne démontrent nullement les possibilités de contourner le système » la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE 2°) si le tiers poursuivi qui invoque l'épuisement des droits conférés par la marque a rapporté la preuve de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir positivement l'absence de son consentement à une mise dans le commerce dans l'EEE de produits revêtus de sa marque ; que ce consentement pouvant être implicite, l'absence de consentement du titulaire de la marque ne peut résulter du seul fait qu'aucun membre de son réseau de distribution exclusive n'est intervenu lors de l'introduction des produits dans l'EEE ; qu'en l'espèce, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux étant acquise, il appartenait au titulaire de la marque de démontrer positivement l'absence de consentement à la mise dans le commerce au sein de l'EEE ; qu'il n'apparaît d'aucun élément que le titulaire de la marque se serait opposé à l'introduction par la Société irlandaise Fairview de produits acquis auprès de la Société australienne Footwork's Australasia qui les avait expédiés depuis Singapour ; qu'en déduisant du seul fait qu'aucun distributeur officiel de Converse ne soit alors intervenu que les produits avaient été mis dans le commerce dans l'EEE sans l'accord de la société Converse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle.