OPP 06-1593 / AVP
Le 13/12/2006
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société AGE VERT SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 6 mars 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 415 163 portant su r le signe complexe NATURAL FITNESS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Farine et préparations faites de céréales ; biscuiterie ; biscottes ; Boissons de fruits ; limonades ; nectars de fruit» (classes 30 et 32).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/15 NL du 14 avril 2006.
Le 29 mai 2006, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA (société anonyme de droit suisse), représentée dans le cadre d'un lien contractuel unissant les deux sociétés par la société NESTLE FRANCE, en la personne de Monsieur Frédéric D, responsable du Service des Marques, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante, de la justification du lien contractuel unissant la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE à la société NESTLE FRANCE et du pouvoir habilitant cette dernière à former l’opposition au nom de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale FITNESS déposée le 20 novembre 2001 et enregistrée sous le n° 2 470 326.
Cette marque porte notamment sur les produits suivants : «Céréales et préparations de céréales ; céréales prêtes à consommer ; céréales pour le petit-déjeuner ; produits alimentaires à base de riz ou de farine ; boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades» (classes 30 et 32).
L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 19 juin 2006, sous le n° 06-1593. Cette notificatio n l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 16 août 2006, la société déposante a présenté des observations, notifiées à la société opposante par l'Institut, le 18 août suivant.
Le 30 octobre 2006, par télécopie confirmée par courrier l’Institut a notifié, aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 4 décembre 2006, fin de la procédure écrite.
Le 1er décembre 2006, la société déposante a présenté par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises le 4 décembre 2006 à la société opposante par l’Institut.
Ces observations étant tardives, l’Institut a repoussé au 8 décembre 2006 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.
Le 7 décembre 2006, la société opposante a présenté par courrier, des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, transmises le 8 décembre 2006 à cette dernière par l'Institut, en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sont respectivement identiques, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- les «Farine et préparations faites de céréales ; biscuiterie ; biscottes» et les «Céréales et préparations de céréales ; céréales prêtes à consommer ; céréales pour le petit-déjeuner ; produits alimentaires à base de riz ou de farine» ;
- les «Boissons de fruits ; limonades ; nectars de fruits» et les «boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme FITNESS.
La société invoque le fait que le signe contesté est susceptible d’apparaître, aux yeux des consommateurs, comme la déclinaison de la marque antérieure.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante et demande la confirmation du projet de décision.
Elle invoque la notoriété de sa marque a l’appui de son argumentation.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société opposante conteste la comparaison des produits en invoquant son activité et le mode spécifique de vente de ses produits, à savoir sous une certification biologique dans des magasins diététiques, de sports et dans des salons dans le cadre du commerce équitable.
Elle conteste également la comparaison des signes.
Elle invoque le fait que le mot FITNESS apparaît, dans vingt-cinq marques qui désigne des produits de la classe 32 et dans au moins cent marques quelle que soient les classes désignées.
Elle joint une liste de marques et d’autres documents à l’appui de son argumentation.
En outre, la société déposante propose de retirer des produits du libellé de sa demande d’enregistrement couverts par la classe 30.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste la seule comparaison des signes.
Elle mentionne son intention de retirer des produits du libellé de sa demande d’enregistrement couverts par la classe 30.
Elle cite des décisions de justice à l’appui de son argumentation.
III.- DECISION
A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
CONSIDERANT que dans ses observations, la société déposante a proposé de retirer les produits de la classe 30 de sa demande d’enregistrement.
CONSIDERANT toutefois, qu’en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération.
CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement telle que déposée.
B.- AU FOND
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Farine et préparations faites de céréales ; biscuiterie ; biscottes ; Boissons de fruits ; limonades ; nectars de fruit» ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «Céréales et préparations de céréales ; céréales prêtes à consommer ; céréales pour le petit- déjeuner ; produits alimentaires à base de riz ou de farine ; boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades».
CONSIDERANT que les «Farine et préparations faites de céréales ; biscottes ; Boissons de fruits ; limonades ; nectars de fruit» de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et manifestement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait se contenter d'invoquer son activité et le mode spécifique de vente de ses produits, à savoir sous une certification biologique dans des magasins diététiques, de sports et dans des salons dans le cadre du commerce équitable ;
Qu'en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT en revanche, que la «biscuiterie» de la demande d’enregistrement qui s’entend de préparations alimentaires travaillées, élaborées à partir de multiples ingrédient ne relève pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de la catégorie générale des «Céréales et préparations de céréales ; céréales prêtes à consommer ; céréales pour le petit-déjeuner ; produits alimentaires à base de riz ou de farine» de la marque antérieure, qui s’entendent de céréales non transformées ou de produits alimentaires essentiellement à base de céréales, de riz ou de farine ;
Qu’il ne s’agit pas de produits identiques ;
Qu’à défaut d’arguments relatifs à la similarité laquelle n’apparaît pas l’évidence le risque de confusion n’est pas établi.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe NATURAL FITNESS, ci-dessous reproduit :
Que cette marque est déposée en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal FITNESS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ;
Qu’il importe donc peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que le signe contesté ne constitue pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, seul le moyen d’imitation étant invoqué par la société opposante.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme FITNESS ;
Que cet élément est distinctif au regard des produits en cause, contrairement aux allégations de la société déposante ;
Qu’en effet, le fait que la dénomination FITNESS soit devenu un terme d’usage courant en langue française pour désigner « l’ensemble des activités de mise en forme comprenant de la musculation, du stretching et du cardio-training » ne saurait empêcher sa protection à titre de marque, dès lors que cette dénomination ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, ni n’en indique une caractéristique ;
Qu’il n’est pas davantage établi par la société déposante que le terme FITNESS soit si fréquemment utilisé qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits en cause, la fourniture d’une liste de marques comprenant notamment le terme FITNESS, sans aucune indication quant à leur portée et leur titulaire étant insuffisante à justifier de cette allégation ;
Que ce terme FITNESS, seul élément constitutif de la marque antérieure est mis en exergue dans le signe contesté par sa position au cœur de l’élément figuratif, la différence de calligraphie et sa couleur rouge ;
Qu’il est en outre précédé de l’élément NATURAL avec lequel il ne forme pas un ensemble unitaire dans lequel il ne serait plus perceptible ;
Que la présence de l’élément NATURAL au sein du signe contesté, loin d’écarter tout risque de confusion entre les signes, est au contraire de nature a conduire le consommateur à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure FITNESS pour une gamme de produits naturels ;
Qu’ainsi, le terme FITNESS revêt un caractère dominant au sein du signe contesté ;
Qu’enfin, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes relevées par la société déposante et résultant essentiellement de la présence du terme NATURAL dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que le risque de confusion résulte de la présence commune de l’élément FITNESS qui demeure immédiatement perceptible et dominant dans le signe contesté ;
Que le signe verbal contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté NATURAL FITNESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FITNESS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition n° 06-1593 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Farine et préparations faites de céréales ; biscottes ; Boissons de fruits ; limonades ; nectars de fruit» ;
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 06 3 415 163 est par tiellement rejetée, pour les produits précités.
Alexandre VAN PEL, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe