INPI, 26 avril 2023, NL 22-0205

Mots clés
nullité • propriété • production • presse • publicité • tiers • société • déchéance • publication • relever • ressort • produits • requérant • prêt • preuve

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 22-0205
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : drag race france
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 4823640
  • Parties : S / WORLD OF WONDER PRODUCTIONS Inc

Résumé

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Texte intégral

NL 22-0205 Le 26/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 25 novembre 2022, la société de droit américain régie par les lois de l'État de Californie WORLD OF WONDER PRODUCTIONS, Inc (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0205 contre la marque n°21/4823640 déposée le 7 décembre 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur S S est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-32 du 12 août 2022. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps $22 publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Classe 38 : Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 41 : publication de livres ; prêt de livres; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur y souligne la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt de la marque contestée dès lors que :- Ce dernier avait nécessairement connaissance de l’usage par le demandeur du signe DRAG RACE pour désigner une émission de télévision bien connue en France ;- La marque contestée a été déposée quelques jours seulement après l’annonce dans la presse et sur les réseaux sociaux de l’arrivée prochaine de la version française de son émission Drag Race ;- Depuis son dépôt, la marque contestée n’a fait l’objet d’aucun usage. Il précise à cet égard que si la marque contestée a été rejetée partiellement pour des services de divertissement et de télécommunication suite à une décision de l’Institut, il n’en demeure pas moins qu’au jour du dépôt elle visait ces services pour lesquels le signe antérieur est notoire. En tout état de cause, les services pour lesquels la marque contestée est enregistrée restent en lien avec le monde de la culture, des médias et de l’audiovisuels. Il requiert donc l’annulation totale de la marque contestée ainsi que la prise en charge par la partie adverse des frais exposés. Il fournit les documents suivants à l’appui de son argumentation : - Annexe 1 : extraits du site internet de la Demanderesse confirmant ses productions télévisuelles - Annexe 2 : extraits du site internet de la Demanderesse confirmant ses productions de documentaires - Annexe 3 : extraits du site internet de la Demanderesse concernant la marque DRAG RACE - Annexe 4 : liste des marques antérieures déposées au nom de la Demanderesse contenant l’élément distinctif DRAG RACE. - Annexe 5 : article publié sur le site internet www.20minutes.fr, le 29/01/2018 - Annexe 6 : article publié sur le site internet www.20minutes.fr le 20/09/2020 - Annexe 7 : article publié sur le site du journal Les Echos le 29/02/2020 - Annexe 8 : revue de presse concernant la marque DRAG RACE et faisant état de son succès - Annexe 9 : extraits confirmant l’arrivée de l’émission DRAG RACE en France en 2018 - Annexe 10 : page LinkedIn du titulaire du signe contesté - Annexe 11 : extrait du site internet du titulaire du signe contesté, et notamment du CV qu’il y mentionne - Annexe 12 : extrait du site internet du titulaire du signe contesté $23 - Annexe 13 : articles publiés dans la presse française et faisant référence à l’arrivée de la version française de DRAG RACE produite par la Demanderesse - Annexe 14 : page LinkedIn de Monsieur N M, directeur artistique de TF1 en 2013 - Annexe 15 : décision OPP 22-0971/ HBE, 19/07/2022 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 3 janvier 2023, avisé le 9 janvier 2023 et non réclamé. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. A défaut d’observations du titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 9 mars 2023.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : […]11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond 11. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 12. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). $24 13. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 14. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714). 15. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. 16. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe DRAG RACE pour désigner une émission télévisée.  Connaissance de l’usage antérieur du signe DRAG RACE 17. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 7 décembre 2021. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe DRAG RACE par le demandeur. 18. Le demandeur, société de production américaine spécialisée dans les documentaires, séries et films, fait valoir la grande connaissance de son émission télévisée DRAG RACE, signe ayant fait l’objet de nombreux dépôts de marque à travers le monde. Il précise que le titulaire de la marque contestée est un professionnel des médias, de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’usage antérieur du signe DRAG RACE pour désigner une émission de télévision à succès. 19. En l’espèce, il ressort en effet des pièces fournies par le demandeur que son émission télévisée RuPaul’s Drag Race, diffusée en France sur une plateforme de streaming, est bien connue du public pertinent français, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée le 7 décembre 2021 : - Annexe 5 : article publié sur le site internet www.20minutes.fr, le 29 janvier 2018 et intitulé « ʺRuPaul’s Drag Raceʺ expliquée à ceux qui ne connaissent rien de cette émission culte » ; ce document précise « qu’en France, un large public découvre « RuPaul’s Drag Race » surNetflix » et que « cette émission américaine culte dans la communauté LGBT française [...] fait de plus en plus d’aficionados depuis sa mise en ligne sur Netflix » ; - Annexe 6 : article publié sur le site www.20minutes.fr le 20 janvier 2020 et intitulé « Emmy Awards : En remportant un cinquième trophée d’affilée, RuPaul entre dans l’histoire de la télé » : l’article précise que « En onze années d'existence, RuPaul's Drag Race a accumulé 39 nominations aux Emmys et en a remporté 18 » et que « Cette compétition de drag-queens, culte au sein de la communauté LGBT (lesbienne, gay, bi trans), voit son public s'élargir au fil des saisons qui, en France, sont toutes disponibles sur Netflix » ; - Annexe 7 : article publié le 29 février 2020 sur le site du journal Les Echos et intitulé « Comment une émission de drag queens est devenue l'un des plus gros succès du câble aux $25 Etats-Unis », qui qualifie ce programme de divertissement comme une émission devenue culte ; - Annexe 8 : de nombreux articles publiés sur des sites d’information français, tant spécialisés que grand public, datés antérieurement au dépôt de la marque litigieuse et portant sur l’émission RuPaul’s Drag Race ; - Annexe 9 : document démontrant que l’émission RuPaul’s Drag Race, est un programme disponible sur le catalogue Netflix France depuis 2018. 20. D’autres pièces transmises par le demandeur démontrent également que le titulaire de la marque contestée est un professionnel de l’audiovisuel, et notamment de la production télévisée : - Annexe 10 : profil Linkedin du titulaire de la marque contestée mentionnant les expériences professionnelles de ce dernier, et notamment celles de producteur et directeur de casting ; - Annexe 11 : extrait du site internet artselektor.com précisant que le titulaire de la marque contestée est le directeur de la société ART SELEKTOR PRODUCTIONS, « spécialisée dans la production de programmes de flux, de divertissements et de télé-réalités pour les chaines françaises et internationales » ; - Annexe 12 : extrait du site internet artselektor.com mentionnant les activités de la société ART SELEKTOR PRODUCTION, à savoir : production audiovisuelle, agence de casting, conseils en média et agence de publicité. 21. Il convient à cet égard de rappeler que la connaissance de l’usage d’un signe antérieur identique ou similaire a pu être caractérisée lorsque le signe en cause est connu d’une très grande partie du public et/ou a fait l’objet d’une forte médiatisation. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a pu juger que « […] l’intervenant avait soumis un dossier de preuves convaincant, établissant que ce dernier est un footballeur brésilien connu internationalement sous son prénom, Neymar, et qu’il était déjà connu en Europe à la date pertinente, notamment pour ses résultats obtenus avec l’équipe nationale brésilienne de football […] il n’était pas concevable que le requérant n’ait pas été informé de l’existence de l’intervenant lorsqu’il a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée » (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, pts 30-36). 22. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le demandeur, la connaissance de l’usage d’un signe antérieur identique ou similaire a pu également être caractérisée lorsque le titulaire de la marque contestée exerce dans un domaine identique ou proche à celui pour lequel ce signe bénéficie d’une réputation (TUE, 28 avril 2021, CHOUMICHA SAVEURS, T-311/20, point 31). 23. Ainsi, en raison de la connaissance en France du signe DRAG RACE pour désigner une émission télévisée américaine accessible en France au jour du dépôt de la marque contestée, son titulaire, qui est lui-même producteur d’émission télévisée ne pouvait ignorer l’usage par le demandeur d’un signe antérieur très proche. 24. Il en résulte ainsi que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de cette marque, l’usage antérieur du signe DRAG RACE par le demandeur dans le domaine de la production audiovisuelle. $26  L’intention du titulaire de la marque contestée 25. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité. 26. A cet égard, il a pu être jugé que l’intention malhonnête du titulaire peut également se déduire de la démarche parasitaire qu’il entreprend par le dépôt de la marque contestée : « […] dans les circonstances de l’espèce, aucune autre raison que la volonté d’exploiter la renommée de l’intervenant pour en tirer profit n’était susceptible d’expliquer le dépôt de la marque contestée par le requérant.» (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17). 27. La jurisprudence a pu également estimer qu’« il est évident qu’un tel degré de coïncidence entre les marques en conflit et les secteurs économiques couverts par celles-ci ne saurait être le fruit du hasard » (TUE, 28 janvier 2016, DOGGIS, T-335/14). 28. Le demandeur estime que l’intention frauduleuse du titulaire de la marque contestée se déduit de la chronologie des faits, le dépôt de la marque contestée, étant postérieur de vingt jours seulement de la date à laquelle la presse française ainsi que les réseaux sociaux ont annoncé l’arrivée prochaine de la version française de l’émission Drag Race. Il ajoute que depuis le dépôt de la marque contestée, celle-ci n’a fait l’objet d’aucun usage. Il en conclut qu’en déposant la marque DRAG RACE FRANCE pour notamment des services de télécommunication et de divertissement, le titulaire de la marque contestée a donc voulu s’approprier une version française d’une marque déjà existante, visant à tirer profit de la notoriété du signe DRAG RACE, soit pour l’exploiter lui-même, soit dans un but spéculatif, caractérisant ainsi la mauvaise foi. 29. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée porte sur un signe fortement similaire au signe antérieur invoqué par le demandeur et que cette marque désignait notamment, au jour de son dépôt, des services similaires aux activités du demandeur, à savoir des services de divertissement, de production de films cinématographiques et de télédiffusion. 30. Il est également important de souligner que les parties en présence opèrent sur le même secteur de la production audiovisuelle. 31. En outre, le dépôt de la marque contestée, le 7 décembre 2021, a été fait concomitamment à l’annonce dès le 17 novembre 2021 de l’arrivée en France de l’émission DRAG RACE FRANCE produite par le demandeur, comme en attestent les divers articles issus de la presse spécialisée ou grand public, publiés sur Internet et datés antérieurement au dépôt la marque litigieuse, regroupés au sein de l’annexe 13 : - Tétu, le 17 novembre 2021 : « C'est officiel : "RuPaul's Drag Race" va avoir une édition française » ; - Le Courrier picard, le 17 novembre 2021: « Drag Race France : le casting est ouvert » ; - Le Figaro Madame, le 18 novembre 2021 : « "Drag Race France", l'adaptation française de "RuPaul's Drag Race", arrive sur les écrans » ; - Le Bonbon, le 19 novembre 2021 : « RuPaul’s Drag Race : l'émission de drag queens va avoir son adaptation française » ; - Télé 7 jours, le 22 novembre 2021 : « Drag Race France, le producteur nous dit tout : "Cela fait 20 ans que je produis des émissions de télévision et je n'ai jamais vu ça" » ; le producteur de l’émission précise ainsi que « 48 heures après avoir lancé l'appel à casting sur les réseaux sociaux, nous étions déjà à plus de 10 000 followers sur Instagram, 4000 sur Twitter. On reçoit des mails, des appels, des textos de tout le monde, aussi bien de gens de la production qui veulent travailler sur l'émission, que des célébrités volontaires pour être jurés, que des anonymes qui veulent postuler ou nous recommander quelqu’un. La force de ce format est impressionnante » ; $27 - 20 Minutes, le 3 décembre 2021: « ʺDrag Race France sera diffusé sur France.tv Slashʺ, annonce la cheffe des divertissements de France Télévisions ». 32. Il résulte ainsi de la chronologie des faits, ainsi que de la proximité entre les secteurs d’activité des parties en présence conjuguée à la grande proximité entre la marque contestée et le signe exploité par le demandeur, à la similarité de certains services en cause au jour du dépôt et à la médiatisation de l’émission télévisée du demandeur que le dépôt de la marque litigieuse ne saurait manifestement être le fruit du hasard. 33. Dans ces conditions, il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant par anticipation du signe dont il est susceptible d’avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité, et afin de générer une association avec le signe antérieur exploité par le demandeur dans le domaine audiovisuel, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée. 34. A cet égard, et comme le relève à juste titre le demandeur, l’existence d’un risque de confusion n’est pas une condition préalable de la mauvaise foi (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18, points 51 à 56). Dès lors, si la marque contestée DRAG RACE FRANCE a été rejetée partiellement pour des services de divertissement et de télécommunication suite à une décision de l’Institut, il n’en demeure pas moins qu’au jour du dépôt elle visait ces services pour lesquels le signe antérieur est notoire. 35. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés à l’enregistrement. C- Sur la répartition des frais 36. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 37. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 38. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante. 39. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des services visés initialement par la demande. 40. Par ailleurs, la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée, personne physique, a été caractérisée. $28 41. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 22-0205 est justifiée. Article 2 : La marque n°21/4823640 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés dans son enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur S S au titre des frais exposés. $2