INPI, 30 avril 2020, 2019-4774

OPPO 19-4774 / ACH Le 30/04/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

La société COYOTE DIFFUSION 3.0 (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 août 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 573 936, portant sur le signe verbal COYOTE DIFFUSION 3.0.

Le 30 octobre 2019, la société UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC (société constituée sous les lois de l’état du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale COYOTE, déposée le 28 juin 2012 sous le n° 1 209 871 et dont la société opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 2019-4774. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 décembre 2019.

La société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, lequel a été inscrit au registre national des marques.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite). Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Planification d'expéditions pour utilisateurs de services de transport (travaux de bureau); Services de gestion commerciale liés à la logistique de fret ; Services de logistique dans le domaine du transport, À savoir, Organisation du transport de marchandises pour le compte de tiers et planification d'expéditions pour utilisateurs de services de transport; Gestion logistique du fret; Services d'expédition et de courtage de fret; Services de logistique de la chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse, À savoir transport de fret et de biens ».

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite). Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; transport en taxi ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que le service suivant : « comptabilité ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne des prestations permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations financières réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise par la présentation du bilan ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de gestion commerciale liés à la logistique de fret » de la marque antérieure, qui désignent des services ayant pour objet la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale liées à la logistique de fret ;

Qu'en outre, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient la société déposante, que les services précités « se rapportent tous à des services de mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine commercial », dès lors que tel n’est pas l’objet des services de « comptabilité » ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit, ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de gestion commerciale liés à la logistique de fret » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait faire valoir pour les déclarer similaires, que tous « ces services sont inclus dans les missions de gestion commerciale d’une entreprise en ce qu’ils contribuent à la promotion de son image » ; qu'en effet, en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires l'ensemble des services participant à la vie d’une entreprise, alors même qu'ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de gestion commerciale liés à la logistique de fret » de la marque antérieure ;

Qu'il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires qu’ils « partagent la même finalité, à savoir permettre le bon fonctionnement d’une entreprise », ce critère étant beaucoup trop général ;

Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Services de logistique de la chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse, À savoir transport de fret et de biens » de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers ne supposant pas nécessairement le recours aux seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée qui s'entendent respectivement comme suit :

- le « portage salarial, (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » d’une prestation permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié,

- l’ «optimisation du trafic pour des sites web, (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » d’une prestation consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche,

- les « relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque,

- les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie), (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » de l’ensemble des prestations de services du quotidien proposé par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients,

ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « services de gestion commerciale liés à la logistique de fret » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis ;

Qu'il ne saurait suffire pour en décider autrement que les services précités « désignent un ensemble de prestations de gestion et de conseil à destination des entreprises visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise en améliorant son fonctionnement » ; qu’en décider autrement reviendrait à déclarer similaires entre eux de très nombreux services sur la base d’un critère trop général, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques très différentes ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT que les services suivants : « Organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de services visant à préparer et à gérer des voyages, ainsi que des prestations consistant à retenir, pour le compte de tiers, un ou plusieurs billets de voyages, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de logistique dans le domaine du transport, à savoir, Organisation du transport de marchandises pour le compte de tiers et planification d'expéditions pour utilisateurs de services de transport ; Gestion logistique du fret » de la marque antérieure, qui correspondent à des activités ayant pour but la bonne gestion des transports de marchandises ;

Que ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel ces services sont dispensés par les mêmes entreprises ou par des entreprises économiquement, dès lors que les premiers sont rendus par des agences de voyages et/ou des professionnels du tourisme alors que les seconds sont rendus par des sociétés de transport de marchandises ;

Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne portant pas sur les seconds, s’agissant de transport de marchandises et non de transport de personnes ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services suivants : « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de mise à disposition, pour un temps déterminé et contre paiement, des emplacements de parking ou de véhicules, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de logistique dans le domaine du transport, à savoir, Organisation du transport de marchandises pour le compte de tiers et planification d'expéditions pour utilisateurs de services de transport » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Que rien ne permet d’affirmer ainsi que le soutient la société opposante qu’il s’agit de « services qui seront dispensés dans le cadre de l’organisation et de la planification de services de déplacement de produits et/ou de personnes d’un point à un autre », cette circonstance étant trop générale pour caractériser une quelconque similarité entre les services précités ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à croire qu’ils puissent être fournis par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance.

CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « services de bureaux de placement ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal COYOTE DIFFUSION 3.0, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination COYOTE.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et deux chiffres séparés par un point, la marque antérieure étant formée, quant à elle, d’un élément verbal ;

Que les signes en présence ont en commun le terme COYOTE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Que si les signes en présence diffèrent par la présence de l’expression DIFFUSION 3.0 au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;

Qu’en effet, le terme COYOTE, distinctif au regard des services en cause, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme DIFFUSION qui le suit, d’usage courant dans le domaine commercial et des chiffres 3.0 renvoyant à des références de produits ;

Qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant fondé à associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté COYOTE DIFFUSION 3.0 constitue l’imitation de la marque antérieure COYOTE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l’identité et à la similarité de certains des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;

Que le signe verbal contesté COYOTE DIFFUSION 3.0 ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne verbale COYOTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite). Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; transport en taxi (les services précités n'étant pas en lien avec les assistants d'aide à la conduite) ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Anne-Sophie GUILLOU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Caroline R, Responsable de Pôle