INPI, 31 juillet 2007, 07-0403

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0403
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EVOLUTION ; R.EVOLUTION MOTORBIKE
  • Classification pour les marques : 4
  • Numéros d'enregistrement : 98764625 ; 898323
  • Parties : ELF AQUITAINE / BOTTARI S.P.A.

Texte intégral

07- 403 / JM Le 31/07/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BOTTARI S.P.A. (société italienne) est titulaire de l'enregistrement international n° 898 323 du 21 février 2006, portant sur le sign e complexe R. EVOLUTION MOTORBIKE et désignant la France. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « graisses lubrifiantes ; filtres (parties de moteurs de motos) ». Le 31 janvier 2007 la société ELF AQUITAINE (société anonyme) a formé opposition à la protection de cette marque en France. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EVOLUTION déposée le 16 décembre 1998 et enregistrée sous le n° 98 764 625. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « lubrifiants ». L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans l'enregistrement international contesté, a été notifiée, le 6 février 2007, à l'OMPI, sous le numéro 07-403, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. La société BOTTARI S.P.A. a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 25 avril 2007, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. Par courrier en date du 7 juin 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société déposante ont respectivement contesté le projet de décision et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société ELF AQUITAINE fait valoir que les produits de l’enregistrement international, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par l’enregistrement international contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Le titulaire de l’enregistrement international conteste, dans ses observations en réponse à l'opposition, la comparaison des produits et la comparaison des signes. Il conteste également suite au projet de décision les preuves d’usage fournies par la société opposante.

III.- DECISION

A. SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION N’EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; Qu'aux termes de l'article R.712-17 du code précité, "le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation. L'Institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces" ; Qu'en outre, aux termes de l'article R.712-18-1° du mê me code, "la procédure d'opposition est clôturée... lorsque l'opposant... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue". CONSIDERANT en l'espèce, que sur invitation du titulaire l'enregistrement international contesté à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, des documents datés sur lesquels sont indiqués ELF EVOLUTION , EVOLUTION SXR ou EVOLUTION CRV, pour désigner des lubrifiants ; Que si comme le relève le déposant, le signe EVOLUTION est associé à d'autres éléments verbaux et notamment à la dénomination ELF, il n'incombe toutefois pas à l'Institut de se prononcer sur le point de savoir, hormis le cas d'un défaut de pertinence avéré, si la forme modifiée sous laquelle est exploitée la marque en altère le caractère distinctif ; Qu'ainsi, dès lors que des pièces, datées, ont été fournies dans le délai imparti, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque du signe en cause, et qu'elles portent sur au moins un des produits ou services sur lesquels l'opposition est fondée, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque, et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle de la marque en cause ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait a l'obligation qui lui a été faite par l'article R.712-17 du code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B. AU FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe R. EVOLUTION MOTORBIKE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination EVOLUTION présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme EVOLUTION, distinctif au regard des produits en cause ; CONSIDERANT que le terme EVOLUTION constitutif de la marque antérieure apparaît essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position, de la taille de ses caractères et de leur couleur claire ; Qu’en effet, il se trouve accompagné de l’élément MOTORBIKE, terme anglo-saxon couramment compris en France et susceptible d’évoquer une caractéristique des produits, à savoir leur destination (produits destinés aux motos) ; Qu’en outre le terme EVOLUTION ne forme pas avec le R qui le précède un ensemble indissociable, en raison du point qui les sépare et de la couleur plus sombre du R ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, le signe contesté n’évoque pas une insurrection, ni une rotation, mais, comme dans la marque antérieure, la même idée de progrès véhiculée par le terme EVOLUTION ; Qu’enfin la présence d’éléments figuratifs, même de taille importante, n’affecte pas le caractère immédiatement perceptible du terme EVOLUTION, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu’ainsi, il résulte de la présence du terme commun EVOLUTION au sein des deux signes un risque de confusion entre ceux-ci, le consommateur étant susceptible d'attribuer à ces deux marques la même origine. CONSIDERANT que le signe contesté R. EVOLUTION MOTORBIKE constitue l’imitation de la marque antérieure EVOLUTION. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « graisses lubrifiantes ; filtres (parties de moteurs de motos)». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « lubrifiants ». CONSIDERANT que les « graisses lubrifiantes » de l’enregistrement international contesté, appartiennent à la catégorie générale des« lubrifiants » de la marque antérieure qui s’entendent de produits qui lubrifient ; Qu’à cet égard, la société titulaire de l’enregistrement international contesté ne saurait être suivie lorsqu’elle indique que ces produits auraient des nature, fonction et destination différentes, en ce que les premiers seraient des graisses pour chaînes et autres parties de moto alors que les seconds seraient destinés à lubrifier les moteurs, dès lors qu’aucune indication dans le libellé des marques en présence ne vient limiter le domaine d’utilisation de ces produits ; Que ces produits sont donc identiques. CONSIDERANT en revanche, que les « filtres (parties de moteurs de motos) » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « lubrifiants » de la marque antérieure dès lors que les seconds sont utilisés dans des domaines très divers (moteurs, rouages de machine, axe de roues,...) et n’ont donc pas nécessairement pour objet les produits précités de la demande d’enregistrement ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine distincte ; CONSIDERANT le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes en présence ; Que toutefois, encore faut-il, pour que le consommateur soit susceptible de procéder à une association entre ces produits, que les signes soient identiques ou extrêmement proches, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu’à cet égard, la décision du Directeur de l’INPI statuant sur une opposition, citée par la société opposante, ne saurait être retenue pour justifier d’une similarité entre les produits précités, dès lors que cette décision, dans laquelle les signes en présence étaient identiques, portait sur des circonstances différentes de la présente espèce ; CONSIDERANT en conséquence, que les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont pour partie identiques à certains de ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe contesté R. EVOLUTION MOTORBIKE ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EVOLUTION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition numéro 07-403 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « graisses lubrifiantes ». Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 898 323 est partiellement refusée pour les produits précités. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe