INPI, 29 août 2022, DC 21-0130

Mots clés
produits • déchéance • propriété • société • preuve • contrat • nullité • vente • signature • représentation • requête • ressort • production • recevabilité • requérant

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    DC 21-0130
  • Domaine de propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
  • Marques : GOTCHA
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24
  • Numéros d'enregistrement : 1535768
  • Parties : KSR SOLUTION GmbH (Autriche) / PERRY ELLIS INTERNATIONAL EUROPE Ltd (Irlande)

Résumé

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Texte intégral

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI DC21-0130 Le 29/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 31 août 2021, la société KSR Solution GmbH (société de droit autrichien) (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0130 contre la marque n° 1535768, déposée le 9 juin 1989 ci-dessous reproduite : GOTCHA 2. L’enregistrement de cette marque, dont la société Perry Ellis International Europe Limited (société de droit irlandais) est propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre le 26 février 2019 sous le n° 750263 a été publié au BOPI 1989-49 du 8 décembre 1989 et régulièrement renouvelée en 2019. Siège15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 3. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : Lunettes, lunettes protectrices, verres anti-éblouissants, lunettes de soleil, ainsi que leurs pièces détachées ; combinaisons, costumes, capuchons, vestes, culottes, pantalons et couvre-pieds pour la plongée. Classe 14 : Montres et bijouterie fantaisie. Classe 16 : Produits en papier et produits de l’imprimerie, y compris décalcomanies et auto- collants. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; sacs, portefeuilles, bourses et porte-clefs en cuir ou imitations du cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table; serviettes et essuie-mains ». 4. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » et a versé un exposé des moyens à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors de l’inscription du transfert de propriété de la marque contestée, ainsi que par courriel ; un courrier simple a également été adressé au mandataire indiqué lors du renouvellement de la marque. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 29 septembre 2021, reçu le 4 octobre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 6 décembre 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des services visés par la demande en déchéance. 8. L’ensemble de ces éléments a été transmis au demandeur par courrier recommandé en date du 13 décembre 2021, reçu le 15 décembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. 9. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 13 janvier 2022, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 24 janvier 2022, reçu le 26 janvier 2022. 10. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 24 février 2022, lesquelles ont été adressées au demandeur par courrier recommandé du 8 mars 2022, reçu le 10 mars 2022. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 11. Le demandeur a présenté ses deuxièmes et dernières observations en réponse le 7 avril 2022, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 3 mai 2022 reçu le 6 mai 2022. 12. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti, les parties ont été informées, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 6 juin 2022. Prétentions du demandeur 13. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour une période ininterrompue de cinq ans pour les produits visés dans l’enregistrement, sans qu’il existe un juste motif de non-usage, de sorte qu’elle encourt la déchéance totale. 14. Dans ses premières observations, le demandeur a notamment : - soulevé que le titulaire de la marque n’établit pas de lien entre les pièces fournies et les produits visés par la marque contestée ; - indiqué que les pièces fournies ne justifient pas d’un usage pour les produits visés par la marque contestée, dans la période pertinente, et ne visent pas toutes le public français. - sollicité que les frais soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée à hauteur de 1200 euros. 15. Dans ses secondes observations, le demandeur a répondu aux observations du titulaire de la marque contestée et fait valoir que : - « non seulement le titulaire de la marque n’établissait pas de lien entre les pièces fournies et les produits visés par la marque mais également qu’aucune des preuves d’usage communiquées par le titulaire de la marque n’était pertinente : les pièces étaient soient non datées ou datées hors période pertinente, ne concernaient pas les produits visés par la marque faisant l’objet de l’action et/ou ne concernaient pas la France ». - Conteste le juste motif de non exploitation invoqué par le titulaire de la marque contestée ; - Indiqué que le titulaire de la marque contestée ne fournit aucun élément à l’appui de l’assertion selon laquelle le dépôt de la marque GOTCHA aurait été effectué dans le but de tirer profit de la notoriété de la marque contestée. En tout état de cause, la présente action en déchéance a été intentée en réponse à une opposition subie par le demandeur, et constitue un moyen de défense légitime à une procédure d’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Prétentions du titulaire de la marque contestée 16. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il indique notamment : - que ces pièces permettent d’établir l’usage sérieux de sa marque pour l’ensemble des produits pour lesquelles la marque GOTCHA est enregistrée ; - que la demande en déchéance doit être rejetée. 17. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment : - précisé le contexte conflictuel existant entre les parties ; - complété les pièces fournies visant à démontrer l’usage de la marque contestée ; - indiqué que « Le site www.gotchaeurope.com, dont le nom de domaine est réservé depuis 2008, est exploité par l’un des licenciés de la société PEIEL, la société Kennek, et devait être mis en ligne en avril 2021. Cette mise en service a été retardée en raison notamment des restrictions de voyage causées par la pandémie Covid-19 qui ont empêché les représentants de la Kennek d'effectuer les voyages nécessaires en France pour signer les documents en personne » et que la commercialisation d’un certain nombre de produits sous la marque GOTCHA était prévue en France, mais a été retardée en raison de la pandémie Covid-19.

II.- DECISION

A- Sur le contexte conflictuel entre les parties 18. Le titulaire de la marque contestée relève que la présente procédure s'inscrit dans le cadre d'un litige plus vaste entre les parties, qui s'étend à différents pays. Il souligne que le demandeur n'est pas actif dans le domaine du surf ou des sports nautiques de quelque manière que ce soit mais a néanmoins demandé l'enregistrement d’un signe comportant l'élément verbal GOTCHA et la représentation graphique de deux vagues ou ailerons de requin, ce choix étant « une tentative évidente de tirer un avantage déloyal de la réputation, de la popularité et de l'histoire de la marque GOTCHA, tant en ce qui concerne le nom que le logo ». Il ajoute qu’en réponse aux oppositions qu’il a formées dans différents pays, le demandeur a agi en déchéance contre ses marques antérieures, environ 17 procédures étant en cours entre les parties. La stratégie du demandeur consistant manifestement à l’entraîner dans une multitude de procédures internationales afin de le pousser à renoncer à ses oppositions. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 19. Le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée ne fournit aucun élément à l’appui de l’assertion selon laquelle le dépôt de la marque GOTCHA aurait été effectué dans le but de tirer profit de la notoriété de la marque contestée. En tout état de cause, la présente action en déchéance a été intentée en réponse à une opposition subie par le demandeur, et constitue un moyen de défense légitime à une procédure d’opposition. 20. En l’espèce, il convient de rappeler que la présente procédure en déchéance n’a pas pour objet de se prononcer sur le ou les dépôts du demandeur, mais sur l’usage sérieux de la marque contestée. 21. Par ailleurs, comme le relèvent les parties, le titulaire de la marque contestée a formé opposition en France à l’encontre de la marque du demandeur, en sorte que la présente demande en déchéance pourrait être interprétée comme un moyen de défense dans le cadre de cette procédure d’opposition. 22. Ainsi, les éléments exposés par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en déchéance devant l’Institut. B- Sur la recevabilité des pièces produites 23. Le demandeur insiste tant dans ses premières observations en réponse au titulaire de la marque contestée que dans les secondes sur le fait que le titulaire de la marque n’établit pas de lien entre les pièces fournies et les produits visés par la marque, précisant à cet égard que ni l’Office ni le requérant ne peuvent se substituer au titulaire de la marque pour l’élaboration de l’argumentaire visant à démontrer que les éléments fournis attestent que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux ces cinq dernières années pour chacun des produits visés. 24. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la demande par une personne (…) qui ne satisfait pas (…) aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.716-3 » Lequel article R.716-3 dispose : « L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre. Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 25. A ce titre, la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise : article 5 : « Les prescriptions résultant de l’article R. 716-3 du code précité sont assorties destempéraments ou modalités suivants : […] 1° Les pièces fournies par les parties à uneprocédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau.Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leurargumentation et les pièces fournies à son appui ». 26. Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut. 27. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée a produit les pièces suivantes, qu’il a listées et dénommées comme suit : Quant à ses arguments sur la preuve de l’usage de la marque contestée, ils se limitent à rappeler le contexte dans lequel intervient la présente procédure, et, en ce qui concerne l’usage sérieux, à la simple affirmation suivante : « La marque française GOTCHA n°1535768 fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits désignés et ce, pendant la période pertinente, à savoir du 31 août 2016 au 31 août 2021. En ce sens, la société PEIEL produit les pièces ci-dessous ». 28. Dans ses secondes observations faisant suite à celles du demandeur soulevant que le titulaire de la marque n’établissait pas de lien entre les pièces fournies et les produits visés par la marque contestée, le titulaire de la marque contestée a apporté : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - une pièce supplémentaire à l’annexe 2 intitulée « Vente Privée.com – 2016 » sans autres explications complémentaires ; - une pièce complémentaire à l’annexe 4 intitulée « Extraits de l’accord de licence conclu entre les sociétés PEIEL et New Day Fury Ltd. –2021 » ainsi que des développements explicatifs relatifs à l’annexe 4 ; - des observations invoquant la pandémie Covid-19 comme ayant retardé la commercialisation de produits sous la marque GOTCHA en France. 29. Ainsi, force est de constater que le demandeur n’a mis en relation son argumentation qu’avec certaines des pièces invoquées, à savoir l’annexe 4. 30. En revanche, le demandeur n’a pas mis en relation les autres pièces produites (annexes 1, 2, 3 et 5), avec une argumentation expliquant en quoi la marque aurait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits invoqués, au cours de la période pertinente et sur le territoire français. Et ce alors même que le demandeur a soulevé le fait que les pièces transmises ne relevaient pas toutes de la période pertinente, n’étaient pas en lien avec les produits visés par la marque contestée et/ou ne concernaient pas la France, ou encore qu’il s’agissait de documents internes ne permettant pas à eux seuls d’attester de la vente de produits en France. 31. Or, il convient de préciser qu’il n’appartient ni à l’Institut ni au demandeur de se substituer au titulaire de la marque contestée dans l’argumentation à développer et dans le lien à établir entre les pièces fournies et cette argumentation. 32. Dès lors, les pièces précitées (annexes 1, 2, 3 et 5) doivent être déclarées irrecevables. C- Sur l’usage sérieux 33. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 34. L’article L.714-5 du code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 35. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ». 36. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 37. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Appréciation de l’usage sérieux 38. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 39. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 40. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 41. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 42. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 juin 1989, son enregistrement a été publié au BOPI 1989-49 du 8 décembre 1989 et elle a été régulièrement renouvelée. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 31 août 2021. 43. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 44. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 31 août 2016 au 31 août 2021 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classe 09 : Lunettes, lunettes protectrices, verres anti-éblouissants, lunettes de soleil, ainsi que leurs pièces détachées ; combinaisons, costumes, capuchons, vestes, culottes, pantalons et couvre-pieds pour la plongée. Classe 14 : Montres et bijouterie fantaisie. Classe 16 : Produits en papier et produits de l’imprimerie, y compris décalcomanies et auto- collants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; sacs, portefeuilles, bourses et porte-clefs en cuir ou imitations du cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table; serviettes et essuie-mains ». 45. Ainsi qu’il ressort du point 32, certaines annexes (1, 2, 3 et 5) ont été déclarées irrecevables. 46. Les autres éléments de preuve, à savoir l’annexe 4, fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants : • Annexe 4 : Contrats - Extraits de l’accord de licence conclu entre les sociétés PEIEL et Kennek FZE – 2017 - Extraits de l’avenant de l’accord de licence conclu entre les sociétés PEIEL et Kennek FZE – 2021- - Extraits de l’accord de licence conclu entre les sociétés PEIEL et New Day Fury Ltd. –2021 47. Les extraits de l’accord de licence conclu entre les sociétés PEIEL et Kennek FZE, et sa traduction libre sont datés de la période pertinente (le contrat prenant effet le 31 juillet 2017). Si les extraits de l’avenant de cet accord de licence, portent une signature électronique à la date 1er septembre 2021 [ ] et non du 4 mars 2021 comme le soutient le titulaire de la marque contestée (soit le lendemain de la fin de la période pertinente) la date d’entrée en vigueur de cet avenant est indiquée « à compter du 9 juin 2021 », soit dans la période pertinente. 44. En revanche, comme l’indique lui-même le titulaire de la marque contestée, les « Extraits de l’accord de licence conclu entre les sociétés PEIEL et New Day Fury Ltd. –2021 » sont datés postérieurement à la période pertinente (signature électronique du 12 janvier 2022, et prise d’effet au 13 octobre 2021), et seront ainsi écartés des débats dans la mesure où ils ne viennent corroborer aucun autre document de nature à attestant de l’usage sérieux de la marque contestée. 48. Par conséquent, seuls les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée et correspondant aux extraits de l’accord de licence conclu entre les sociétés PEIEL et Kennek FZE et son avenant contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 49. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 50. En l’espèce, l’annexe 4 qui concerne des extraits de l’accord de licence conclu entre les sociétés PEIEL et Kennek FZE portant sur les « vêtements pour hommes, femmes et enfants (y compris les combinaisons de plongée et les maillots de bain), accessoires (y compris les planches Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI de surf, les skateboards, les casques) et chaussures », est rédigé en anglais avec une traduction libre en français, mais les territoires concernés par le contrait de licence sont les suivants : MAROC, TUNISIE, ALGÉRIE et GHANA. En revanche, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, l’avenant à ce contrat, désigne bien la France. 51. Toutefois, ce contrat de licence n’est corroboré par aucun autre élément de nature à démontrer que les produits vendus sous la marque GOTCHA ont fait l’objet d’un usage en France. Ainsi, et comme le souligne à juste titre le demandeur, la seule production d’un contrat de licence sans preuve de la mise sur le marché des produits, et le fait que les sociétés contractantes aient échangé des e-mails concernant une collection en France dès l’été 2020, n’apparaissent pas suffisants pour établir un usage sérieux de la marque contestée. 52. Par conséquent, les éléments de preuves produits ne suffisent pas à établir l’usage de la marque contestée sur le territoire français pendant la période pertinente invoquée. Nature et Importance de l’usage 53. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 54. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 55. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 56. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 57. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 58. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée, sur la base de ce contrat de licence, précise que la société licenciée est autorisée à commercialiser, en particulier, des vêtements, des chaussures mais aussi des accessoires, ainsi que des articles de sport sous la marque GOTCHA et invoque le fait qu’ « un objectif de vente pour l'ensemble des territoires sous licence pour 2021 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI est supérieur à 500 000 USD , avec des augmentations significatives prévues pour les années à venir ». 59. Cependant, comme relevé précédemment, ce seul contrat de licence et son avenant, n’apparaissent corroborés par aucun autre élément permettant d’apprécier le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de cet usage. 60. Par conséquent, les pièces transmises ne fournissent pas suffisamment d’indications concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente. Usage pour les produits enregistrés 61. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. 62. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’usage de la marque contestée sur le territoire français pendant la période pertinente (point 52) ni de la nature et de l’importance de son usage (point 60), l’examen de la preuve de l’usage au regard des produits enregistrés n’apparaît pas nécessaire. 63. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits de la marque contestée, à savoir : « Lunettes, lunettes protectrices, verres anti-éblouissants, lunettes de soleil, ainsi que leurs pièces détachées ; combinaisons, costumes, capuchons, vestes, culottes, pantalons et couvre-pieds pour la plongée. Montres et bijouterie fantaisie. Produits en papier et produits de l’imprimerie, y compris décalcomanies et auto-collants. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; sacs, portefeuilles, bourses et porte-clefs en cuir ou imitations du cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table; serviettes et essuie-mains ». Conclusion 64. Aucune preuve de l’usage sérieux de la marque GOTCHA pour les produits désignés n’ayant été produite pour la période pertinente, il convient d’apprécier le juste motif de non- exploitation invoqué par le titulaire de la marque contestée. B- Sur le juste motif de non-usage 65. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C246/05). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 66. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l'existence de justes motifs d'inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d'exploiter la marque en cause, un commencement d'exploitation avant la période d'empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d'empêchement » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395). 67. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée afin de justifier du non-usage de la marque contestée, indique invoque des actes préparatoires à son exploitation en France, et notamment un site internet qui devait être mis en ligne en avril 2021 et une commercialisation en France en ligne et en boutique qui aurait été retardée en raison de la pandémie de COVID- 19. 68. Le demandeur estime quant à lui qu’il n’y a pas de juste motif de non usage, aucun des éléments fournis par le titulaire de la marque contestée ne permettant d’attester d’une volonté d’exploitation ou un commencement d’exploitation avant le début de la crise sanitaire en mars 2020 pour les produits couverts par la marque objet de la présente procédure. 69. En l’espèce, il convient de constater que le titulaire de la marque contestée n’a fourni aucun document de nature à démontrer qu’il a entamé des opérations destinées à exploiter effectivement la marque contestée pour les produits visés par la présente procédure en France avant le début de la crise sanitaire en mars 2020, soit pour la période comprise entre le 31 août 2016, début de la période de référence correspondant à cinq années avant la présente demande en déchéance, et le 14 mars 2020, date à laquelle la fermeture des commerces dit « non essentiels » a été annoncée. A cet égard, force est de constater que l’avenant au contrat de licence susvisé prévoyant son extension à la France a été signé après le début de la pandémie de COVID 19. 70. Ainsi, au vu des éléments transmis, l’Institut ne peut conclure que le contexte lié à la pandémie du Covid-19 a constitué un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque. 71. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d’un juste motif de non- exploitation de la marque contestée pour les produits enregistrés. Conclusion 72. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des produits visés dans la marque contestée. 73. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 74. En l’espèce, le demandeur requiert une date d’effet « à compter de la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». Toutefois, cette date n’est pas suffisamment établie par le demandeur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 75. Par conséquent, la déchéance sera prononcée à la date de la demande en déchéance. 76. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 31 août 2021, pour tous les produits visés à l’enregistrement. C. Sur la répartition des frais 77. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 78. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéancec) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 79. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance est reconnue justifiée pour l’ensemble des produits visés. 80. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation à deux reprises de ses observations en réplique aux réponses du titulaire de la marque contestée. 81. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 1100 euros au titre des frais exposés [(600 euros « au titre de la phase écrite » et 500 euros « au titre des frais de représentation)].

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0130 est justifiée. Article 2 : La société de droit irlandais Perry Ellis International Europe Limited est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 1535768 à compter du 31 août 2021, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société Perry Ellis International Europe Limited au titre des frais exposés.