INPI, 12 mai 2015, 2014-4859

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publication • produits • société • spectacles • production • propriété • service • tiers • prêt • presse • publicité • risque • transmission • enseignement • recours

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-4859
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : UBI ; UBISTORE
  • Numéros d'enregistrement : 012765004 ; 4112728
  • Parties : UBISOFT ENTERTAINMENT SA / MEHOUAS ET ASSOCIÉS SARL

Résumé

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Texte intégral

OPP 14-4859 / MLE12/05/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MEHOUAS ET ASSOCIES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 août 2014 la demande d'enregistrement n° 14 4 112 728 portant sur la dénomination UBISTORE. Le 11 novembre 2014, la société UBISOFT ENTERTAINMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale UBI, déposée le 4 avril 2014 et enregistrée sous le n°012 765 004. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 novembre 2014 sous le n°14-4859. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services de réseautage social en ligne » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques; programmes informatiques; assistant personnel numérique, mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques; appareils de téléphonie et de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo et audio; logiciels multimédia et interactifs; logiciels informatiques sur téléphone mobile; jeux audiovisuels sur des plates-formes informatiques; supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d'ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Education; enseignement; instruction; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; Organisation de concours en matière de jeux vidéo, d'éducation et/ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation d'expositions dans le domaine du divertissement; édition de textes de divertissement, d'éducation et d'enseignement; publication de magazines de presse, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition de revues, publication de livres; services de formation à l'informatique et aux techniques de télécommunications, services d'information sur des jeux informatiques en ligne et d'autres divertissements en ligne; service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique); fourniture de jeux par téléphones cellulaires; fourniture de jeux par le biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers; production de films, spectacles, studio de cinéma, location de films, location d'enregistrements vidéo et sonores; enregistrements pour cinéma, télévision, DVD, disques compacts; organisation de spectacles, services de loisirs, production de programmes radiophoniques, de télévision, de divertissement cinématographique et télévisé, création d'images, de sons ou de mots, enregistrement de sons (studio d'enregistrement) ou d'images (filmage) sur supports d'enregistrement magnétiques, consultation professionnelle en matière de divertissement». CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui ‘est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; optimisation du trafic pour les sites web ; services de réseautage social en ligne » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques; programmes informatiques; assistant personnel numérique, mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques; appareils de téléphonie et de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo et audio; logiciels multimédia et interactifs; logiciels informatiques sur téléphone mobile; jeux audiovisuels sur des plates-formes informatiques; supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d'ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités» de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en relation avec les seconds ; Qu’il ne saurait en outre suffire que les services précités de la demande contestés soient rendus en faisant appel à des moyens informatiques, dès lors que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous produits et services faisant appel à des moyens informatiques, alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’« édition de textes de divertissement, d'éducation et d'enseignement; publication de magazines de presse, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition de revues, publication de livres; services de formation à l'informatique et aux techniques de télécommunications, services d'information sur des jeux informatiques en ligne et d'autres divertissements en ligne; service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique);services de loisirs » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas nécessairement ou directement des moyens de mise en œuvre des seconds, lesquels peuvent être réalisés sans le recours aux premiers ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour certains, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination UBISTORE, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination UBI, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont en commun l ‘élément verbal UBI ; qu’ils diffèrent par la présence de l’élément verbal STORE dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, l’élément verbal UBI apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ; Que l’élément verbal UBI apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et de l’absence de caractère distinctif au regard des services en cause du terme anglais STORE qui le suit, lequel sera compris du consommateur comme signifiant « magasin » ; Qu’il en résulte une même impression entre les signes, dominés par l’élément verbal UBI ; Qu’ainsi, le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de services. CONSIDERANT que le signe contesté UBISTORE constitue donc l’imitation de la marque antérieure UBI, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques ; Que la dénomination contestée UBISTORE ne peut pas être adoptée à titre de marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale UBI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « reproduction de documents ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Mathilde LE BAIL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe