INPI, 9 juin 2022, OP 21-5624

OPP 21-5624 09/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GEL EXPRESS PREVENTION (société par actions simplifiée) a déposé le 8 octobre 2021 la demande d'enregistrement n° 21 4 806 877 portant sur le signe complexe GEL EXPRESS. Le 29 décembre 2021, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (Ordre professionnel régi par les articles L. 4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française n° 4606818, déposée le 12 décembre 2019 et dûment enregistrée, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition porte sur les produits et services suivants : « instruments de nettoyage et d'hygiène ; matériel de nettoyage, d'hygiène, de lavage et de désinfection ; distributeur de solution hydroalcoolique ; distributeur de désinfectant ; distributeur de solution désinfectante liquide pour les mains ; distributeur de produit nettoyant pour le corps ; installation de machines et appareils sanitaires ; réparation de machines, appareils, installations sanitaires ; entretien de machines, appareils, installations sanitaires ; maintenance de machines, appareils, installations sanitaires ; installation de distributeurs de solution désinfectante ; réparation de distributeurs de solution désinfectante ; entretien de distributeurs de solution désinfectante ; maintenance de distributeurs de solution désinfectante ; installation de distributeurs de solution hydroalcoolique ; réparation de distributeurs de solution hydroalcoolique ; entretien de distributeurs de solution hydroalcoolique ; maintenance de distributeurs de solution hydroalcoolique ; travaux d'ingénieurs ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherche scientifique et industrielle notamment dans le domaine de la médecine, de la pharmacie et des techniques d'hygiène, de désinfection et de stérilisation ; tests, essais et études techniques notamment dans le domaine scientifique, médical, pharmaceutique et technologique ; études de projets techniques ; location d'installations sanitaires fixes ; location d'installations sanitaires mobiles ; location d'équipement pour l'hygiène humaine ; mise à disposition d'installation de distributeurs de désinfectant publics à des fins d'hygiène personnelle ; services de soins hygiéniques pour personnes ; services pour le soin de la peau (telles que soins d'hygiène et de beauté) ; conseils en santé publique ; service d'information et de conseil en matière de santé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits cosmétiques ; préparations de toilette ; dentifrices non médicamenteux ; après-shampooings ; préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non à usage médical ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de démaquillage ; huiles de toilette ; laits de toilette ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage médical ; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage ; lotions capillaires ; lotions à usage cosmétique ; nettoyants pour l'hygiène intime ; ouate à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ; savons non médicamenteux ; produits de toilette contre la transpiration ; produits pharmaceutiques ; produits médicaux ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; alcools médicinaux ; alcools à usage pharmaceutique ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits antiparasitaires ; antiseptiques ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; culottes hygiéniques ; préparations de lavage interne à usage médical ; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; articles pour pansements ; parasiticides ; protège-slips [produits hygiéniques] ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; bassins hygiéniques ; poches pour lavages internes ; services de vente au détail de produits d'hygiène ; services de vente au détail de fournitures et de matériel médical ; services de vente en gros de produits d'hygiène ; services de vente en gros de fournitures et de matériel médical ; services de vente en ligne de produits d'hygiène ; services de vente en ligne de fournitures et de matériel médical ; contrôle de qualité ; essais cliniques ; services de laboratoires scientifiques ; recherches en bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ; recherches biologiques ; recherches scientifiques ; recherches médicales ; services de pharmacie (préparation d'ordonnances) ; services de pharmaciens (préparation d'ordonnances) ; services de santé ; services médicaux ; services hospitaliers ; services chirurgicaux ; services dentaires ; services vétérinaires ; assistance médicale ; services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques ; conseils en matière de santé ; conseils médicaux ; informations en matière médicale ; consultation en matière de pharmacie ; informations en matière de produits pharmaceutiques ; informations relatives à la dispensation de médicaments ; préparation d'ordonnances par des pharmaciens ; préparation de prescriptions en pharmacie ; location d'équipements médicaux ». L'opposant soutient que les produits et services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « distributeur de solution hydroalcoolique ; distributeur de désinfectant ; distributeur de solution désinfectante liquide pour les mains ; distributeur de produit nettoyant pour le corps ; installation de distributeurs de solution désinfectante ; réparation de distributeurs de solution désinfectante ; entretien de distributeurs de solution désinfectante ; maintenance de distributeurs de solution désinfectante ; installation de distributeurs de solution hydroalcoolique ; réparation de distributeurs de solution hydroalcoolique ; entretien de distributeurs de solution hydroalcoolique ; maintenance de distributeurs de solution hydroalcoolique ; recherche scientifique et industrielle notamment dans le domaine de la médecine, de la pharmacie et des techniques d'hygiène, de désinfection et de stérilisation ; tests, essais et études techniques notamment dans le domaine scientifique, médical, pharmaceutique et technologique ; location d'équipement pour l'hygiène humaine ; mise à disposition d'installation de distributeurs de désinfectant publics à des fins d'hygiène personnelle ; services de soins hygiéniques pour personnes ; services pour le soin de la peau (telles que soins d'hygiène et de beauté) ; conseils en santé publique ; service d'information et de conseil en matière de santé » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. En revanche, les produits suivants : « instruments de nettoyage et d'hygiène » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des objets à usage exclusivement domestique, sans mécanisme et destinés à nettoyer des surfaces, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pour le nettoyage des verres de contact, produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des préparations destinées à nettoyer les verres de contact et des produits ayant trait à l'hygiène du corps et destinés au milieu médical. Contrairement à ce qui est avancé par la société opposante, ces produits sont généralement issus de fabricants distincts (fabricants d'outils de nettoyage / industriels pharmaceutiques) et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution (magasins et rayons spécialisés dans les articles de ménage et les produits d'entretien / pharmacies, magasins spécialisés en matériel médical). A cet égard, la société opposante ne démontre pas en quoi les instruments de nettoyage de la demande contestée et les produits de la marque antérieure sont « très fréquemment utilisés ensemble par les consommateurs, et fabriqués et commercialisés par les mêmes entreprises ou des entreprises économiquement liées ». Cette simple affirmation ne saurait à elle seule suffire à les déclarer similaires, compte tenu du fait qu'ils présentent les caractéristiques précitées, propres à les distinguer nettement. En outre, le produit suivant : « matériel de nettoyage, d'hygiène, de lavage et de désinfection » de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne du matériel à usage exclusivement domestique, destiné à nettoyer, laver ou désinfecter des surfaces, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pour le nettoyage des verres de contact, produits hygiéniques pour la médecine, nettoyants pour l'hygiène intime, produits antibactériens pour le lavage des mains, désinfectants, préparations de lavage interne à usage médical, produits de lavage insecticides à usage vétérinaire » de la marque antérieure, qui désignent diverses préparations ou produits hygiéniques participant notamment à l'hygiène corporelle, à destination de l'homme ou de l'animal. Tel que précédemment démontré, ces produits sont généralement issus de fabricants distincts et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les services d' « installation de machines et appareils sanitaires ; réparation de machines, appareils, installations sanitaires ; entretien de machines, appareils, installations sanitaires ; maintenance de machines, appareils, installations sanitaires ; location d'installations sanitaires fixes ; location d'installations sanitaires mobiles » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent diverses prestations de mise en place, de remise en état et de maintenance d'installations d'hygiène d'un édifice ou d'une habitation, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de vente au détail de produits d'hygiène, services de vente en gros de produits d'hygiène, services de vente en ligne de produits d'hygiène, services de vente au détail de fournitures et de matériel médical, services de vente en gros de fournitures et de matériel médical, services de vente en ligne de fournitures et de matériel médical, location d'équipement médicaux » la marque antérieure, qui s'entendent d'activités de commerce pour le compte de tiers visant à proposer à la vente des produits d'hygiène et du matériel médical. En effet, les machines, appareils et installations sanitaires (à savoir les lavabos, WC, baignoires, chauffe-eau…) ne peuvent être considérés comme relevant de la catégorie générale des produits d'hygiène et de matériel, objets des services de vente de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante. Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n'établissant pas de liens précis entre les services de « travaux d'ingénieurs ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; études de projets techniques » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, l'opposant ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l'opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. En conséquence, la demande d'enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. 5 Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe GEL EXPRESS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L'opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d'un élément figuratif en couleur. Les deux signes en présence sont pareillement composés d'une croix grecque dont la représentation est extrêmement proche, à savoir une croix de couleur verte composée de quatre branches aux bords épais de même taille se croisant en leur milieu, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et intellectuelles. Si ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux GEL EXPRESS et d'un triangle dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, l'élément figuratif représentant une croix dont deux branches sont représentées en vert, apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, cet élément figuratif présente un caractère manifestement dominant dans le signe contesté, en raison de sa taille et de sa position centrale et en ce que les termes GEL EXPRESS apparaissent fortement évocateurs de la nature ou du conditionnement des produits visés qui relèvent pour la plupart de la catégorie des produits pharmaceutiques et plus spécifiquement des solutions désinfectantes ou hydroalcooliques et ne seront donc pas de nature à retenir l'attention du consommateur. Enfin, la présence d'un triangle n'est pas de nature à faire perdre à cet élément figuratif son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ces signes. Le signe complexe GEL EXPRESS apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d'autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque sur le marché médical dans l'appréciation du risque de confusion. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion que la connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré vient encore aggraver. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, la large connaissance de la marque antérieure n'ayant pas été démontrée pour ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GEL EXPRESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « distributeur de solution hydroalcoolique ; distributeur de désinfectant ; distributeur de solution désinfectante liquide pour les mains ; distributeur de produit nettoyant pour le corps ; installation de distributeurs de solution désinfectante ; réparation de distributeurs de solution désinfectante ; entretien de distributeurs de solution désinfectante ; maintenance de distributeurs de solution désinfectante ; installation de distributeurs de solution hydroalcoolique ; réparation de distributeurs de solution hydroalcoolique ; entretien de distributeurs de solution hydroalcoolique ; maintenance de distributeurs de solution hydroalcoolique ; recherche scientifique et industrielle notamment dans le domaine de la médecine, de la pharmacie et des techniques d'hygiène, de désinfection et de stérilisation ; tests, essais et études techniques notamment dans le domaine scientifique, médical, pharmaceutique et technologique ; location d'équipement pour l'hygiène humaine ; mise à disposition d'installation de distributeurs de désinfectant publics à des fins d'hygiène personnelle ; services de soins hygiéniques pour personnes ; services pour le soin de la peau (telles que soins d'hygiène et de beauté) ; conseils en santé publique ; service d'information et de conseil en matière de santé ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 8