OPP 18-1852/ EFL
Le 31 octobre 2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SIATECH (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 février 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 425 989 portant sur le signe verbal SIATECH.
Le 2 mai 2018, la société Trimble Inc (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne SITECH, déposée sous priorité de la marque américaine n°77712222 et enregistrée le 16 juillet 2009 sous le numéro 1012284, dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre International des marques le 30 mars 2017 sous le numéro 1029891201.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
Sur la comparaison des produis et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Le 16 mai 2018, l'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°18-1852. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal SIATECH reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SITECH présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous deux constitués d’une dénomination unique ;
Qu’il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes SIATECH et SITECH (longueur proche, rythme identique, séquence de lettres et de sonorités communes SI-TECH) ce qui leur confère une physionomie et prononciation très semblables ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre les signes.
CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté SIATECH constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée SITECH.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la limitation de la demande d’enregistrement opérée par son titulaire et inscrite au registre national des marques, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Dispositifs, instruments, émetteurs et transmetteurs pour la transmission de signaux électroniques ; installations et dispositifs de communications électroniques ; unités de programmation électroniques ; composants électriques et électroniques ; capteurs électroniques et électroniques ; installations, instruments, dispositifs et systèmes électroniques de commande ; logiciels de commande de procédés ; commandes industrielles comprenant des logiciels ; ordinateurs pour la gestion des dispositifs de commande d'opérations industrielles, structures, machines, procédés et véhicules ; programmes informatiques pour rechercher le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance ; dispositifs de transmission de signaux à commande multiple ; dispositifs, instruments et appareils à commande, à distance ou non, numérique, automatique, électriques ou électroniques ; logiciels de commande d'opérations industrielles ; unités, instruments et appareils électriques ou électroniques de commande d'opérations industrielles, structures, machines, procédés et véhicules ; contrôleurs numériques de commande de procédés ; postes de contrôle à distance, électriques ou électroniques, d'opérations industrielles, structures, machines, procédés et véhicules ; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil ; dispositifs et instruments informatiques, électroniques ou électriques à porter au poignet ou à la main ; Conception et développement de logiciels et de systèmes de commandes via des terminaux informatiques, dispositifs électroniques et instruments informatiques, électroniques ou électriques à porter au poignet ou à la main ; programmation de logiciels de traitement électronique de données ; services d'ingénierie en matière de conception et développement de logiciels et de systèmes électroniques de commandes via des terminaux informatiques, dispositifs électroniques et instruments informatiques, électroniques ou électriques, à porter au poignet ou à la main » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Réparation et entretien d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction. Services en ligne, à savoir fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux d'informations mondiaux dans le but de transmettre et permettre un accès utilisateur à des informations par le biais de dispositifs sans fil et informatiques se rapportant à des informations de location de véhicules et de biens et fourniture de services de messagerie à des dispositifs équipés pour envoyer et recevoir des signaux sans fil. Formation à l'utilisation et l'exploitation d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour des systèmes d'informations géographiques; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour le pistage et la surveillance de machines agricoles et de construction, l'affectation et la coordination des opérations de machines agricoles et de construction, la conception et le contrôle de projets agricoles et de construction, les offres de contrats de construction et la comptabilisation des travaux, l'estimation des travaux sous contrat, l'analyse de la productivité du personnel affecté aux projets agricoles et de construction et la gestion de produits pour des projets agricoles et de construction; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux destinés à localiser des véhicules et biens mobiles et à envoyer des messages sans fil ».
Que cependant la société opposante invoque dans son exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services que la marque antérieure porterait notamment sur les services suivants : « services de réparation et entretien d’instruments et appareils électroniques » ;
Que toutefois, les services précités ne figurent pas sous ce libellé dans la marque antérieure invoquée mais se retrouvent sous la forme suivante : « Réparation et entretien d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction » ;
Qu’en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Réparation et entretien d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction. Services en ligne, à savoir fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux d'informations mondiaux dans le but de transmettre et permettre un accès utilisateur à des informations par le biais de dispositifs sans fil et informatiques se rapportant à des informations de location de véhicules et de biens et fourniture de services de messagerie à des dispositifs équipés pour envoyer et recevoir des signaux sans fil. Formation à l'utilisation et l'exploitation d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour des systèmes d'informations géographiques; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour le pistage et la surveillance de machines agricoles et de construction, l'affectation et la coordination des opérations de machines agricoles et de construction, la conception et le contrôle de projets agricoles et de construction, les offres de contrats de construction et la comptabilisation des travaux, l'estimation des travaux sous contrat, l'analyse de la productivité du personnel affecté aux projets agricoles et de construction et la gestion de produits pour des projets agricoles et de construction; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux destinés à localiser des véhicules et biens mobiles et à envoyer des messages sans fil ».
CONSIDERANT que les « Dispositifs, instruments, émetteurs et transmetteurs pour la transmission de signaux électroniques ; installations et dispositifs de communications électroniques ; unités de programmation électroniques ; composants électriques et électroniques ; capteurs électroniques et électroniques ; installations, instruments, dispositifs et systèmes électroniques de commande ; logiciels de commande de procédés ; commandes industrielles comprenant des logiciels ; ordinateurs pour la gestion des dispositifs de commande d'opérations industrielles, structures, machines, procédés et véhicules ; programmes informatiques pour rechercher le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance ; dispositifs de transmission de signaux à commande multiple ; dispositifs, instruments et appareils à commande, à distance ou non, numérique, automatique, électriques ou électroniques ; logiciels de commande d'opérations industrielles ; unités, instruments et appareils électriques ou électroniques de commande d'opérations industrielles, structures, machines, procédés et véhicules ; contrôleurs numériques de commande de procédés ; postes de contrôle à distance, électriques ou électroniques, d'opérations industrielles, structures, machines, procédés et véhicules ; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil ; dispositifs et instruments informatiques, électroniques ou électriques à porter au poignet ou à la main » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Réparation et entretien d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction. Services en ligne, à savoir fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux d'informations mondiaux dans le but de transmettre et permettre un accès utilisateur à des informations par le biais de dispositifs sans fil et informatiques se rapportant à des informations de location de véhicules et de biens et fourniture de services de messagerie à des dispositifs équipés pour envoyer et recevoir des signaux sans fil. Formation à l'utilisation et l'exploitation d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour des systèmes d'informations géographiques; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour le pistage et la surveillance de machines agricoles et de construction, l'affectation et la coordination des opérations de machines agricoles et de construction, la conception et le contrôle de projets agricoles et de construction, les offres de contrats de construction et la comptabilisation des travaux, l'estimation des travaux sous contrat, l'analyse de la productivité du personnel affecté aux projets agricoles et de
construction et la gestion de produits pour des projets agricoles et de construction; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux destinés à localiser des véhicules et biens mobiles et à envoyer des messages sans fil » de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, est inopérant le seul argument de la société opposante selon lequel les produits désignés en classe 09 de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale des appareils électroniques et que les services de réparation et d’entretien d’instruments et appareils électroniques portent également sur des produits électroniques ; qu’en effet, la catégorie des « appareils électroniques » est très large et peut recouvrir à des produits de natures très diverses, de sorte qu’elle ne peut constituer un critère de similarité pertinent ;
Qu’en outre les « Dispositifs, instruments, émetteurs et transmetteurs pour la transmission de signaux électroniques ; installations et dispositifs de communications électroniques ; unités de programmation électroniques ; composants électriques et électroniques ; capteurs électroniques et électroniques ; installations, instruments, dispositifs et systèmes électroniques de commande ; logiciels de commande de procédés ; commandes industrielles comprenant des logiciels ; ordinateurs pour la gestion des dispositifs de commande d'opérations industrielles, structures, machines, procédés et véhicules ; programmes informatiques pour rechercher le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance ; dispositifs de transmission de signaux à commande multiple ; dispositifs, instruments et appareils à commande, à distance ou non, numérique, automatique, électriques ou électroniques ; logiciels de commande d'opérations industrielles ; unités, instruments et appareils électriques ou électroniques de commande d'opérations industrielles, structures, machines, procédés et véhicules ; contrôleurs numériques de commande de procédés ; postes de contrôle à distance, électriques ou électroniques, d'opérations industrielles, structures, machines, procédés et véhicules ; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil ; dispositifs et instruments informatiques, électroniques ou électriques à porter au poignet ou à la main » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec les services de « Réparation et entretien d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction. Services en ligne, à savoir fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux d'informations mondiaux dans le but de transmettre et permettre un accès utilisateur à des informations par le biais de dispositifs sans fil et informatiques se rapportant à des informations de location de véhicules et de biens et fourniture de services de messagerie à des dispositifs équipés pour envoyer et recevoir des signaux sans fil. Formation à l'utilisation et l'exploitation d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour des systèmes d'informations géographiques; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour le pistage et la surveillance de machines agricoles et de construction, l'affectation et la coordination des opérations de machines agricoles et de construction, la conception et le contrôle de projets agricoles et de construction, les offres de contrats de construction et la comptabilisation des travaux, l'estimation des travaux sous contrat, l'analyse de la productivité du personnel affecté aux projets agricoles et de construction et la gestion de produits pour des projets agricoles et de construction; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux destinés à localiser des véhicules et biens mobiles et à envoyer des messages sans fil » de la marque antérieure ;
Que s’il est vrai, comme l’affirme la société opposante que dans le cadre de la vente de certains produits électroniques, le fabricant peut « …fournir également des services d’installation, d’entretien et de réparation de produits…» et peut être amené à proposer « … en accompagnement des services de formations à leur utilisation et à leur exploitation… , encore faut-il qu’il s’agisse des mêmes produits ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu'ainsi, au vu des arguments présentés par la société opposante, ces produits et services ne peuvent être considérés comme similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Conception et développement de logiciels et de systèmes de commandes via des terminaux informatiques, dispositifs électroniques et instruments informatiques, électroniques ou électriques à porter au poignet ou à la main ; programmation de logiciels de traitement électronique de données ; services d'ingénierie en matière de conception et développement de logiciels et de systèmes électroniques de commandes via des terminaux informatiques, dispositifs électroniques et instruments informatiques, électroniques ou électriques, à porter au poignet ou à la main » qui s’entendent de divers prestations de services visant à créer, développer des logiciels et systèmes informatiques ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature et destination que les services de « Formation à l'utilisation et l'exploitation d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour des systèmes d'informations géographiques; formation à l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour le pistage et la surveillance de machines agricoles et de construction, l'affectation et la coordination des opérations de machines agricoles et de construction, la conception et le contrôle de projets agricoles et de construction, les offres de contrats de construction et la comptabilisation des travaux, l'estimation des travaux sous contrat, l'analyse de la productivité du personnel affecté aux projets agricoles et de construction et la gestion de produits pour des projets agricoles et de construction » de la marque antérieure qui s’entendent de prestation de services visant à acquérir l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques sur l'utilisation et l'exploitation d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction, sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour des systèmes d'informations géographiques et sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels conçus pour le pistage et la surveillance de machines agricoles et de construction, l'affectation et la coordination des opérations de machines agricoles et de construction, la conception et le contrôle de projets agricoles et de construction, les offres de contrats de construction et la comptabilisation des travaux, l'estimation des travaux sous contrat, l'analyse de la productivité du personnel affecté aux projets agricoles et de construction et la gestion de produits pour des projets agricoles et de construction ;
Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que ces services concernent des « logiciels informatiques » dès lors qu’ils sont de nature différente et portent chacun sur des logiciels spécifiques ; que de plus, il n’est pas démontré par la société opposante que les services visés dans la demande et dans la marque antérieure seraient habituellement fournis par les mêmes entreprises de sorte qu’ils seraient « complémentaires » ;
Qu’en outre, s’il est vrai, comme l’affirme la société opposante, que dans le cadre de la conception et développement de logiciels, les prestataires peuvent être amenés à procéder à des formations sur leurs produits, encore faut-il qu’il s’agisse des mêmes produits ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
CONSIDENTANT que les services de « Conception et développement de logiciels et de systèmes de commandes via des terminaux informatiques, dispositifs électroniques et instruments informatiques, électroniques ou électriques à porter au poignet ou à la main ; programmation de logiciels de traitement électronique de données ; services d'ingénierie en matière de conception et développement de logiciels et de systèmes électroniques de commandes via des terminaux informatiques, dispositifs électroniques et instruments informatiques, électroniques ou électriques, à porter au poignet ou à la main » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis à l’évidence par un lien étroit et obligatoire aux services de « Réparation et entretien d'instruments et appareils de positionnement et navigation électroniques, systèmes de mesure au laser, télémètres laser et tableaux d'affichage électronique, tous destinés à des machines agricoles et de construction » ;
Qu’en effet, la prestation des premiers peut être réalisée sans la prestation des seconds ni ne porte sur ces derniers ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, que la demande d'enregistrement désigne des produits et services qui ne sont ni identiques, ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence que malgré l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas de risque de confusion sur l'origine des produits et services en cause pour le public concerné.
Qu’ainsi, le signe verbal contesté SIATECH peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale SITECH.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée
Elodie FLEURY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLEZ Responsable de Pôle