INPI, 1 mars 2016, 2015-3624

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • déchéance • risque • production • règlement

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-3624
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : oio ; Les lunettes d'Oyo....
  • Numéros d'enregistrement : 985643 ; 4187251
  • Parties : ESCHENBACH OPTIK GmbH (société de droit allemand) / Jean-Marc M

Résumé

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Texte intégral

02/03/2016 OPP 15-3624 / EB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L 713-2, L 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Marc M a déposé, le 9 juin 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 187 251 portant sur le signe verbal LES LUNETTES D’OYO.... Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Lunettes de soleil, lunettes de vue, lunettes de sport, lunettes de protection, montures de lunettes, verres de lunettes, pièces et accessoires pour lunettes, étuis pour lunettes, chaines et cordons pour lunettes, présentoirs pour lunettes ». Le 11 août 2015, la société ESCHENBACH OPTIK GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale OIO, enregistrée le 22 octobre 2008 sous le numéro 985 643 et désignant l’Union Européenne. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Lunettes, montures de lunettes, appareils et instruments optiques ». L'opposition a été notifiée le 20 août 2015 sous le n°15-3624 au déposant. Le 19 octobre 2015, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'était pas encourue. Dans le délai imparti, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées au déposant par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 11 décembre 2015, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le déposant a contesté le bien-fondé du projet de décision. La société opposante a présenté des observations en réponse à la contestation de la société opposante.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT La société ESCHENBACH OPTIK GmbH fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les preuves d’usage fournies justifient de l’exploitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir qu’il existe bien un risque de confusion entre les signes en cause. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. Il ne conteste pas en revanche la comparaison des produits. Suite au projet de décision, le déposant conteste la validité des preuves d’usage fournies par la société opposante. Il conteste également l’existence d’un risque de confusion entre les signes.

III.- DECISION

A. SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DES DROITS SUR LA MARQUE ANTERIEURE N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Que selon l'article R. 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encouru. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition... » ; Qu'enfin, aux termes de l'article R. 712-18 du Code de la propriété intellectuelle, « La procédure d'opposition est clôturée ... lorsque l'opposant ...n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue » ; Que suite à l'invitation de la société déposante à produire de telles pièces, la société opposante a fourni notamment, dans le délai imparti, une facture du 31 mai 2012 comportant la marque OIO, correspondant à des montures de lunettes ; Qu’à cet égard, si, comme le relève la déposante, sur d’autres documents fournis, la marque comporte une présentation particulière, la pièce susvisée suffit à démontrer un usage correspondant aux exigences de l’article R712-17 ; Qu’en effet, dès lors que ces pièces ont été fournies, qu’elles attestent d’un usage à titre de marque dans au moins un pays de l’Union Européenne (la France en l’occurrence) et qu’elles portent sur l’un des produits sur lesquels l’opposition est fondée (à savoir les lunettes), il n’appartient pas à l’Institut, qui n’est pas juge de la déchéance, de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ; Qu'ainsi, l’opposante a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, que contrairement à ce que soutient la déposante, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la présente procédure. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Lunettes de soleil, lunettes de vue, lunettes de sport, lunettes de protection, montures de lunettes, verres de lunettes, pièces et accessoires pour lunettes, étuis pour lunettes, chaines et cordons pour lunettes, présentoirs pour lunettes » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Lunettes, montures de lunettes, appareils et instruments optiques ». CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES LUNETTES D’OYO ...., ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination OIO, présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux suivis de quatre points et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun une dénomination phonétiquement identique et visuellement proche, à savoir OYO pour le signe contesté et OIO pour la marque antérieure ; Qu’en effet, visuellement, les dénominations OYO et OIO sont pareillement composées de trois voyelles dont la répétition de la lettre O en attaque et en terminaison, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que surtout, phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en deux temps et se prononcent de façon identiques [o-io] ;qu’à cet égard, le déposant ne démontre pas pourquoi la marque antérieure aurait une prononciation différente ; Que si ces dénominations se singularisent par leur voyelle centrale, respectivement Y et I, ces différences, qui n’ont aucun impact phonétique, ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces deux éléments verbaux, qui conservent une structure très proche ; Qu’enfin, intellectuellement, à supposer, comme le relève le déposant, que la dénomination OYO soit perçue par le consommateur des produits en cause comme une référence à la ville d’ « ...Oyonnax, capitale historique des montures de lunettes en matière plastique... », ce qui n’est nullement avéré, cette circonstance ne saurait supplanter les ressemblances visuelles et surtout phonétiques précédemment relevées entre les dénominations OYO et OIO ; Que ces signes se distinguent par la présence en attaque des éléments verbaux LES LUNETTES D’ dans le signe contesté et des points de suspension en position finale ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précitées ; Qu’en effet, les dénominations OYO/OIO apparaissent toutes deux distinctives au regard des produits désignés ; Qu’en outre, la dénomination arbitraire OYO constitue l’élément prépondérant du signe contesté, les termes LES LUNETTES D’ qui l’accompagnent étant dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause, dont ils décrivent l’objet ; Qu’enfin, si le signe contesté comporte également la présence de points de suspension, ces signes de ponctuation apparaissent accessoires et ne sont pas de nature à écarter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination OYO ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble visuelles et phonétiques, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il résulte un risque de confusion sur l’origine de ces signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté LES LUNETTES D’OYO .... constitue l’imitation de la marque verbale antérieure OIO. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument du déposant selon lequel la marque antérieure serait présentée dans « ...un cadre blanc... » ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces marques. Qu’ainsi, le signe verbal contesté LES LUNETTES D’OYO .... ne peut être adopté à titre de marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale OIO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : la demande d'enregistrement est rejetée. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe
Note...