INPI, 23 décembre 2016, 2016-2965

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • terme • propriété • risque • vins • règlement • vente • transmission

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2965
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SAILOR JERRY ; BLACK SAILOR
  • Numéros d'enregistrement : 6600571 ; 4263848
  • Parties : William Grant & Sons Irish Brands Limited / SOCIETE AGRICOLE DE BOLOGNE

Résumé

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Texte intégral

OPP 16-2965 /SHF26/12/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIÉTÉ AGRICOLE DE BOLOGNE (société anonyme) a déposé, le 11 avril 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 263 848 portant sur le signe verbal BLACK SAILOR. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; assiettes ; assiettes jetables ; ballons en verre [récipients] ; bocaux ; boîtes en verre ; bols ; bouteilles ; carafes ; dessous de carafes non en papier et autres que linge de table ; flacons ; services à liqueur ; mugs ; ouvre-bouteille électriques et non électriques ; récipients à boire ; récipients pour la cuisine ; seaux à glace ; services [vaisselle] ; shakers ; verres [récipients] ; verres à boire ; verres à punch ; Vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; peignoirs de bain ; maillots de bain ; ceintures (habillement) ; cravates ; écharpes ; foulards ; bonnets ; casquettes ; gants (habillement) ; chaussettes ; manteaux ; bérets ; chemises ; T- shirts ; gilets ; vestes ; vêtements en cuir ; vêtements en imitation cuir ; robes ; pantoufles ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; rhums ; rhums blancs ; rhums ambrés ; boissons, punchs et cocktails à base de rhum ; cidres ; spiritueux ; liqueurs ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; eaux-de- vie ; extraits de fruits avec alcool ; boissons alcooliques contenant des fruits ; extraits ou essences alcooliques ». Le 6 juillet 2016, la société WILLIAM GRANT & SONS IRISH BRANDS LIMITED (Société irlandaise à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SAILOR JERRY, déposée le 22 janvier 2008 et enregistrée sous le numéro 006 600 571, dont le titulaire indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Verrerie pour boissons; ouvre- bouteilles; supports pour bougies; dessous de carafe ni en papier ni en tissu; shakers; gourdes; seaux à glace; verres à whisky ; Vêtements; T-shirts; vestes; pantalons; articles de chaussures; chapeaux; sous-vêtements; jupes; jeans; ceintures ; Boissons alcoolisées; rhum ». L’opposition a été notifiée au déposant le 18 juillet 2016 sous le numéro 16-2965. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 14 novembre 2016, l’Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le 15 décembre 2016, la société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations. Ses observations ont été transmises à la société déposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 21 décembre 2016 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. Le 20 décembre 2016, le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse aux précédentes observations de la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante conteste une partie de la comparaison des produits en cause et présente de nouveaux arguments à leur égard. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également la connaissance de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes telle qu’effectuée par l’Institut. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante conteste une partie de la comparaison des produits en cause, ainsi que celle des signes. Dans ses observations en réponse au projet de décision, la société déposante demande la confirmation du projet de décision.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; assiettes ; assiettes jetables ; ballons en verre [récipients] ; bocaux ; boîtes en verre ; bols ; bouteilles ; carafes ; dessous de carafes non en papier et autres que linge de table ; flacons ; services à liqueur ; mugs ; ouvre-bouteille électriques et non électriques ; récipients à boire ; récipients pour la cuisine ; seaux à glace ; services [vaisselle] ; shakers ; verres [récipients] ; verres à boire ; verres à punch ; Vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; peignoirs de bain ; maillots de bain ; ceintures (habillement) ; cravates ; écharpes ; foulards ; bonnets ; casquettes ; gants (habillement) ; chaussettes ; manteaux ; bérets ; chemises ; T- shirts ; gilets ; vestes ; vêtements en cuir ; vêtements en imitation cuir ; robes ; pantoufles ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; rhums ; rhums blancs ; rhums ambrés ; boissons, punchs et cocktails à base de rhum ; cidres ; spiritueux ; liqueurs ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; eaux-de- vie ; extraits de fruits avec alcool ; boissons alcooliques contenant des fruits ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; supports pour bougies; dessous de carafe ni en papier ni en tissu; shakers; gourdes; seaux à glace; verres à whisky ; Vêtements; T-shirts; vestes; pantalons; articles de chaussures; chapeaux; sous-vêtements; jupes; jeans; ceintures ; Boissons alcoolisées; rhum ». CONSIDERANT que les « ballons en verre [récipients] ; bols ; bouteilles ; carafes ; dessous de carafes non en papier et autres que linge de table ; services à liqueur ; mugs ; ouvre-bouteille électriques et non électriques ; récipients à boire ; seaux à glace ; services [vaisselle] ; shakers ; verres [récipients] ; verres à boire ; verres à punch ; Vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; peignoirs de bain ; maillots de bain ; ceintures (habillement) ; cravates ; écharpes ; foulards ; bonnets ; casquettes ; gants (habillement) ; chaussettes ; manteaux ; bérets ; chemises ; T- shirts ; gilets ; vestes ; vêtements en cuir ; vêtements en imitation cuir ; robes ; pantoufles ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; rhums ; rhums blancs ; rhums ambrés ; boissons, punchs et cocktails à base de rhum ; cidres ; spiritueux ; liqueurs ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; eaux-de- vie ; boissons alcooliques contenant des fruits » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « Ustensiles et récipients pour la cuisine ; assiettes ; assiettes jetables » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de petits ustensiles et appareils pour la cuisine et de pièces de vaisselle jetables ou non, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « verrerie pour boissons ; verres à whisky » de la marque antérieure, qui désignent des articles finis en verre destiné à la consommation de boissons et des récipients pour boire ; Qu’en effet, les produits précités consistent en des récipients pour l’alimentation et se rapportent à la préparation et à consommation d’aliments ou de boissons, contrairement à ce que soutient la société déposante sans étayer son argumentation ; Que de même ils seront commercialisés dans les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans les articles de cuisines et aux rayons vaisselle des grandes surfaces) ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante a démontré la similarité entre les « flacons » de la demande d’enregistrement et les « verres à whisky » de la marque antérieure, tous ces produits étant des contenants, destinés notamment à contenir des boissons et pouvant en outre être utilisés en association les uns avec les autres ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les « Ustensiles et récipients pour le ménage » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de petits ustensiles et appareils pour le ménage, ne possèdent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; supports pour bougies; dessous de carafe ni en papier ni en tissu; shakers; gourdes; seaux à glace; verres à whisky » qui s’entendent d’articles de cuisine et de décoration ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises, ni distribués dans les mêmes points de vente à destination du même public (droguerie, rayons produits ménagers pour les premiers / magasins de décoration, rayons vaisselle pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « extraits de fruits avec alcool ; extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons alcooliques destinées à être consommées aux heures des repas ou en apéritifs ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Qu’en outre et contrairement à ce que soutient la société opposante sans le démontrer, répondant à des besoins distincts, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (laboratoires pour les premiers, distilleries ou vignobles pour les seconds) ni distribués dans les mêmes points de vente à destination du même public (professionnels de la parfumerie, de l’alimentation ou pharmacies / clientèle des magasins d’alcool ou de spiritueux) ; Qu’en particulier, et contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les « extraits de fruits avec alcool ; extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement ne sont pas « commercialisés dans les rayons réservés aux alcools » dès lors qu’ils ne sont pas destinés à être consommés tels quels mais qu’ils ont vocation à être utilisés par des professionnels dans l’élaboration de produits divers relevant de domaines variés tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, contrairement aux « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure qui sont destinées à être consommées par un public adulte et se retrouvent dans les rayons réservés aux boissons alcoolisées ; Qu’enfin et contrairement à ce que relève la société opposante suite au projet de décision, il ne saurait suffire d’affirmer pour les déclarer similaires, que « les extraits de fruits peuvent être mélangés à des boissons alcooliques pour la réalisation de cocktails », dès lors qu’ils sont susceptibles d’entrer dans la composition de nombreux autres produits comme précédemment démontré ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « bocaux ; boîtes en verre » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de récipients de forme rigide à usage domestique, scientifique ou technique destinés à contenir toute sorte de produits liquides ou non, ne relèvent pas de la catégorie générale de « verrerie pour boissons » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à contenir des produits alimentaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Qu’ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination (récipients susceptibles de contenir toute sorte d’objets ou de liquides comestibles ou non pour les premiers / récipients en verre exclusivement destinés à contenir des boissons pour les seconds) ; Qu’ils ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « bocaux ; boîtes en verre » de la demande d’enregistrement, tels que définis précédemment, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « gourdes ; verres à whisky » de la marque antérieure qui s’entendent de récipients spécifiquement destinés à contenir des boissons afin de les consommer ; Qu’en effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers sont susceptibles de contenir toute sorte d’objets ou liquides comestibles ou non, alors que les seconds sont exclusivement destinés à contenir des boissons ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que, les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec ceux précités de la marque antérieure, l’usage des premiers étant indépendant de celui des seconds et réciproquement ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BLACK SAILOR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SAILOR JERRY présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun composés de deux termes ; Que les deux signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme SAILOR ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ; Qu’en effet, les signes diffèrent par la présence du terme BLACK dans le signe contesté, et du terme JERRY dans la marque antérieure ; Qu’il en résulte des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles prépondérantes entre les deux signes ; Qu’en effet, visuellement, le terme commun SAILOR est associé dans chaque signe à un terme BLACK ou JERRY, qui ne partagent aucune similitude visuelle ou phonétique, ce qui confère aux deux signes une physionomie et une prononciation différente ; Que le terme SAILOR est en outre positionné à une place différente dans chacun de ces signes (en position finale dans le signe contesté, en attaque dans la marque antérieure) ; Qu’en outre, sur le plan intellectuel, les signes en cause revêtent des significations différentes ; qu’en effet, le terme anglais SAILOR sera compris par le consommateur comme signifiant « marin » ou « navigateur » ; qu’ainsi, au sein de la demande d’enregistrement contestée le terme anglais BLACK, qui sera compris comme signifiant « noir », vient simplement qualifier le terme SAILOR ; qu’en revanche, au sein de la marque antérieure, le terme adjoint JERRY sera perçu comme le prénom d’un personnage identifié exerçant la profession de marin et non pas comme un qualificatif du terme SAILOR ; Que les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, si le terme SAILOR, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause et est susceptible d’être perçu comme l’élément essentiel du signe contesté, l’élément BLACK ne venant que le préciser, tel n’est pas le cas dans la marque antérieure malgré sa position d’attaque ; Qu’à cet égard, le terme SAILOR y est suivi du terme JERRY, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, et tout aussi perceptible que le terme SAILOR en raison de sa longueur quasi identique et de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie ; Qu’à cet égard et contrairement à ce qu’invoque la société opposante suite au projet de décision, le terme SAILOR n’est pas présenté « en gros caractère » au sein de la marque antérieure, les deux termes SAILOR et JERRY étant inscrits en lettres majuscules d’imprimerie noires dans une même taille ; Que suite au projet de décision, la société opposante insiste sur le caractère dominant du terme SAILOR contrairement au terme JERRY qui serait perçu comme un « prénom banal » ; que toutefois, il n’est pas démontré par la société opposante que le prénom JERRY serait d’usage « banal » à titre de marque au regard des produits en cause ; qu’ainsi le terme JERRY apparait tout aussi essentiel que le terme SAILOR au sein de la marque antérieure ; Qu’il en résulte que l’élément SAILOR n’apparaît pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de cette marque, qui sera perçue dans son ensemble ; Qu’enfin, ne peut être retenu l’argument de la opposante, suite au projet de décision, selon lequel « s’agissant de produits de grande consommation, comme c’est le cas en l’espèce pour les produits des classes 21, 25 et 33, le degré d’attention du public et moyen, voire faible » dès lors que le risque de confusion s’apprécie au regard du consommateur d’attention moyenne des produits en cause ; que ce dernier sera en mesure de percevoir les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles prépondérantes entre les deux signes en cause telles que relevées ci-avant ; Qu’ainsi, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur ; Qu’à cet égard, la société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure ; qu’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné ; que toutefois, si les documents fournis par la société opposante établissent une certaine exploitation pour un produit servant de base à l’opposition, à savoir le rhum, ils ne démontrent pas que la marque antérieure bénéficierait d’une large connaissance auprès du public. CONSIDERANT ainsi, que malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT à cet égard que s’il est vrai, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que sont sans incidence les arguments de la société opposante, développés suite au projet de décision, tirés de décisions du Directeur de l’INPI statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, le signe verbal contesté BLACK SAILOR peut être adopté comme marque pour désigner des produits pour certains identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SAILOR JERRY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Stéphane H FRIAZ, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle