INPI, 25 juillet 2014, 14-0649

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • propriété • risque • déchéance • voyages • terme • production • règlement • relever • service • tiers • vente

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0649
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ONLY ; ONLYMUST
  • Classification pour les marques : 18
  • Numéros d'enregistrement : 638833 ; 4043242
  • Parties : AKTIESELSKABET AF 21 NOVEMBER 2001 / SEKUR SARL

Résumé

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Texte intégral

OPP 14-0649 / VL DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SEKUR (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 octobre 2013, la demande d'enregistrement numéro 13 4 043 242 portant sur le signe verbal ONLYMUST. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs de voyage, sacs à main, à dos, de plage, d'écoliers ; étuis ; coffrets ; trousses ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; pochettes ; étuis pour clés, trousses de voyages. Vêtements, chapellerie ; foulards, bonnets ; ceintures ; châles ; vêtements en cuir et imitation cuir ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement) ; sandales ».Le 24 janvier 2014, la société AKTIESELSKABET (société régie par l’état du Danemark) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ONLY renouvelée le 8 octobre 2007 sous le numéro 000638833. Ce renouvellement porte notamment sur les produits suivants : «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux ; malles et valises. Vêtements, chaussures et chapellerie». Le 11 février 2014, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement. Cette notification l’invitait à procéder à la régularisation matérielle de sa demande dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 février 2014 sous le n°14-0649. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Les 28 février 2014 et 16 avril 2014, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 17 mars 2014, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. Le 2 juin 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet, auxquelles la société opposante a répondu. Une commission orale s’est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société AKTIESELSKABET fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition et au projet de décision, la société déposante conteste la validité des preuves d’usage, la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non exploitation ». CONSIDERANT que selon l'article R. 712-18-1° du code de la pro priété intellectuelle, « La procédure d'opposition est clôturée… lorsque l'opposant… n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue » ; Que sur l’invitation de la société déposante à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, des copies d’écran du site Amazon.fr proposant à la vente plusieurs types de vêtements (blouson, robe, débardeur…), sous la dénomination ONLY et accompagnés, pour certains, de l’indication « (10 novembre 2013) » ; Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces datées ont été fournies dans le délai imparti, que certaines d'entre elles attestent d'un usage à titre de marque du signe en cause et qu'elles portent sur au moins l’un des produits sur lesquels est fondée l’opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance de la marque en cause ; Qu'ainsi, force est de constater que les pièces susvisées attestent d'un usage en France à titre de marque du signe ONLY et portent sur des produits invoqués à l'appui de l'opposition (à savoir des vêtements) ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend la société déposante, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B.- SUR LE FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à l’objection de forme et à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs de voyage, sacs à main, à dos, de plage, d'écoliers ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; étuis pour clés, trousses de toilette et de maquillage, trousses de voyages (maroquinerie). Vêtements, chapellerie ; foulards, bonnets ; ceintures ; châles ; vêtements en cuir et imitation cuir ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement) ; sandales » ; Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux ; mailles et valises. Vêtements, chaussures et chapelle». CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; Vêtements, chapellerie ; bonnets ; vêtements en cuir et imitation cuir ; sandales » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs de voyage, sacs à main, à dos, de plage, d'écoliers ; étuis pour clés ; trousses de toilette et de maquillage ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; trousses de voyages (maroquinerie) » de la demande d’enregistrement, tout comme les « malles et valises » de la marque antérieure, visent des contenants destinés au voyage ou au transport à la main d'effets personnels ; qu’ils ont donc les mêmes nature, fonction et destination ; Que le fait que les produits précités de la demande d’enregistrement soient destinés au transport d’objets de faible encombrement tandis que les produits invoqués de la marque antérieure désignent des articles destinés aux voyages ne saurait suffire à supprimer tout risque de confusion sur leur origine, ces produits ayant la même nature et ayant pareillement pour fonction de contenir des affaires emportées avec soi ; Qu’en outre, ces produits sont susceptibles de relever des mêmes circuits de distribution, contrairement à ce que fait valoir la société déposante, en ce qu’ils se retrouvent pareillement dans les maroquineries ou les rayons des grands magasins consacrés à la bagagerie ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu d'examiner d'autres liens de similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et d’autres produits de la marque antérieure, dès lors que leur similarité avec les « malles, valises » de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les « foulards, ceintures ; châles ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement) » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale des « Vêtements » de la marque antérieure qui s’entendent d’articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain ; Que si comme le soutient la société déposante, la catégorie générale des « Vêtements » est large, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisamment précise pour permettre aux tiers d'en déterminer les nature et objet ainsi que l'exige le principe de spécialité, et, par conséquent, l'étendue des droits de la marque antérieure ; Que de même, si les « foulards, ceintures ; châles ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement) » sont également des accessoires de mode répondant à un souci esthétique, cette circonstance ne les fait pas pour autant échapper à la catégorie générale des « Vêtements » ; Que ces produits se retrouvent dans les mêmes circuits de distribution que sont les magasins d’habillement ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant bien fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ONLYMUST, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ONLY, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les dénominations en présence ont en commun la séquence ONLY ; Qu’elles diffèrent par la présence de la séquence MUST en terminaison du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces marques conduit à tempérer cette différence ; Que le terme ONLY, constitutif de la marque antérieure et distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté ; qu'en effet, l’élément MUST, terme d’origine anglaise défini dans le dictionnaire Le P Robert comme « ce qu’il y a de mieux », sera perçu par le consommateur comme un terme laudatif évoquant la qualité supérieure des produits, de sorte qu’il apparaît faiblement distinctif ; Qu’à cet égard, il importe peu, comme le relève la société déposante, que le terme MUST soit « en anglais … un verbe auxiliaire traduisant l’obligation » dés lors que les consommateurs peuvent le percevoir dans son sens d’excellence, tel qu’il est défini dans les dictionnaires français d’usage courant ; Qu’en outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté ONLYMUST sera perçu comme un tout indivisible dont aucun élément ne serait dissociable alors même qu’il peut très bien être perçu comme la simple juxtaposition de la marque antérieure ONLY et d’une mention laudative qui vient la préciser (MUST) ; Que dès lors, les différences visuelles et phonétiques dues à la présence de l’élément MUST ne sauraient à elles seules exclure un risque d’association entre les signes ; Qu’ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits de qualité supérieure. CONSIDERANT que la dénomination contestée ONLYMUST constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure MUST, le consommateur étant susceptible d’attribuer à ces deux marques la même origine ; Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel « la marque opposée ne jouit d’aucune renommée » ; qu’en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à l’existence de marques enregistrées postérieurement à l’enregistrement de la marque antérieure et comportant l’élément ONLY, le titulaire d’un droit étant seul juge des poursuites à engager et seuls les signes en cause devant être pris en compte dans la présente procédure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, la dénomination contestée ONLYMUST ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale ONLY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs de voyage, sacs à main, à dos, de plage, d'écoliers ; étuis pour clés ; trousses de toilette et de maquillage ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; trousses de voyages (maroquinerie). Vêtements, chapellerie ; foulards, bonnets ; ceintures ; châles ; vêtements en cuir et imitation cuir ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement) ; sandales » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Michel F Directeur des marques, dessins et modèles