OPP 11-2728 / JG02/01/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame Anne R a déposé, le 11 avril 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 822 469 portant sur portant sur le signe complexe OFIR&COM CONSEIL EN TELEPHONIE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ».
Le 20 juin 2011, la société KANDIDATHUSET A/S (Société Danoise – A/S) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale OFIR renouvelée le 5 septembre 2010 sous le n° 001 798 0 24.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Logiciels informatiques ; Agence de presse, transmission et envoi de messages et d'images par ordinateur. informations techniques non commerciales concernant des produits et des services proposés par un réseau informatique, programmation pour ordinateur, location de temps d'accès à des applications informatiques pour utiliser, travailler ou stocker des données, mise à jour de programmes informatiques ».
L’opposition a été notifiée le 29 juin 2011 à la déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 31 août 2011, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 23 novembre 2011, l’Institut a, par télécopie confirmée par courrier, notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision au motif que la société opposante n’aurait pas justifié de l’exploitation de la marque OFIR sur le territoire Français.
La société opposante a répondu aux observations de la déposante et considère qu’il y a lieu de confirmer le projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante rappelle que, dans le cadre de la procédure d’opposition, les pièces datées et fournies dans le délai imparti attestant d’un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué dans un Etat membre de l’Union européenne suffisent à démontrer l'usage réel et sérieux de cette marque.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante invite la société opposante à produire des preuves d’usage de sa marque.
Suite au projet de décision, la déposante conteste la validité des pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue fournies par la société opposante. En effet, elles n'attestent que d'un usage sur le territoire Danois, et non sur une partie substantielle du territoire communautaire. Elle demande donc à l'Institut de constater la déchéance de cette marque et de rejeter la présente opposition.
II.- DECISION
A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LAMARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE
CONSIDERANT que l’article
R 712-17 du Code la propriété intellectuelle modifié par le décret du 3 mars 2004 dispose que "le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq dernières années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition ou faire état d’un juste motif de non exploitation" ;
Que l’article 15 du règlement communautaire du 26 février 2009 dispose que la marque communautaire doit faire l’objet d’un "usage sérieux dans la communauté" ;
Que, selon les dispositions de l'article R 712-18 1°du code de la propriété intellectuelle, "La procédure d'opposition est clôturée ... lorsque l'opposant n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ces droits n'est pas encourue".
CONSIDERANT que sur l'invitation du titulaire de la demande contestée, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, des copies du site Internet "www.ofir.dk", de brochures et de factures, datées de janvier 2006 à mars 2011, portant sur des services visés dans l’opposition de la marque OFIR exploitée au Danemark, ainsi que des traductions de ces documents en français ;
Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que les pièces fournies sont datées de moins de cinq ans, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué et qu'elles portent sur au moins un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux juridictions compétentes pour apprécier notamment la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque ;
Qu'en l’espèce, les pièces fournies répondent à ces conditions et, s’agissant d’une marque communautaire soumise au règlement CE n° 207/2009, établissant l’usage pour un Etat de l’Union européenne, à savoir le Danemark, de sorte que le titulaire de la marque antérieure a satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article
R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.
B- SUR LE FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques ; Agence de presse, transmission et envoi de messages et d'images par ordinateur. informations techniques non commerciales concernant des produits et des services proposés par un réseau informatique, programmation pour ordinateur, location de temps d'accès à des applications informatiques pour utiliser, travailler ou stocker des données, mise à jour de programmes informatiques ».
CONSIDERANT que les « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques, similaires ou susceptible de générer un risque de confusion avec les produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe OFIR & COM CONSEIL EN TELEPHONIE, ci-dessous reproduit :
Que le signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination OFIR.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’une esperluette et de couleurs, que la marque antérieure est constituée d’un seul terme.
CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l’élément verbal OFIR ; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal COM, de l’ensemble verbal CONSEIL EN TELEPHONIE, d’une esperluette & et de couleurs ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, l’élément verbal OFIR est distinctif au regard des produits et services en présence ;
Qu’en outre, l’élément verbal OFIR, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en ce qu’il se trouve placé en position d’attaque et écrit en majuscules, l’élément COM apparaissant secondaire en ce qu’il est usuel pour désigner des prestations de communication et l’esperluette &, simple élément de liaison, peu visible, n’étant pas de nature à retenir l’attention du public ;
Que l’ensemble CONSEIL EN TELEPHONIE apparaît également secondaire, dès lors que cet élément est inscrit en caractères de petite taille et présenté sur une ligne inférieure ;
Qu’enfin, la présence de couleurs au sein du signe contesté n’altère pas le caractère lisible du terme OFIR ;
Qu’ainsi, compte tenu de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants de ces signes, il résulte un risque de confusion pour le consommateur sur l’origine des signes en présence.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté OFIR & COM CONSEIL EN TELEPHONIE constitue l'imitation de la marque antérieure OFIR, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté OFIR & COM CONSEIL EN TELEPHONIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque communautaire antérieure OFIR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 11-2728 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 11 3 822 469 est rejetée.
Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe