INPI, 21 septembre 2021, DC 20-0155

Mots clés
produits • société • déchéance • propriété • preuve • vente • contrat • production • ressort • nullité • requête • absence • publication • relever • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    DC 20-0155
  • Domaine de propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
  • Marques : BEE WIZZ
  • Classification pour les marques : CL25 ; CL30 ; CL32
  • Numéros d'enregistrement : 3822305
  • Parties : CABINET BEAU DE LOMÉNIE SC / D

Résumé

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Texte intégral

DC20-0155 Le 21/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 23 décembre 2020, la société civile CABINET BEAU DE LOMENIE (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 20-0155 contre la marque semi-figurative n° 11 / 3822305 déposée le 11 avril 2011, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur K D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2011-41 du 14/10/2011 et régulièrement renouvelé en2021. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt et sur la demande en déchéance. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 11 février 2021, reçu le 15 février 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Dans un courrier transmis le 22 février 2021, le demandeur a demandé que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. En application du principe du contradictoire, le titulaire de la marque contestée a été informé de cette demande par courrier recommandé du 12 mars 2021, reçu le 16 mars 2021. 8. Le 10 avril 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits visés par la demande en déchéance, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé du 19 avril 2021, reçu le 21 avril 2021. 9. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 17 mai 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 27 mai 2021, reçu le 1er juin 2021. 10. Le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai qui lui était imparti. 11. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 1er juillet 2021. Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment - Sollicité la déchéance à compter du 14 octobre 2016, date à laquelle est survenu au plus tôt le motif de déchéance, par application des dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; - Affirmé qu’aucun usage sérieux de la marque contestée n’a pu être mis en évidence : le site Internet www.beewizz.fr est inactif, le nom de domaine correspondant est disponible à la vente et la marque n’est pas non plus présente sur les médias sociaux. 13. Dans son courrier transmis le 22 février 2021, le demandeur a sollicité que les frais du dossier soient mis à la charge du titulaire e la marque contestée. 14. Dans ses observations, le demandeur a notamment : - Rappelé que l’absence de présence sur Internet constitue bien un signe que la marque n’est pas utilisée ; - Fait valoir qu’aucun document n’est fourni concernant les produits visés à l’enregistrement autres que les boissons de fruits ; - Indiqué que le contrat de licence (pièce 7) n’est accompagné d’aucune facture, d’aucun justificatif de vente ou de chiffre d’affaires ; en outre, il mentionne des produits et services pour lesquels aucun justificatif d’usage n’est fourni, lesdits services n’étant d’ailleurs pas visés par la marque contestée ; - Soutenu que la majorité des documents produits doit être écartée car non datés et non associés à un territoire identifié (pièces 1, 5, 6 et 9), non traduits (pièce 10), ne visant pas la marque contestée (pièces 10 et 11) ; - Affirmé qu’aucune présence ancienne de la marque contestée n’est rapportée ; - Relevé qu’au vu des publicités fournies, le titulaire de la marque contestée parait se prévaloir d’un usage pour des boissons de fruits, produits de grande consommation, en principe vendus en grandes surfaces et faisant l’objet d’une production massive et d’une vente en quantités importantes ; or, aucun chiffre d’affaires n’est rapporté, aucune liste de clients ou points de vente n’est communiquée, aucune information n’est fournie sur la distribution effective des produits visés par la marque contestée en France ; - Réitéré sa demande que les frais soient supportés par le titulaire de la marque contestée. A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants : - Annexe No. 1: caractéristiques de la marque pour laquelle la déchéance est demandée – source – base INPI Mentionnée en page 2 de l’exposé des moyens. - Annexe No. 2: Fiche Whois du nom de domaine beewizz.fr. Capture écran du site internet correspondant au 23/12/2020 illustrant que le nom de domaine est à vendre. Capture écran mettant en évidence le fait que le site correspondant est inactif. Capture écran tirée du site internet domain tools et relative à la fiche Whois du nom de domaine beewizz.fr. Mentionnés en pages 3 et 4 de l’exposé des moyens. - Annexe No. 3: Extrait Web de l’ICRIS CSC Companiez Registry, Hong Kong : société BEEWIZZ COMPANY LIMITED. Mentionnée en page 6 des Observations en réponse aux preuves d’usage déposées. - Annexe No. 4: Situation au répertoire SIRENE à la date du 11.05.2021 de la société PARTNER’S CONSULTING immatriculée sous le numéro 838.009.918. Mentionnée en page 7 des Observations en réponse aux preuves d’usage déposées. Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci- dessous dans la décision). Il a en outre notamment : - Souligné qu’une simple recherche sur Internet n’est pas un argument pour affirmer qu’il n’y a pas eu un usage sérieux de la marque contestée ; - Indiqué que les produits couverts par la marque contestée sont fabriqués et conditionnés à l’étranger, puis importés et distribués en France ; ainsi, le titulaire de la marque contestée a créé une société d’import-export située à Hong-Kong, à proximité des lieux de production chinois, qui centralise les commandes et les factures aux clients, distributeurs et licenciés ; - Rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit qualitativement important pour être qualifié de sérieux ; - Affirmé que la demande en déchéance s’apparente à une volonté du demandeur de forcer la cession d’une marque exploitée et publique au bénéfice d’un tiers dont l’identité n’est pas dévoilée ; - Sollicité que les frais et dépens soient mis à la charge du demandeur, le titulaire de la marque contestée ne faisant que se défendre. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants : - Pièce n°1: Déclaration de renouvellement de la marque Mentionnée en page 1 de notre mémoire en réponse - Pièce n°2 : Photo de produits distribués sous la marque Mentionnée en page 2 de notre mémoire en réponse - Pièce n°3 : Certificat d’enregistrement de la société BEEWIZZ Company Limited Mentionnée en page 2 de notre mémoire en réponse - Pièce n°4 : Statuts de la société BEEWIZZ Company Limited Mentionnée en page 2 de notre mémoire en réponse - Pièce n°5 : Affiche publicitaire pour distribution directe Mentionnée en page 3 de notre mémoire - Pièce n°6 : Autre affiche publicitaire pour distribution directe Mentionnée en page 3 de notre mémoire - Pièce n°7 : Licence non exclusive Mentionnée en page 3 de notre mémoire - Pièce n°8 : Kbis du licencié Mentionnée en page 3 de notre mémoire - Pièce n°9 : Dépliant du licencié Mentionnée en page 3 de notre mémoire - Pièce n°10 : Facture de BEEWIZZ Company Limited à PARTNER Mentionnée en page 3 de notre mémoire - Pièce n°11 : Document de transitaire Mentionnée en page 3 de notre mémoire - Pièce n°12 : Lettre de BDL au titulaire du 9 déc. 2020 - Mentionnée en page 3 de notre mémoire

II.- DECISION

A- Sur le fond 16. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 17. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 18. En vertu du dernier alinéa de l'article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ». 19. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 20. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 21. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 22. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 23. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 24. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 25. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11 avril 2011 et son enregistrement a été publié au BOPI 2011-41 du 14 octobre 2011. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 23 décembre 2020. 26. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 27. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2020 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 28. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants : - La déclaration de renouvellement de la marque contestée en date du 10/04/2021 (pièce n°1) ; - Une photographie des produits distribués sous la marque contestée sur laquelle figurent trois canettes de boisson (pièce n°2) ; - Le certificat d’enregistrement et les statuts de la société BEEWIZZ Company Limited immatriculée à Hong Kong en date du 16/12/11, société créée par le titulaire de la marque contestée pour l’exportation des produits couverts par la marque contestée fabriqués en Chine (pièces n°3 et 4) ; - Des documents publicitaires, à savoir deux affiches et un dépliant du licencié sur lesquels figurent des canettes de boisson aux fruits comportant le signe BEE WIZZ, notamment sous la forme (pièces n°5, 6 et 9) ; - Une licence non exclusive au profit de la SARL à associé unique PARTNER’S CONSULTING en date du 02/07/2018 et un extrait Kbis du licencié (pièces n°7 et 8) ; - Une facture de la société BEEWIZZ Company Limited adressée au licencié, datée du 10/02/2019, portant sur le paiement de 154800 unités de boissons composées d’eau gazéifiée associée à du jus de fruit, soit 6450 cartons, citant la marque « BEEWIZZ », ainsi qu’une facture émise par SKY GROUP adressée au licencié datée du 26/03/2019 et portant sur le transport de 6450 cartons expédiés de Chine par la société BEEWIZZ Company Limited à destination du licencié en France (pièces n°10 et 11). 29. Une partie des éléments de preuve, à savoir la licence portant sur la marque contestée n° 3822305 accordée par le titulaire de la marque contestée à la société française PARTNER’S CONSULTING (pièce n°7) et les factures concernant la vente et la livraison par la société créée par le concédant de 6450 cartons de boissons aux fruits au licencié (pièces n°10 et 11), est datée de la période pertinente. 30. Si les documents publicitaires ne sont pas, comme le souligne le demandeur, datés, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 31. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 32. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 33. Dans ses observations, le demandeur soulève que les documents publicitaires sur lesquels figurent des canettes de boisson aux fruits ne sont associés à aucun territoire identifié (pièces n°5, 6 et 9). 34. Le titulaire de la marque contestée quant à lui soutient que les produits couverts par la marque contestée sont fabriqués et conditionnés à l’étranger, puis importés et distribués en France via la société d’import-export BEEWIZZ Company Limited qu’il a créée, cette société étant située à Hong-Kong à proximité des lieux de production chinois et centralisant les commandes et les factures aux clients, distributeurs et licenciés. 35. En l’espèce, il ressort des documents listés ci-dessous et appréciés en combinaison, que la marque contestée a bien fait l’objet d’un usage sur le territoire français : - Pièces n°5, 6 et 9 : ces trois documents publicitaires contiennent des mentions en langue française, notamment les slogans « PÉTILLANT FRAIS FRUITÉ », « À CHACUN SA BULLE DE FRAÎCHEUR ! », « CA ! C’EST FRUITÉ… » et « LA BOISSON FRUITÉE & PÉTILLANTE » ; en outre, contrairement à ce qu’indique le demandeur, ils sont bien associés à un territoire identifié, à savoir la France, dans la mesure où des numéros de portable français y figurent ainsi que l’adresse en France du licencié identifié en tant que distributeur sur la pièce n°9 ; - Pièce n°10 : cette facture de la société BEEWIZZ Company Limited créée par le titulaire de la marque contestée portant sur la vente de 6450 cartons de boissons aux fruits de la marque « BEEWIZZ » est adressée au licencié, la société française PARTNER’S CONSULTING domiciliée en France, à Aulnay-sous-Bois ; en outre, elle comprend la mention anglaise « FROM : HUANGPU CHINA to MARSEILLE FRANCE by sea », aisément compréhensible qui démontre bien que les produits concernés sont destinés au marché français ; - Pièce n°11 : cette facture portant sur le transport de 6450 cartons expédiés par la société BEEWIZZ Company Limited à la société PARTNER’S CONSULTING de Huangpu en Chine à Marseille en France démontre que 154800 unités de boissons aux fruits de la marque « BEEWIZZ » réparties dans ces cartons ont été importées en France ; or les preuves relatives à l’importation des produits dans la zone pertinente peuvent suffire à prouver l’usage dans cette zone. 36. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente. Usage par le titulaire ou avec son consentement 37. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 38. En l’espèce, les pièces listées ci-dessous et appréciées en combinaison permettent d’établir que le signe BEE WIZZ a été utilisé pour désigner des boissons de fruits couvertes par la marque contestée par une personne autorisée par le titulaire de la marque contestée, à savoir son licencié chargé de la distribution de ces produits en France : - Pièce n°7 : contrat de licence entre le titulaire de la marque contestée et la société française PARTNER’S CONSULTING (pièce n°8) en date du 02/07/2018, consenti jusqu’au 31/12/2020 ; si, comme le relève le demandeur, ce contrat comporte une erreur concernant les produits de la classe 32 objets de la licence en énumérant à la place les services suivants : « Education, divertissement ; activité sportives et culturelles », il comporte néanmoins les mentions suivantes : « Monsieur K D est propriétaire, depuis le 11 avril 2011, de la marque française semi-figurative BEE WIZZ N° 3822305 protégée dans les classes 25, 30, 32 de la classification de Nice » et « La SARL PARTNER’S CONSULTING souhaite obtenir, auprès de Monsieur K D, une licence non exclusive de la marque française BEE WIZZ à titre gratuit (…) – Se fournir en marchandises, denrées et boissons commercialisées sous la marque BEE WIZZ auprès de la société BEE WIZZ COMPANY LIMITED, société de droit hongkongais » qui démontrent que la licence porte bien sur la marque contestée et sur les boissons désignées dans l’enregistrement de cette marque. - Pièce n°10 : facture de la société BEEWIZZ Company Limited, créée par le titulaire de la marque contestée (pièce n°4, statuts de la société le mentionnant) et immatriculée à Hong Kong en 2011 (pièce n° 3), portant sur la vente de 6450 cartons de boissons aux fruits adressée au licencié, la société française PARTNER’S CONSULTING, qui, contrairement à ce qu’indique le demandeur, fait bien référence à la marque contestée, puisqu’elle comporte la mention « SHIPPING MARKS : BEEWIZZ ». - Pièce n°11 : facture portant sur le transport de 6450 cartons expédiés par la société BEEWIZZ Company Limited à la société PARTNER’S CONSULTING. - Pièce n° 9 : dépliant publicitaire portant sur des canettes de boissons de fruits de la marque BEE WIZZ et mentionnant le licencié, la société PARTNER’S CONSULTING, en tant que distributeur. 39. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée. Nature et importance de l’usage 40. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 41. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 42. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage 43. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage sous des formes légèrement modifiées : en couleur et sans la mention « Drink Freshly » (pièce n°2), en couleur et avec la mention « Drink Freshly » remplacée par la mention « Drink Chilled » et éventuellement la mention du type de jus de fruit inclus dans la boisson telle qu’« Ananas », « Cassis », « Citron », « Pêche », « Strawberry » (pièces n°5, 6 et 9), forme verbale « BEEWIZZ » (pièce n° 10). 44. Cependant, ces formes modifiées n’en altèrent pas le caractère distinctif dans la mesure où les modifications constatées sont mineures et dans la mesure où ces formes modifiées reprennent dans une même calligraphie l’élément distinctif et dominant de la marque contestée, à savoir « BEE WIZZ » qui reste immédiatement perceptible. 45. Ces éléments, corroborés par le contrat de licence entre le titulaire de la marque contestée et la société PARTNER’S CONSULTING qui stipule que « La SARL PARTNER’S CONSULTING souhaite obtenir, auprès de Monsieur K D, une licence non exclusive de la marque française BEE WIZZ à titre gratuit (…) – Se fournir en marchandises, denrées et boissons commercialisées sous la marque BEE WIZZ auprès de la société BEE WIZZ COMPANY LIMITED, société de droit hongkongais » (pièce n°7), permettent d’attester que l’usage prouvé porte bien sur la marque contestée ; il permettent également d’établir que cet usage s’est opéré publiquement et vers l’extérieur et non pas uniquement au sein de la société titulaire de la marque contestée, vers le licencié/distributeur au vu du contrat de licence et des factures précitées et vers les consommateurs finaux au vu des documents publicitaires précités, et ce malgré l’absence de site Internet du titulaire de marque contestée, son absence des médias sociaux et la disponibilité du nom de domaine correspondant à la marque contestée. 46. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits proposés par le titulaire de la marque contestée. Importance de l’usage 47. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 48. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 49. En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’au vu des publicités fournies, le titulaire de la marque contestée « parait se prévaloir d’un usage pour des boissons de fruits. Or il s’agit de produits de grande consommation, en principe vendus en grandes surfaces et faisant l’objet d’une production massive et d’une vente en quantités importantes. (…) Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucun chiffre d’affaires n’est rapporté » ; il indique également que dans le cadre de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque, le Tribunal de première instance de l’Union européenne a estimé qu’« une quantité d’un peu plus de 7000 paquets de biscuits ne peut être considérée que comme faible » (TUE, 12 juillet 2018, T-41/17, points 56 à 63) et que s’agissant de « boissons relevant de la classe 32, qui sont des produits de consommation de masse destinés au grand public (…) une quantité de 15 552 bouteilles ne peut être considérée que comme faible » (TUE, arrêt du 18 mars 2015, T-250/13 point 35). 50. Le titulaire de la marque contestée affirme quant à lui « qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit qualitativement important pour être qualifiée de sérieux ». 51. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier (pièces n°10 et 11) que 154 800 unités de boissons aux fruits de la marque BEEWIZZ, réparties dans 6450 cartons, pour un montant de 20 640 $, ont été importées en France par le licencié du titulaire de la marque contestée pendant la période pertinente. 52. Si cet usage peut paraître faible compte tenu de la nature des produits concernés, de grande consommation, et de leur bas prix, il n’apparait pour autant pas négligeable notamment au regard de la taille de l’entreprise licenciée ayant importé ces produits, dont il apparait qu’elle relève de la catégorie des TPE/PME, ce chiffre de 154 800 unités étant au demeurant nettement plus élevé que les 7000 paquets de biscuits et les 15552 bouteilles visés dans les arrêts précités. 53. Les éléments susvisés permettent ainsi d’établir que l’usage du signe contesté ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les boissons aux fruits. Usage pour les produits enregistrés 54. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 55. En l’espèce, la facture (pièce n°10), combinée avec les documents publicitaires qui représentent des canettes de boisson pétillante contenant du jus de fruits (pièces n°5, 6 et 9) et avec le contrat de licence (pièce n°7), permettent de démontrer un usage sérieux pour des boissons pétillantes fruitées. 56. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents, pour les « boissons de fruits ; Limonades ; sodas ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 57. En revanche, les éléments de preuves rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit ; apéritifs sans alcool ». Il convient de relever que leur seule appartenance à une classe pour laquelle l’usage sérieux a été retenu pour certains produits est sans effet sur l’appréciation de l’usage sérieux, la classification internationale de Nice n’ayant qu’une valeur administrative. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux n’a pas été démontré pour ces produits. 58. Enfin, le titulaire de la marque contestée n’a pas fourni de preuves d’usage pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». 59. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit ; apéritifs sans alcool » de la marque contestée. Conclusion 60. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « boissons de fruits ; Limonades ; sodas » et non pour les produits visés au point 59, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers. 61. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 62. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. En l’espèce, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux pour certains des produits visés à l’enregistrement, le motif de déchéance est survenu le 14 octobre 2016 (la publication de l’enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2011-41 du 14 octobre 2011). 63. En l’espèce, le demandeur a demandé à ce que la déchéance soit prononcée à la date du 14 octobre 2016. 64. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 14 octobre 2016, pour les produits visés au point 59. B- Sur la répartition des frais 65. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 66. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 67. En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 68. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC20-0155 est partiellement justifiée. Article 2 : Monsieur K D est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°11/3822305 à compter du 14 octobre 2016 pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit ; apéritifs sans alcool ». Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.