OPP 19-3006 /GB Courbevoie, le 31 décembre 2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Isabelle N a déposé, le 8 avril 2019 la demande d'enregistrement n°19 4 541 307 portant sur le signe verbal I CE O.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ». Le 8 avril 2019, la société ICE IP S.A (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union européenne ICE déposée le 14 février 2013 et enregistrée sous le n°11 572 435.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « montres, bracelets de montres, chaînes de montre, boitiers de montres, écrins et étuis pour l'horlogerie, horloges, pendules, réveils, chronomètres, chronographes, parures de bijouterie, breloques, médailles, médaillons, insignes et amulettes, anneaux et bagues, boucles d'oreille, bracelets et broches, chaines et colliers, perles de bijouterie, figurines en métaux précieux ; porte-clés de fantaisie ».
L’opposition a été notifiée le 4 juillet 2019 à la déposante sous le n°19-3006. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 17 septembre 2019.
La déposante a présenté des observations et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut .Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
La société opposante a produit les pièces sollicitées dans le délai imparti, pièces communiquées à la déposante.
Le 15 octobre 2019, l’Institut a adressé aux deux parties un projet de décision. La société opposante a contesté ce projet de décision et l’Institut a repoussé au 29 novembre 2019 la fin de la procédure écrite afin de respecter le principe du contradictoire. La déposante a présenté des observations en réponse à la contestation du projet de décision par la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ICE IP S.A fait valoir, à l'appui de son opposition et suite au projet de décision les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle invoque également le caractère distinctif de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition et suite au projet de décision, la déposante conteste la comparaison des signes ainsi que la recevabilité de l’opposition. Suite à la contestation du projet de décision, la déposante demande à la société opposante de produire des pièces prouvant l’exploitation de la marque ICE alors que « l’ensemble de sa communication marketing porte sur une marque ICE WATCH ».
III.- DECISION
A/ SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l'article R 712-15 du code précité, « Est déclarée irrecevable toute opposition ... soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712- 26 ».
Que l’article
R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, à cet égard, que l’opposition « ...précise :
1° l’identité de l’opposant ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ».
Qu’enfin, l’article R. 712-26 précise que « Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l’Institut National de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne (...) 2° L’opposition prévue à l’article
R. 712-14 (...) ».
Qu’à cet égard, l’article 6 II-1° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2016-69 du 15 avril 2016 prévoit que « l’opposant fournit :
1°) Afin d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de l'opposant :
- Une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposition, et, dans le cas où le bénéfice d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;
Qu’en l'espèce, la pièce fournie par la société opposante à titre de copie de la marque antérieure est un extrait de la base de données de l’EUIPO ;
Que ce document constitue bien une « copie de la marque antérieure », au sens des dispositions précitées, dès lors que ce document comporte toutes les indications relatives au statut de la marque et aux produits et services qu’elle désigne ; qu’à cet égard, et contrairement aux assertions de la déposante, le certificat d’enregistrement de la marque antérieure n’est pas le seul document qui permette d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits de l’opposant, dès lors que le document fourni par la société opposante comporte bien toutes ces indications ;
Qu'ainsi, ce document permet d’apprécier l’existence et la portée des droits de la société opposante sur la marque antérieure ;
CONSIDERANT en conséquence, que l’opposition est recevable. B/ SUR LA PRODUCTION DE PIÈCES PROPRES À ÉTABLIR QUE LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE POUR DÉFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE
CONSIDERANT que selon l'article
L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;
Que ce même article prévoit qu’ « est assimilé à un tel usage l'usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » ;
Qu'aux termes de l'article
R. 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces » ;
Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non exploitation » ;
Qu'en outre aux termes de l'article R. 712-18-1° du même code, « La procédure d'opposition est clôturée... lorsque l'opposant... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ».
CONSIDERANT, en l'espèce que, sur l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs documents (brochures, factures) datés de moins de cinq ans et démontrant l’usage à titre de marque du signe ICE pour désigner notamment des montres ;
Que de telles pièces répondent aux conditions posées par l’article
R 712-17 dès lors qu’elles sont datées de moins de cinq ans, attestent d’un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué et portent sur au moins l’un des produits sur lesquels se fonde l’opposition ; qu’au demeurant, l’Institut ne peut clôturer la procédure d’opposition qu’en cas de défaut de pertinence avérée des pièces fournies, ne pouvant se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque ;
Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, il importe peu que la marque antérieure soit exploitée sous une forme modifiée (telle que ICE WATCH), dès lors que qu’il n’appartient pas à l'Institut de se prononcer sur le point de savoir, hormis le cas d'un défaut de pertinence avéré, si la forme modifiée sous laquelle est exploitée la marque en altère le caractère distinctif ;
Qu'en outre, la déposante ne peut à l’évidence affirmer que « l’ensemble de la communication marketing » du titulaire de la marque antérieure porte sur la marque ICE WATCH alors que la marque ICE seule est apposée directement sur certains modèles de montres, comme le démontrent certains documents fournis par la société opposante ;
Que la société titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article
R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle.
CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu, contrairement aux assertions de la déposante, de prononcer la clôture de la procédure.
C/ AU FOND Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « montres, bracelets de montres, chaînes de montre, boitiers de montres, écrins et étuis pour l'horlogerie, horloges, pendules, réveils, chronomètres, chronographes, parures de bijouterie, breloques, médailles, médaillons, insignes et amulettes, anneaux et bagues, boucles d'oreille, bracelets et broches, chaines et colliers, perles de bijouterie, figurines en métaux précieux ; porte-clés de fantaisie ». CONSIDERANT que les « joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’a pas été contesté par la déposante.
CONSIDERANT en revanche que les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières brutes ou mi- ouvrées destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique etc.) ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « montres, bracelets de montres, chaînes de montre, boitiers de montres, écrins et étuis pour l'horlogerie, horloges, parures de bijouterie, breloques, médailles, médaillons, insignes et amulettes, anneaux et bagues, boucles d'oreille, bracelets et broches, chaines et colliers, perles de bijouterie, figurines en métaux précieux » de la marque antérieure qui s’entendent dans leur ensemble de petits boîtiers que l’on porte sur soi indiquant l’heure, ses parties constitutives et accessoires, d’autres dispositifs affichant l’heure, des articles de bijouterie et objets d’art en métaux précieux ; Qu'ils ne s'adressent pas à la même clientèle, puisqu'ils répondent à des besoins différents, (matières premières destinés à de multiples applications pour les premiers ; objets destinés à indiquer l’heure, articles de parure, objets de décoration pour les seconds), n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les « parures de bijouterie ; figurines en métaux précieux » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui désignent des matières brutes ou mi- ouvrées destinées à être mises en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique etc.) ne sont pas exclusivement destinés à la fabrication des secondes; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal I CE O reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ICE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination ;
Que les signes en présence ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir I, C et E ;
Que toutefois cette circonstance ne saurait toutefois suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ;
Qu’en effet visuellement, ces signes se différencient par leur structure (trois éléments verbaux composés respectivement d’une lettre, de deux lettres puis d’une lettre pour le signe contesté/ une dénomination de trois lettres pour la marque antérieure) et par leurs terminaisons, à savoir la voyelle O pour le signe contesté et la lettre E (muette) pour la marque antérieure ;
Que contrairement aux assertions de la société opposante, les espaces entre les lettres composant le signe contesté en modifient la structure et le distinguent ainsi de celle de la marque antérieure, qui est constituée d’un terme ;
Que phonétiquement, les signes présentent un rythme différent (trois syllabes pour le signe contesté, une pour la marque antérieure) et des sonorités différentes ([i / cé / o] pour le signe contesté et [aïss] pour la marque antérieure) ;
Que les différences visuelles et phonétiques précédemment relevées sont d'autant plus marquantes qu’elles concernent des signes courts, donc facilement mémorisables par le public d’attention moyenne,
Qu'enfin, intellectuellement, la marque antérieure ICE est un terme anglais qui sera aisément compris par le consommateur comme désignant la glace, évocation absente du signe contesté qui, quant à lui, peut évoquer l’expression « Hissez haut » ;
Qu‘ainsi, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel l’ajout de la lettre O en fin du signe contesté « n’aura qu’un impact très limité », dès lors qu’il modifie non seulement l’aspect visuel du signe mais également sa prononciation ;
Que de plus, la société opposante ne peut affirmer que la marque antérieure pourrait être prononcée « « icé », « icè » ou « icê » » au motif que « l’écriture majuscules dans la langue française ne permet pas de préciser la présence ou l’absence d’accents » ; qu’en effet, le consommateur percevra spontanément la marque ICE comme constituée du mot anglais « ice » qu’il connaît bien, de sorte que cette marque sera nécessairement prononcée selon les règles de la langue anglaise, à savoir [aïss] ; Qu’enfin, la société opposante ne saurait affirmer que « la dénomination ICE, composante unique du signe antérieur, apparaît facilement identifiable au sein du signe contesté », alors que par sa structure et par la présence du E accent aigu et de la voyelle O, le signe contesté se distingue visuellement, phonétiquement et intellectuellement de la marque antérieure ;
Que les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté I CE O ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ICE.
CONSIDERANT que si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en effet, le caractère parfaitement arbitraire de la marque antérieure au regard des produits en cause ne saurait, à lui seul, faire naître un risque de confusion entre les signes en présence, dès lors que le signe contesté présente des différences intrinsèques prépondérantes exclusives de tout risque de confusion ou d’association avec cette marque ;
Qu’en outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT que sont extérieurs à la procédure le fait que la marque antérieure fait partie d’une famille de marques et que la société opposante est titulaire de plusieurs marques « déclinées autour de la dénomination ICE pour des produits de la classe 14 » ; qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
CONSIDERANT enfin que ne saurait être retenue la décision de l’Institut statuant sur l’opposition n°15- 4906 ; qu'en effet la décision invoquée est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; qu'en outre, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.
CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l'esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause ;
Que le signe verbal contesté I CE O peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ICE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée. Géraldine BAUDART, Juriste
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle