INPI, 6 mars 2014, 13-3894

OPP 13-3894

05/03/2014

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Julien P a déposé, le 11 juin 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 011 419 portant sur le signe verbal WIX.

Le 2 septembre 2013, la société RAINBOW S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe WINX CLUB, enregistrée le 1 er septembre 2003, sous le n° 811614, et désignant la France.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Elle invoque la notoriété de sa marque à l’appui de la comparaison des produits et services.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Elle invoque la notoriété de sa marque à l’appui de la comparaison des signes.

L'opposition a été notifiée au déposant le 16 septembre 2013. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci- dessous :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe présenté ci-après :

Que cette marque est enregistrée en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal ; que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs ;

Qu’il n’est pas contesté qu’il existe toutefois des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination WIX du signe contesté et l’élément WINX de la marque antérieure (longueur proche, rythme identique, trois lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir W, I et X, sonorité proche (wixe/winxe)) dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à renforcer cette même impression d’ensemble ;

Qu’en effet, la dénomination WINX et le terme WIX sont distinctifs au regard des produits et services en présence dans chacun des signes ;

Qu’en outre, l’élément WINX est l’élément dominant de la marque antérieure, dès lors qu’il est présenté en attaque sur une ligne supérieure en grands caractères, le terme CLUB étant inscrit sur une ligne seconde en plus petit caractère et se rapportant au terme WINX ;

Qu’en outre, ni son graphisme, ni les éléments figuratifs ne font perdre son caractère dominant et immédiatement perceptible au terme WINX dans la marque antérieure ;

Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivant : «Produits pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. Vêtements, chaussures, articles de chapellerie. Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Enseignement; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles». CONSIDERANT que les services de « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche, que les services de «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ;» de la demande d’enregistrement ne possèdent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les «produits imprimés;. Jeux ; Enseignement ; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles» de la marque antérieure ;

Que ces produits et services ne présentent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire entre eux ;

Qu’en particulier, les services de «Publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires» de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Jeux; divertissements» de la marque antérieure dès lors que les premiers n’ont pas pour objet spécifique de faire la promotion des seconds et que ces derniers ne font pas nécessairement appel à la prestation des premiers ;

Que les services de «présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Produits pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. Vêtements, chaussures, articles de chapellerie. Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël» de la marque antérieure dès lors que les premiers n’ont pas pour objet spécifique de faire la promotion des seconds et que ces derniers ne font pas nécessairement appel à la prestation des premiers ;Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondée à leur attribuer une origine commune.

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondée à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de «Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ;; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux» de la demande d’enregistrement ne possèdent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les «produits imprimés; Jeux ; Enseignement; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles» de la marque antérieure ;

Que ces produits et services ne présentent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire entre eux ;

Qu’en particulier, les services précités de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications ou de prestations de location de ces services ou d’informations portant sur ces services ;

Que les «produits imprimés» de la marque antérieure s’entendent de toute impression ou reproduction sur papier ou sur une matière analogue ;

Que ces produits et services ne possèdent donc pas les mêmes nature, fonction et destination ;

Que les services d’«émissions radiophoniques ou télévisées» de la demande d’enregistrement s’entendent de prestations techniques de télécommunication de transmissions à l'aide d'ondes électromagnétiques de signaux, de sons et d'images, et des programmes transmis par la télévision ou par la radio ;

Que les services d’«Enseignement; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles» de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement de prestations d’enseignement, de prestations visant à distraire et à amuser le public, de prestations d’ordre intellectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances, des services qui couvrent soit la pratique sportive en elle-même, soit des activités exclusivement connexes à la pratique du sport (organisation de compétitions et de matchs, exploitation et location d'installations sportives...) ;

Que ces services ne possèdent pas les mêmes nature, prestataires, objet et destination ;

Qu’ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux en que les premiers n’ont pas pour objet particulier les seconds, lesquels ne nécessitent pas la prestation des premiers pour les mettre en œuvre ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondée à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT en conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai que la notoriété dont pourrait bénéficier la marque antérieure peut compenser un faible degré entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les produits et services, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;

Qu’en conséquence, le signe verbal contesté WIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque WINX CLUB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ;; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition».

Article 2 : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Alexandre V P juriste