INPI, 27 juin 2016, 2015-4575

OPP 15-4575 / NG

19 février 2016

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur William B a déposé, le 15 juillet 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 196 712, portant sur le signe verbal ELITE GYM.

Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur toutmoyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».

Le 7 octobre 2015, la société ELITE LICENSING COMPANY SA (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ELITE, déposée le 16 mars 2007 et enregistrée sous le n° 5765185.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « appareils de télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels téléchargeables. Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en fourrure ; mitaines ; cache-cœurs ; cardigans ; pull-overs ; tricots (vêtements) ; gilets ; chemises ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; jarretelles ; chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; chaussons ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête (habillement). Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des chaussures, des vêtements et des tapis) ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; tables de billard et accessoires de billard (queues, quilles, craies, billes) ; planches pour le surfing ; appareils de culture physique ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport). Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; conseils en organisation et en direction des affaires ; expertises en affaires ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; gestion de fichiers informatiques ; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; relations publiques ; reproduction de documents ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport), à savoir des produits relevant des domaines du soin, de la beauté et de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, du jardinage, du bricolage, de l'outillage, du sport et des jeux, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électroménager, de l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet) et d'acheter ces produits par tout moyen (y compris de télécommunication) ; bureaux de placement ; comptabilité ; location de machines et d'appareils de bureau ; location de photocopieurs ; location de distributeurs automatiques. Services de télécommunications ; services de transmission d'informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Education ; formation, y compris la formation aux techniques de l'Internet ; stages de formation par le biais de l'Internet ; académies (éducation) ; institutions d'enseignement ; activités sportives et culturelles ; clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation d'installations sportives ; mise à disposition d'installations sportives ; location de stades ; location de courts de tennis ; micro- édition ; prêt de livres ; services de divertissement ; services de loisirs ; réservation de places pour les spectacles ; production de films et de bandes vidéo ; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma, d'accessoires cinématographiques et de décors de théâtre ; enregistrement (filmage) et montage de films et de bandesvidéo ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation ; jeux d'argent ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; reportages photographiques ; services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; planification de réceptions (divertissement) ; services de camps de vacances (divertissement). Services de restauration (repas), y compris la restauration (repas) livrée à domicile ; préparation de repas et de plats à emporter ; cafétérias ; services de bars et de brasseries ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libre-service ; cantines ; salons de thé ; services de glaciers ; services de traiteurs ; crèches et pouponnières d'enfants ; pensions pour animaux. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de visagistes ; services de manucure et de pédicure ».

L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée le 14 octobre 2015 au déposant, et ce dernier a présenté des observations en réponse.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle peut être comprise comme une déclinaison pour des produits et services liés au sport.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant affirme souhaiter retirer les classes 25, 28 et 35 et limiter la classe 41 uniquement à des services d‘ « activité sportive ».

Il conteste par ailleurs l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques dans le domaine des services d’ « activité sportive » compte tenu des activités distinctes des parties et des différences entre les signes.III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;

Que les produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « appareils de télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels téléchargeables. Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en fourrure ; mitaines ; cache-cœurs ; cardigans ; pull-overs ; tricots (vêtements) ; gilets ; chemises ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; jarretelles ; chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; chaussons ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête (habillement). Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des chaussures, des vêtements et des tapis) ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; tables de billard et accessoires de billard (queues, quilles, craies, billes) ; planches pour le surfing ; appareils de culture physique ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport). Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; conseils en organisation et en direction des affaires ; expertises en affaires ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; gestion de fichiers informatiques ; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; relations publiques ; reproduction de documents ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport), à savoir des produits relevant des domaines du soin, de la beauté et de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, du jardinage, du bricolage, del'outillage, du sport et des jeux, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électroménager, de l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet) et d'acheter ces produits par tout moyen (y compris de télécommunication) ; bureaux de placement ; comptabilité ; location de machines et d'appareils de bureau ; location de photocopieurs ; location de distributeurs automatiques. Services de télécommunications ; services de transmission d'informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Education ; formation, y compris la formation aux techniques de l'Internet ; stages de formation par le biais de l'Internet ; académies (éducation) ; institutions d'enseignement ; activités sportives et culturelles ; clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation d'installations sportives ; mise à disposition d'installations sportives ; location de stades ; location de courts de tennis ; micro-édition ; prêt de livres ; services de divertissement ; services de loisirs ; réservation de places pour les spectacles ; production de films et de bandes vidéo ; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma, d'accessoires cinématographiques et de décors de théâtre ; enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation ; jeux d'argent ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; reportages photographiques ; services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; planification de réceptions (divertissement) ; services de camps de vacances (divertissement). Services de restauration (repas), y compris la restauration (repas) livrée à domicile ; préparation de repas et de plats à emporter ; cafétérias ; services de bars et de brasseries ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libre-service ; cantines ; salons de thé ; services de glaciers ; services de traiteurs ; crèches et pouponnières d'enfants ; pensions pour animaux. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de visagistes ; services de manucure et de pédicure ».

CONSIDERANT à titre liminaire, que le déposant ne peut demander à l’institut de limiter le libellé de la demande d’enregistrement et la portée de l’opposition aux seuls services d’ « activités sportives », dès lors qu’il n’a pas accompli les formalités requises pour procéder à son retrait partiel ;

Qu’en effet, le retrait partiel d’une demande d'enregistrement ne peut être effectué que par son titulaire et par le biais d’une déclaration spécifique (formulaire CERFA) dans les formes prévues à l’article R.712- 21 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’Institut en a informé le déposant suite à ses observations ;

Qu’il convient donc de statuer sur le bien-fondé de l’opposition au regard de l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement, contre laquelle l’opposante a formé opposition.

CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, manifestement similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Qu’en particulier, les services d’ « activités sportives » de la demande d’enregistrement, au regard desquels le déposant conteste l’existence d’un risque de confusion, se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure, de sorte que ces services sont identiques ;

Qu’est inopérant l’argument du déposant selon lequel les parties n’exercent pas la même activité ;

Qu’en effet, la comparaison des produits et services dans la procédure d’opposition s’effectue en prenant en considération les produits et services mis en relation par l’opposant et tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et de l’activité réelle des titulaires ;

Qu’il convient en outre de préciser que dans le cadre de la procédure d’opposition l’identité entre des produits et services se constate, sans nécessaire démonstration de l’existence d’un risque de confusion sur leur origine.CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ELITE GYM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ELITE, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique ;

Que les signes comportent tous deux l’élément verbal ELITE ;

Que cet élément commun, constitutif de la marque antérieure, se trouve placé en attaque du signe contesté et en représente proportionnellement la majeure partie ; qu’il en résulte des ressemblances prépondérantes entre les signes sur les plans visuel et phonétique ;

Que si les signes diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, de l’élément verbal GYM, ainsi que par la police de caractères adoptée dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Qu’en effet, la dénomination commune ELITE apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, en ce qu’elle n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, et qu’elle n’en décrit pas une caractéristique ;

Qu’il n’est par ailleurs pas démontré que cette dénomination soit d’usage banal dans le domaine des produits et services concernés ; que le déposant ne saurait à cet égard se contenter d’affirmer qu’ELITE ne serait « nullement distinctif au vu du nombre de marques déposées incluant ce terme » sans fournir de documents à l’appui de cet argument ;

Que cette dénomination ELITE présente manifestement un caractère dominant dans le signe contesté, compte tenu de sa longueur et de sa position en attaque, et du fait que le terme GYM qui la suit se comprend immédiatement comme une simple indication de l’objet ou de la destination des produits et services que la marque est destinée à désigner, de sorte qu’il n’est guère de nature à retenir l’attention du public en tant qu’élément de marque ;

Que la police de caractères adoptée dans la marque antérieure consiste quant à elle en un élément de présentation qui n’altère nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination ELITE ;Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances prépondérantes entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctif et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté ELITE GYM constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale ELITE ;

Qu’en raison de cette imitation, conjuguée à l’identité et/ou à la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public au regard desdits produits et services, celui-ci étant fondé à croire à l’existence d’une affiliation entre celles-ci.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ELITE GYM ne peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale ELITE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de groupe