INPI, 26 mai 2020, 2019-4901

19-4901 / MBA 26/05/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frédéric P a déposé, le 28 août 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 577 563 portant sur le signe verbal SMARTBRIX.

Le 15 novembre 2019, la société JCDECAUX UK LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SMARTBRICS, déposée le 25 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 4399433.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 19-4901. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 5 février 2020.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels de traitement de données sur internet ; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données ; Diffusion d'annonces publicitaires ; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques ; Recueil et gestion de données par voie électronique ; Traitement informatisé de données et bases de données ; Services de promotion des produits et services de tiers sur des espaces publicitaires ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, diffusion de matériel, d'annonces publicitaires ; organisation d'événements à but publicitaire ; aides aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; Télécommunications ; Mise à disposition de publications électroniques téléchargeables en ligne ; Développement, programmation et implémentation de logiciels ». CONSIDERANT que les produits et services de « équipements de traitement de données ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique, de prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers ainsi qu’un ensemble de prestations de services du quotidien ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « aides aux entreprises dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT que les « supports d'enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ;» de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux de « logiciels de traitement de données sur internet ; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données » de la marque antérieure qui s'entendent d'ensembles d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière, les premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds pour leur fonctionnement contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu'à cet égard, si les produits de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, aux produits de la marque antérieure invoquée pour leur mise en œuvre, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l'origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique à tous les secteurs d’activités ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SMARTBRIX. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SMARTBRICS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont composés d’un élément verbal unique ; Qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SMARTBRIX et SMARTBRICS en présence (longueur proche, mêmes séquences de lettres SMARTBRI- et de sonorités très proches voire identiques, la lettre X du signe contesté et les lettres CS de la marque antérieure pouvant se prononcer de manière identique) dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes ; CONSIDERANT que le signe verbal contesté SMARTBRIX constitue donc l’imitation de la marque antérieure SMARTBRICS. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté SMARTBRIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SMARTBRICS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produit et services suivants : « équipements de traitement de données ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à desservices de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

Marion BARGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle