OPP 15-4331 / BAC23/03/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MEILLEURTAUX (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er juillet 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 193 538 portant sur la dénomination EXAONE.
Cette dénomination est destinée à distinguer les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; expertise en matière d'affaires commerciales ; information en matière de prévisions économiques ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; estimations fiscales ; estimations financières ; services de financement ; conseils en financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; information en matière financière ; information en matière d'assurance ; information en matière immobilière ; consultation en matière financière ; consultation en matière d'assurance ; consultation en matière immobilière ; placement de fonds ; courtage ; courtage financier ; courtage en assurance ; courtage en biens et prêts immobiliers ».
Le 22 septembre 2015, la société EXANE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EXANE, déposée le 28 juillet 1992 et renouvelée sous le numéro 92428464.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Aides à la direction des affaires; consultations pour la direction des affaires ; recherches et renseignements d'affaires; services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; notamment constitution de capitaux; opération de change; estimations fiscales; services de financement; transactions financières; affaires immobilières; expertise immobilière: gérance d'immeuble; programmations d'ordinateurs».
L'opposition formée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée le 27 septembre 2015 à la société déposante, et cette dernière a présenté des observations en réponse.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 24 novembre 2015, des pièces ont été fournies par l’opposante dans le délai imparti.
Le 26 janvier 2016, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société déposante a présenté des observations afin de contester le bien-fondé de ce projet, auxquelles la société opposante a répondu.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Suite au projet de décision, elle répond aux arguments de la société déposante et demande la confirmation du projet.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante demande uniquement que la société opposante fournisse des preuves d’usage de la marque invoquée.
Suite au projet de décision, la société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que sur le formulaire, l’adresse de la société opposante était erronée. A titre subsidiaire, elle demande la clôture de la procédure au motif que les preuves d’usage fournies par la société opposante sont insuffisantes. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle conteste la comparaison de certains des services, ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article
R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle,« les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle notamment en ce qui concerne l’opposition prévue à l’article
R. 712-14 » ;
Que l’article
R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la « décision mentionnée » à l’article
R. 712-26, elle précise : l’identité du déposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits » ;
Qu’en outre, l’article 2 b) du directeur de général de l’Institut national de la propriété industrielle n°2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 indique que « l’adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi, pour l’étranger, de l’indication du pays… ».
CONSIDERANT en l’espèce que, la société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition au seul motif que l’adresse postale de la société opposante est erronée ;
Que toutefois, l’indication du code postal « 75009 » (au lieu de 75008) constitue une simple erreur de plume.
CONSIDERANT en conséquence, que l’opposition a bien été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu’elle est donc recevable.
B. SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DES DROITS SUR LA MARQUE ANTERIEURE N'EST PAS ENCOURUE
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article
L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;
Qu’aux termes de l’article
R 712-17 du code précité « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la de mande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation » ;
Qu’enfin, l’article R 712-18 du code précité dispose que : « La procédure d’opposition est clôturée … 1° Lorsque l’opposant … n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue … ».
CONSIDERANT en l'espèce, que la société opposante invoque à l’appui de son opposition les services suivants : « Aides à la direction des affaires; consultations pour la direction des affaires ; recherches et renseignements d'affaires; services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; notamment constitution de capitaux; opération de change; estimations fiscales; services de financement; transactions financières; affaires immobilières; expertise immobilière: gérance d'immeuble; programmations d'ordinateurs » ;
Que suite à l’invitation de la société déposante de produire des preuves d’usage de l’exploitation de sa marque, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, une plaquette présentant ses activités intitulée EXANE EN BREF datant de juillet 2015 ;
Que cette plaquette comporte à plusieurs reprises la dénomination EXANE relative notamment à des services d’expertise en investissement ; que ce document démontre bien l’usage à titre de marque de la dénomination EXANE pour des services d’ « affaires financières » invoqués à l’appui de l’opposition, le seul fait d’avoir édité une plaquette laissant supposer qu’elle a bien été diffusée auprès du public contrairement à ce que soutient la société déposante ;
Qu’à cet égard, si la dénomination EXANE constitue également la dénomination sociale de la société opposante, il n’en demeure pas moins qu’elle utilise également cette dénomination pour désigner à titre de marque des prestations de services de nature financière ;
Qu’ainsi, dès lors que la plaquette datée de juillet 2015 a été fournie dans le délai imparti, qu’elle atteste d’un usage à titre de marque du signe en cause et qu’elle porte au moins sur un des services sur lesquels l’opposition est fondée, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer aux tribunaux, qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ;
Qu’en outre, ne saurait prospérer l’argumentation de la société déposante selon laquelle ces documents ne prouvent pas l’exploitation de la marque EXANE, mais seulement l’usage des marques EXANE BNP PARIBAS, EXANE ASSET MANAGEMENT, EXANE ASSET DERIVATIVES;
Qu’en effet, il n’incombe pas à l’Institut de se prononcer sur le point de savoir, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, si la forme modifiée sous laquelle est exploitée la marque, en altère le caractère distinctif ;
Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait a l'obligation qui lui a été faite par l'article
R.712-17 du code de la propriété intellectuelle.
CONSIDERANT en conséquence, qu’il n’y a pas lieu, contrairement aux assertions de la société déposante, de prononcer la clôture de la procédure.
C. AU FOND
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; expertise en matière d'affaires commerciales ; information en matière de prévisions économiques ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; estimations fiscales ; estimations financières ; services de financement ; conseils en financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; information en matière financière ; information en matière d'assurance ; information en matière immobilière ; consultation en matière financière ; consultation en matière d'assurance ; consultation en matière immobilière ;
placement de fonds ; courtage ; courtage financier ; courtage en assurance ; courtage en biens et prêts immobiliers » ;
Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Aides à la direction des affaires; consultations pour la direction des affaires ; recherches et renseignements d'affaires; services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; notamment constitution de capitaux; opération de change; estimations fiscales; services de financement; transactions financières; affaires immobilières; expertise immobilière: gérance d'immeuble; programmations d'ordinateurs ».
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement : « conseils en organisation et direction des affaires ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; estimations fiscales ; estimations financières ; services de financement ; conseils en financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; information en matière financière ; information en matière d'assurance ; information en matière immobilière ; consultation en matière financière ; consultation en matière d'assurance ; consultation en matière immobilière ; courtage ; courtage financier ; courtage en assurance ; courtage en biens et prêts immobiliers » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que contrairement à ce que soutient la société déposante suite au projet de décision, les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; consultation professionnelle d'affaires ; expertise en matière d'affaires commerciales ; information en matière de prévisions économiques » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « aide à la direction des affaires ; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; recherches et renseignements d’affaires » de la marque antérieure, s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, économique et financière afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ;
Que ces services présentent donc pas les mêmes objet et destination ;
Que répondant aux mêmes besoins, ils sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle et d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des entreprises d'audit et de conseils ;
Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’ainsi qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontrée.
CONSIDERANT que les services d’ « affaires bancaires, constitution ou investissement de capitaux, placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée, désignent tout comme les services d’ « affaires financières, affaires monétaires » de la marque antérieure des services financiers relatifs aux ressources financières, à l’argent et notamment aux financements ;
Qu’ils ont donc les mêmes nature, objet et destination ;
Qu’ à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel le libellé de la marque antérieure serait « extrêmement large » pour apprécier la similarité, dès lors que ce libellé désigne des catégories de services suffisamment précises pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’ainsi qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontrée.
CONSIDERANT en revanche, que les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus
largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « programmations d’ordinateurs » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations rendues par les sociétés de services et d’ingénierie en informatique, consistant à transcrire dans un langage de programmation assimilable par un ordinateur, les instructions qui permettront à ce dernier de réaliser une tâche précise ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (employés de secrétariat pour les premiers, sociétés de services et d’ingénierie informatique pour les seconds) ;
Qu’il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, qu’ils soient tous les deux des prestations « relevant du domaine de l’informatique », pour les considérer comme similaires, dès lors qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’ « organisation d'expositions à buts commerciaux» de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques en vue d’opérations d’achat et de revente rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « aide à la direction des affaires ; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; recherches et renseignement d’affaires » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT qu’enfin, les services d’ « organisation d'expositions à buts de publicité ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaitre une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires » qui recouvrent des prestations de conseils et de gestions d’affaires ;
Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agence de publicité pour les premiers, consultants en organisation des affaires pour les seconds) ;
Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessaires à la réalisation des seconds ;
Que ces services non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT ainsi que la demande d’enregistrement désigne des services qui sont, en partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination EXAONE, ci- dessous reproduite :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination EXANE ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que sur le plan visuel, les dénominations EXAONE et EXANE constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur semblable (respectivement six et cinq lettres) et ont en commun la séquence d’attaque EXA- et la désinence –NE, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ;
Que phonétiquement, malgré leur différence de rythme, ces dénominations comportent les mêmes sonorités d’attaque et finales [èkza-ane] et possèdent un rythme proche en dépit de la présence d’un temps supplémentaire dans le signe contesté ;
Que la différence entre ces signes tenant à la seule présence de la lettre O au sein de la demande contestée ne saurait écarter leur perception très proche dès lors que cette différence porte sur une seule lettre, située au cœur même du signe contesté, et que les signes restent tous deux dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités, tant en attaque qu’en position finale ;
Qu’à cet égard, si le signe contesté présente un rythme un peu plus long du fait de la sonorité supplémentaire produite par la lettre O, cette sonorité est peu sensible en raison de sa brièveté et de sa liaison avec les sonorités NE qui la suivent ;
Qu’en outre, si le graphisme du signe contesté peut créer une césure entre les séquences EXA et ONE en raison de la présentation des lettres E et O en majuscules, cette présentation n’affecte pas la grande similitude visuelle des deux signes, d’autant que les séquences EXA et ONE sont accolées l’une à l’autre ;
Qu’intellectuellement et contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, rien ne permet d’affirmer que le radical EXA- du signe contesté sera perçu par les consommateur concernés comme « le préfixe du système international d’unités qui représente 10 puissance 18 » et « par extension [comme renvoyant] au domaine financier et comptable » ;
Qu’enfin, s’il est vrai, comme l’affirme la société déposante, que le terme ONE est susceptible d’être perçu comme un chiffre, cette évocation ne saurait, en tout état de cause, supplanter la perception très proche des deux termes résultant de leurs nombreuses ressemblances visuelles et phonétiques ;
Qu’ainsi, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes comme précédemment démontré, il existe un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient la société déposante ;
Que la dénomination contestée constitue donc l'imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT que sont sans incidence les trois décisions de l’Institut invoquées par la société déposante suite au projet de décision, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce, l’élément commun en attaque étant dépourvu de caractère distinctif pour l’une d’entre elles, et les dénominations en cause présentant de nettes différences d’ensemble pour les deux autres.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que la dénomination contestée EXOANE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EXANE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; expertise en matière d'affaires commerciales ; information en matière de prévisions économiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; estimations fiscales ; estimations financières ; services de financement ; conseils en financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; information en matière financière ; information en matière d'assurance ; information en matière immobilière ; consultation en matière financière ; consultation en matière d'assurance ; consultation en matière immobilière ; placement de fonds ; courtage ; courtage financier ; courtage en assurance ; courtage en biens et prêts immobiliers» ;
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Charlotte BALDESCHI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe