INPI, 15 mai 2023, NL 22-0132

Mots clés
produits • risque • nullité • propriété • terme • animaux • déchéance • rapport • rôle • société • preuve • règlement • relever • ressort • siège

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 22-0132
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : BAM tea ; BAM&CO ; BAM&Co
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32
  • Numéros d'enregistrement : 4659057 ; 4546586 ; 018199945
  • Parties : BAM CREATIO SASU / NATIFOOD

Résumé

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Texte intégral

NL22-0132 Le 15 mai 2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 8 juillet 2022, la société Natifood (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0132 contre la marque verbale n° 20/4659057 déposée le 20 juin 2020, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société BAM CREATIO SASU est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-02 du 15 janvier 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : huiles essentielles ; Classe 5 : aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; aliments pour les animaux ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes : - une atteinte à la marque française antérieure n° 19/4546586, déposée le 25 avril 2019 et enregistrée le 16 août 2019, portant sur le signe verbal BAM&CO ; - une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n° 018199945, déposée le 23 février 2020 et enregistrée le 8 juin 2020, portant sur le signe verbal BAM&Co - une atteinte au nom de domaine antérieur « bam-et-co.com ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir un risque de confusion entre la marque contestée et ses droits antérieurs. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par un mandataire, la demande en nullité a été notifiée à ce dernier, par courrier recommandé en date du 5 septembre 2022, reçu le 7 septembre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis (deux jeux d’observations en réponse pour le titulaire de la marque contestée et un jeu d’observations en réponse pour le demandeur). 8. A l’issue des échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 27 février 2023. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de sa demande en nullité, le demandeur expose notamment les points suivants : - l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures de l’Union européenne n° 018199945 et française n° 4546586 en raison de l’identité et de la similarité des produits et de la similitude des signes ; - l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine antérieur « bam-et-co.com » en raison notamment de la proximité des signes. Il demande que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. Il fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation : - Annexes A, B et C qui consistent en des copies des marques en présence - Annexe D qui consiste en un extrait Whois concernant le nom de domaine antérieur invoqué bam-et-co.com - Annexe E que le demandeur indique être des captures d’écran du site internet bam-et- co.com. 10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur réitère et étaye l’ensemble de ses prétentions, en réponse aux observations présentées par le titulaire de la marque contestée. Il développe notamment son argumentation relative au nom de domaine antérieur invoqué, et fournit de nouvelles pièces à l’appui, ainsi intitulées par lui : - Annexe 1 : Page Stripe - Annexe 2 : Bannière page d’accueil - Annexe 3 : Produits BAM&Co proposés sur le site - Annexe 4 : Produits BAM&Co visibles sur la page d’accueil Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée soulève notamment les points suivants : - l’absence de tout risque de confusion entre la marque contestée et les deux marques antérieures invoquées. S’il ne conteste pas la comparaison des produits effectuée par le demandeur, il estime néanmoins que les signes présentent des différences prépondérantes, notamment en raison du caractère complexe de la marque contestée et l’absence de similitudes intellectuelles. - l’absence de démonstration par le demandeur de l’exploitation et de la portée non seulement locale du nom de domaine antérieur invoqué. Il demande que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur. Il fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation : 1. Marque n° 4659057 2. Résultats recherche « BAM » moteur de recherche INPI 12. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée réitère l’ensemble de ses prétentions et répond aux observations présentées par le demandeur, en insistant en particulier sur l’absence de démonstration de l’exploitation et de la portée non seulement locale du nom de domaine antérieur invoqué, malgré les nouvelles pièces fournies par le demandeur.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 13. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 14. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : [...] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». 15. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond 16. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale BAM&CO n° 4546586, la marque verbale BAM&Co n° 018199945 et le nom de domaine bam-et-co.com. 17. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 18. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 1- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque verbale française antérieure BAM&CO n° 4546586 et la marque contestée a. Sur les produits 19. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 20. En l’espèce, sur le fondement de cette marque antérieure, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits de la marque contestée, à savoir : « Fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». 21. La présente marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués au soutien de sa demande : « fruits secs ; confitures ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». 22. Ainsi que le fait valoir le demandeur, les produits précités de la marque contestée sont pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. b. Sur les signes 23. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 24. La marque antérieure porte sur le signe verbal BAM&CO reproduit ci-dessous : 25. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 26. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 27. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif dans un cartouche de couleur noire. La marque antérieure est quant à elle composée de deux éléments verbaux et d’une esperluette. 28. Les signes en présence sont constitués de l’élément verbal identique BAM, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Intellectuellement, ce terme commun est susceptible d’être pareillement perçu comme la référence à une onomatopée courante pour signifier quelque chose de brut, de surprenant, tel que le soulève à juste titre le demandeur. A cet égard, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le terme BAM correspondrait aux « initiales de BIO ARTISANAL et MADE IN FRANCE ». En effet, il ne démontre pas que le terme BAM serait un acronyme usuel de ces termes, compris par le consommateur comme tel. En outre, s’il indique que « le choix de la typo et l’espace entre chaque lettre ont permis de soutenir cette communication souhaitée BIO, ARTISANNAL et MADE IN France », il convient de rappeler que la comparaison des signes s’effectue indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant motivé l’adoption d’un signe, s’agissant de circonstances extérieures à la procédure en nullité. 29. Si les signes diffèrent dans leur ensemble par la présence du terme TEA et d’un élément figuratif au sein du signe contesté et par sa présentation, ainsi que par les éléments &CO au sein de la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 31 à 34). 30. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 31. L’élément verbal BAM commun aux deux signes apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient « qu’il ressort de la base de données marques de l’INPI qu’un grand nombre de marque représentant contenant la dénomination BAM a été déposé pour désigner des produits alimentaires. Ainsi, pas moins de 57 signes contenant cette dénomination ont été déposés à titre de marque afin de désigner de tels produits (ANNEXE 2) ». Toutefois, la liste fournie par ce dernier (pièce 2) n’est pas de nature à apporter la preuve que cet élément serait devenu banal au regard des produits en cause. En effet, cette liste fait apparaitre certaines marques qui ne sont plus en vigueur, d’autres qui ne présentent pas la liste des produits concernés ou qui concernent d’autres classes de produits, ou encore des signes comportant d’autres éléments verbaux. 32. Au sein de la marque contestée, le terme anglais TEA, compris en France comme signifiant « thé », apparait dépourvu de caractère distinctif à l’égard de certains produits consistant en du thé, ou à base de thé. En tout état de cause, ce terme apparait accessoire, étant positionné sur une ligne inférieure, en caractères de petite taille, moins perceptible. Quant à l’élément figuratif représentant une feuille, le titulaire de la marque contestée soutient qu’il permet « de communiquer sur le naturel des produits (la feuille obtenue est très légère visuellement) », « de renforcer la communication sur la qualité gustative des ingrédients utilisés » et « de communiquer sur le Bio, Naturel et bien-être ». Toutefois, la comparaison des signes doit s’effectuer indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant motivé l’adoption d’un signe, s’agissant de circonstances extérieures à la procédure en nullité. Cet élément figuratif, bien que de taille importante, pas plus que la présence d’un cartouche noir, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme BAM par lequel le signe sera lu et prononcé. Il en résulte que le public est donc incité à porter son attention sur l’élément d’attaque distinctif et dominant BAM. 33. Au sein de la marque antérieure, les termes &CO, en position finale, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, étant compris par le consommateur français comme signifiant « et compagnie », et donc accessoires en ce qu’ils sont d’usage courant dans la vie des affaires. Il en résulte que le public est donc également incité à porter son attention sur l’élément d’attaque distinctif et dominant BAM. 34. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents 35. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 36. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 37. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 38. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté. d. Appréciation globale du risque de confusion 39. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits précités, de la similitude des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 41. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les « Fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 4546586. 2- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque verbale antérieure de l’Union européenne BAM&Co n° 018199945 et la marque contestée a. Sur les produits 42. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 43. En l’espèce, sur le fondement de cette marque antérieure, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits de la marque contestée, à savoir : « huiles essentielles ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; aliments pour les animaux ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 44. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués au soutien de sa demande : « Potages et bouillons, extraits de viande; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés; Plats préparés essentiellement à base de légumes; Salades préparées; Salades de légumineuses; Salades de légumes; Salade César; Salade de pommes de terre ; Café, thés, cacao ; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucres, édulcorants naturels, produits apicoles; Biscuits de riz; Crackers au riz; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à base de céréales; Barres de céréales et barres énergétiques; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Chocolat; Confiserie; Gâteau de riz aux huit trésors; Pain; Produits de boulangerie; Préparations instantanées pour faire du chocolat chaud; Sucreries enrobées de chocolat; Sucreries glacées sur bâtonnet; Bière ; Boissons sans alcool; Préparations pour faire des boissons ». 45. Ainsi que le fait valoir le demandeur, les « tisanes ; Viande ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture ; fruits frais ; légumes frais ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la marque contestée sont pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 46. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, les « Produits de la sylviculture » de la marque contestée ne constituent pas une catégorie générale de laquelle relèveraient les « Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des produits issus de l’exploitation des arbres forestiers (tel que le bois), ce que ne sont pas les seconds qui sont des produits alimentaires. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 47. Les « aliments pour les animaux » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature fonction et destination que les « Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés » de la marque antérieure. En effet, les premiers répondent à des besoins alimentaires spécifiques des animaux alors que les seconds sont destinés à l’alimentation humaine. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 48. Les « herbes médicinales » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « thés ; boissons sans alcool » de la marque antérieure. En effet, les premiers ont une vocation thérapeutique, que n’ont pas les seconds. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 49. Les « compléments alimentaires » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « thés ; préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, présentés généralement sous forme galénique et destinés à assurer un effet cosmétique, thérapeutique, ou un effet psychologique bénéfique, alors que les seconds n’ont pas vocation à répondre à des besoins alimentaires complémentaires. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 50. Les « aliments pour bébés » de la marque contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des « potages ; plats préparés essentiellement à base de légumes » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons distribuées en pharmacie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins, alors que les seconds sont des produits de consommation courante de l’alimentation adulte. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 51. Les « huiles essentielles » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « arômes et condiments » de la marque antérieure. En effet, les huiles essentielles désignent des substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes et sont usuellement utilisées dans la fabrication de parfums ou cosmétiques, alors que les seconds désignent des produits alimentaires. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 52. Les « poisson ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de poisson » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Extraits de viande » de la marque antérieure. A cet égard, l’argument du demandeur selon lequel « selon le Larousse, est considéré comme de la viande « tout aliment tiré des muscles des animaux, principalement des mammifères et des oiseaux » » ne saurait être pris en compte pour établir un lien de similarité. En effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer similaires de très nombreux produits alimentaires, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des différences propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « poisson ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de poisson » de la marque contestée ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire aux « potages et bouillons » de la marque antérieure. En effet, les premiers n’ont pas vocation à entrer nécessairement dans la composition des seconds, lesquels peuvent comporter de nombreux et variés produits alimentaires. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. 53. Les « huiles à usage alimentaire ; beurre ; œufs ; lait ; produits laitiers ; fromages » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « salades préparées; Salades de légumineuses; Salades de légumes; Salade César; Salade de pommes de terre » de la marque antérieure. En effet, les premiers peuvent être consommés indépendamment des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement composés des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. 54. Le « tapioca » de la marque contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Produits de boulangerie » de la marque antérieure. A cet égard, si le demandeur soutient que le tapioca est régulièrement utilisé comme épaississant pour les desserts ou sous forme de farine pour la préparation de produits boulangers ou de pâtisserie, comme alternative à la farine de blé contenant du gluten, force est de constater qu’il ne le démontre aucunement. Or, le premier peut être consommé indépendamment des seconds, lesquels ne recourent pas nécessairement au premier pour leur composition. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. 55. Les « crustacés vivants ; coquillages vivants » de la marque contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « potages et bouillons » de la marque antérieure. En effet, les premiers n’ont pas vocation à entrer nécessairement dans la composition des seconds, lesquels peuvent comporter de nombreux et variés produits alimentaires. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. 56. En conséquence, les « huiles essentielles ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; poisson ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de poisson ; fromages ; tapioca ; Produits de la sylviculture ; aliments pour les animaux ; crustacés vivants ; coquillages vivants » de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. b. Sur les signes 57. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 58. La marque antérieure porte sur le signe verbal BAM&Co. 59. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 60. Le signe ici invoqué par le demandeur étant très proche de celui précédemment invoqué (la différence de présentation de la dernière lettre O en majuscule ou en minuscule étant sans incidence), il est renvoyé aux paragraphes 27 à 34 pour l’analyse de la comparaison des signes. 61. Il y a donc lieu de relever que les signes en cause présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles et que leurs ressemblances d'ensemble sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents 62. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 63. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 64. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 65. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté. d. Appréciation globale du risque de confusion 66. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 67. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits cités au point 45, de la similitude des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 68. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés au point 45, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 018199945. 69. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au point 56. En effet, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 3- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine antérieur bam-et-co.com et la marque contestée 70. Le demandeur indique être titulaire du nom de domaine bam-et-co.com depuis le 2 mai 2019. Il soutient notamment que ce site est régulièrement consulté par des consommateurs, que des ventes ont lieu par ce biais, et qu’il effectue des livraisons en France et en Europe. Il affirme enfin qu’un risque de confusion existerait entre ce nom de domaine et la marque contestée. Il fournit les pièces suivantes au soutien de son argumentation : - Annexe D qui consiste en un extrait Whois concernant le nom de domaine antérieur invoqué bam-et-co.com - Annexe E que le demandeur indique être des captures d’écran du site internet bam-et- co.com. - Annexe 1 : Page Stripe - Annexe 2 : Bannière page d’accueil - Annexe 3 : Produits BAM&Co proposés sur le site - Annexe 4 : Produits BAM&Co visibles sur la page d’accueil 71. Le titulaire de la marque contestée, quant à lui, estime que le demandeur échoue à démontrer l’exploitation et la portée non seulement locale du nom de domaine allégué. 72. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 73. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe antérieur invoqué soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). 74. Force est de constater que les annexes E, 2, 3 et 4 ne sont pas datées, en sorte qu’elles ne permettent pas de justifier d’une exploitation du nom de domaine antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée. 75. Si l’annexe D (extrait Whois) permet d’établir l’existence d’un nom de domaine bam-et-co.com réservé le 2 mai 2019, elle ne permet aucunement d’en démontrer l’exploitation et la portée non seulement locale. 76. Enfin, l’annexe 1 qui consiste en une page Stripe datée du 1er au 30 juin 2019, que le demandeur fournit afin de démontrer des ventes effectuées, fait apparaitre un chiffre d’affaires de vente lié au nom de domaine invoqué, mais ne permet toutefois pas de démontrer une portée autre que seulement locale, ni de déterminer l’objet des ventes. 77. Dès lors, il y a lieu de constater que le demandeur ne justifie pas de son exploitation du nom de domaine invoqué pour une portée autre que seulement locale. Par conséquent, le motif fondé sur l’atteinte au nom de domaine est rejeté. 4- Conclusion 78. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits objets de la demande en nullité, en ce que : - il existe un risque de confusion avec la marque antérieure française BAM&CO n° 4546586 pour les produits objets de la demande en nullité sur ce fondement (point 41) - il existe un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne BAM&Co n° 018199945 pour les produits objets de la demande en nullité sur ce fondement cités au point 45 (point 68) ; - la demande en nullité est rejetée sur le fondement du nom de domaine (point 77). C- Sur la répartition des frais 79. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : [...] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 80. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 81. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié. 82. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande. 83. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0132 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 20/ 4659057 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « tisanes ; Viande ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture; fruits frais ; légumes frais ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Article 3: Les demandes de répartition des frais faites par les parties sont rejetées. 17