OPP 04-1900/CBN15/12/04
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institutnational de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Michaël B a déposé le 3 mars 2004, la demande d'enregistrementn° 04 3 278 997 portant sur le signe complexe ACTIN IUM.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques et téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation sur ordinateur ; consultation en matières d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" (classes 35, 38 et 42).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/16 NL du 16 avril 2004.
Le 16 juin 2004, la société VINCI ENERGIES (société anonyme), représentée par Monsieur Pierre DE BOISSE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet NOVAGRAAF FRANCE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ACTEMIUM, déposée le 7 juillet 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 03 9 494. La société opposante indique qu'elle est propriétaire de cette marque dès l'origine.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; supports de données magnétiques, optiques ; centres serveurs de bases de données ; logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie électronique ou à un réseau informatique ou de transmission de données ; services de gestion de bases de données informatiques, administration et supervision de réseaux informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; estimations et expertises en affaires commerciales ; services de conseils pour la direction des affaires dans des domaines divers ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; prévisions économiques ; recherche scientifique et industrielle liée aux nouvelles technologies de l'information des réseaux informatiques et de communication ; études, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques et de transmission des données ; services d'élaboration (conception) de logiciels et progiciels destinés aux systèmes de pilotage de fabrication industrielle ; élaboration de progiciels (conception) destinés à la réalisation de systèmes d'informations de production incluant le pilotage, l'optimisation et le suivi des activités de production et de fabrication dans le domaine industriel " (classes 9, 35 et 42).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée au déposant le 24 juin 2004, sous le n° 04-1900. Cette notification l'invi tait à présenter des observations en réponse dans les deux mois.
Le 20 août 2004, Monsieur Michaël B a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 23 août suivant.
Suite à la demande du déposant formulée dans ses observations, une copie de la justification du paiement de la redevance d'opposition lui a été transmise par l'Institut le 20 août suivant.
Le 20 août 2004, Monsieur Michaël B a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue, et présenté des nouvelles observations en réponse à l'opposition.
Cette demande a été transmise à la société opposante par l'Institut le 24 août 2004. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, l'Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque, ce dont les parties ont été informées.L'Institut a notifié aux parties, le 25 octobre 2004, par télécopie confirmée par courrier, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification, les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 26 novembre 2004, fin de la procédure écrite.
Le 23 novembre 2004, le déposant a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises par l'Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier à la société opposante.
Le 25 novembre 2004, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles du déposant, communiquées par l'Institut à ce dernier, le jour même, par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société VINCI ENERGIES fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sont respectivement identiques, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les services de "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires" et les services d'"estimations et expertises en affaires commerciales ; services de conseils pour la direction des affaires dans des domaines divers ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; prévisions économiques" ;
- les services de "gestion de fichiers informatiques" et les "services de gestion de bases de données informatiques, administration et supervision de réseaux informatiques ; gestion de fichiers informatiques" ;
- les services d'"évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation sur ordinateur ; consultation en matières d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" et les services de "recherche scientifique et industrielle liée aux nouvelles technologies de l'information des réseaux informatiques et de communication ; études, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques et de transmission des données ; service d'élaboration (conception) de logiciels et progiciels destinés aux systèmes de pilotage de fabrication industrielle ; élaboration de progiciels (conception) destinés à la réalisation de systèmes d'informations de production incluant le pilotage, l'optimisation et le suivi des activités de production et de fabrication dans le domaine industriel".
Sont similaires, par complémentarité, les services de "télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques et téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial" de la demande
d'enregistrement et les "appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; supports de données magnétiques, optiques ; centre serveurs des bases de données ; logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie électronique ou à un réseau informatique ou de transmission de données" de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments du déposant et insiste sur le risque de confusion existant entre les signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant invoque la nullité de l'opposition pour défaut de paiement et conteste la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, le déposant invoque de nouveau la nullité de l'opposition pour défaut de paiement, et insiste sur les différences existant entre les signes.
Il conteste la comparaison des produits et services en ce qui concerne les services de "fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, conception et développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation sur ordinateur ; consultation en matières d'ordinateurs" et propose une modification de son libellé.
III.- DECISION
A- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article
R 712-14 du code de la propriété intellectuelle "… L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 712-26. Elle précise …4° La justification du paiement de la redevance prescrite" ;
Qu'il résulte de l'arrêté du 12 décembre 2002 (J.O. du 31 décembre 2002), relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle que le montant de la redevance d'opposition est de 304 Euros ;
Qu'en l'espèce, la société VINCI ENREGIES a justifié s'être acquittée du paiement de la redevance prescrite dans le délai pour former opposition ;
Que l'Institut a transmis copie du récépissé de redevances de procédure au déposant, suite à sa demande ;
CONSIDERANT en conséquence que l'opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu'elle est donc recevable.
B- SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
CONSIDERANT que dans ses observations contestant le projet de décision, le déposant demande de prendre en compte les rectifications suivantes : "fourniture d'accès à un réseau informatique mondial (serveur)-(location)-(site internet) ; conception et développement de logiciels (site internet, informations et documentations, achat en ligne)" ;
Que toutefois, ces précisions, au demeurant non formalisées dans une déclaration de retrait, qui auraient pour effet d'étendre la portée du dépôt, ne peuvent être acceptées.
CONSIDERANT, en conséquence que le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure est celui figurant dans le demande d'enregistrement.
C- SUR LE FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT l'opposition porte sur les services suivants : "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques et téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation sur ordinateur ; consultation en matières d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; supports de données magnétiques, optiques ; centres serveurs de bases de données ; logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie électronique ou à un réseau informatique ou de transmission de données ; services de gestion de bases de données informatiques, administration et supervision de réseaux informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; estimations et expertises en affaires commerciales ; services de conseils pour la direction des affaires dans des domaines divers ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; prévisions économiques ; recherche scientifique et industrielle liée aux nouvelles technologies de l'information des réseaux informatiques et de communication ; études, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques et de transmission des données ; services d'élaboration (conception) de logiciels et progiciels destinés aux systèmes de pilotage de fabrication industrielle ; élaboration de progiciels (conception) destinés à la réalisation de systèmes d'informations de production incluant le pilotage, l'optimisation et le suivi des activités de production et de fabrication dans le domaine industriel".
CONSIDERANT que les services de "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques et téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; conception et développement de logiciels ; études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation sur
ordinateur ; consultation en matières d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant selon lequel les services de "fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, conception et développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation sur ordinateur ; consultation en matières d'ordinateurs" seraient directement liés à l'activité de création, d'exploitation, et de gestion d'outils électroniques et virtuels (interne) ; qu'en effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.
CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de "conception et développement d'ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ou dans des termes proches, pas plus qu'ils n'appartiennent aux catégories générales des services de "recherche scientifique et industrielle liée aux nouvelles technologies de l'information des réseaux informatiques et de communication ; études, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques et de transmission des données ; service d'élaboration (conception) de logiciels et progiciels destinés aux systèmes de pilotage de fabrication industrielle ; élaboration de progiciels (conception) destinés à la réalisation de systèmes d'informations de production incluant le pilotage, l'optimisation et le suivi des activités de production et de fabrication dans le domaine industriel "de la marque antérieure ; qu'ils ne recouvrent pas davantage les services précités de la marque antérieure ; qu'il ne s'agit donc pas de services identiques.
CONSIDERANT de même, que les services d'"informations en matière de télécommunications ; communications par réseau de fibres optiques" de la demande d'enregistrement ne présentent pas à l'évidence de lien étroit et obligatoire avec les "appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; supports de données magnétiques, optiques ; centre serveurs des bases de données ; logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie électronique ou à un réseau informatique ou de transmission de données" de la marque antérieure ; qu'en l'absence d'argumentation de la société opposante autre que l'affirmation très vague et dénuée de toute justification selon laquelle ces produits et services seraient complémentaires au regard de la diversification de l'activité des entreprises, le risque de confusion n'est pas établi.
CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ACTINIUM, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination ACTEMIUM, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté est constitué d'une dénomination et d'un élément graphique, alors que la marque antérieure est composée d'une seule dénomination ;
Que la dénomination ACTEMIUM, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services servant de base à l'opposition ;
Que de même, au sein du signe contesté, la dénomination ACTINIUM distinctive au regard de l'essentiel des services concernés, apparaît, contrairement à ce que soutient le déposant, nettement dissociée de l'élément figuratif et occupe une place essentielle en ce qu'elle seule, en tant que dénomination, permet au consommateur de désigner le signe contesté ;
Que sur le plan visuel, ces dénominations sont de même longueur et ont en commun la séquence ACT en attaque et la séquence IUM en terminaison, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ;
Que sur le plan phonétique, elles comportent les mêmes sonorités d'attaque [act] et finale [yum] entre coupées d'une consonne à la sonorité proche [n] et [m], et sont également trisyllabiques ;
Que ces marques se distinguent par la substitution de lettres - IN- aux lettres - EM- ;
Que toutefois, cette substitution, portant seulement sur deux lettres sur huit et effectuée au sein même des dénominations, n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion, en ce qu'elle ne modifie ni l'attaque [ACT] ni la terminaison [IUM] de ces deux dénominations et laisse subsister leur rythme identique ; qu'en outre, les éléments substitués ont des sonorités voisines ; qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient le déposant, de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations, qui produisent la même impression d'ensemble ;
Qu'à cet égard, les différences de présentation résultant de la présence d'un élément figuratif au sein du signe contesté et de la présentation en lettres minuscules du terme ACTINIUM, n'altèrent pas les ressemblances entre les deux signes, l'élément verbal ACTINIUM étant immédiatement lisible ;
Qu'intellectuellement, et contrairement aux assertions du déposant, rien ne permet d'affirmer que la dénomination contestée sera comprise du consommateur d'attention et de culture moyennes
auquel il convient de se référer, dans sa définition d'un élément radioactif de la famille des actinides et se différencierait ainsi de la marque antérieure, qui ne présente aucune évocation.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté ACTINIUM constitue l'imitation de la marque verbale ACTEMIUM.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;
Qu'ainsi, le signe complexe contesté ACTINIUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACTEMIUM.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 04-1900 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle portesur les services suivants : "gestion des affaires commerciales ; administrationcommerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiersinformatiques ; télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ;communications radiophoniques et téléphoniques ; services de radiotéléphoniemobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; évaluations,estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques renduspar des ingénieurs ; conception et développement de logiciels ; études de projetstechniques ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation sur ordinateur ;consultation en matières d'ordinateurs".
Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 04 3 278 997 est partiellement rejetée, pour lesservices précités.
Christine BONIN, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe