INPI, 25 août 2017, 2017-0450

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • règlement • retrait • monnaie • prêt • pouvoir • recours • transmission

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-0450
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ONLY ; ONLY BY ELISE
  • Numéros d'enregistrement : 638833 ; 4313050
  • Parties : Aktieselskabet af. 21. november 2001 / Elisabeth R

Résumé

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Texte intégral

OPP 17-0450 / REF31/05/2017 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 04.07.2017 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Elisabeth R a déposé, le 8 novembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 313 050 portant sur le signe complexe ONLY BY ELISE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ».Le 2 février 2017, la société AKTIESELSKABET AF 21.NOVEMBER 2001 (société danoise) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ONLY déposée le 25 septembre 1997, enregistrée sous le n°638 833, dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété et régulièrement renouvelée. Cette marque porte notamment sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux; malles et valises ; sellerie. Vêtements, chaussures et chapellerie ». L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier en date du 9 février 2017 sous le n° 17- 0450 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société AKTIESELSKABET AF 21.NOVEMBER 2001 fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. La société opposante invoque la diversification des sociétés du secteur de l’habillement qui vendent également du linge de maison. A l’appui de son argumentation, elle fournit des extraits de pages internet émanant d’entreprises de prêt à porter. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes en cause. Elle présente également une argumentation sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

A- SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU SIGNE CONTESTE PAR SON TITULAIRE CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante a indiqué qu'il était disposé à modifier le modèle de sa marque en « alignant les mots ONLY BY sur le mot ELISE » ; Que toutefois, une telle modification, non expressément prévue par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé, qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt. CONSIDERANT en conséquence, que cette proposition ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. B- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante a indiqué qu’elle était prête à procéder au retrait de la classe 25 ; Que toutefois, aucune déclaration formelle de retrait partiel n’ayant été valablement présentée par la déposante, cette proposition de limitation ne saurait être prise en considération par l’Institut ; CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui qui est énoncé ci-après. C- AU FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe ONLY BY ELISE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ONLY. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure d’une seule dénomination ; Que les signes ont en commun le terme ONLY seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu’ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux BY ELISE et d’une présentation particulière ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme ONLY, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause contrairement à ce que soutient la déposante ; qu’en effet, ce terme ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause ni n’en désigne une caractéristique ; Que l'élément verbal ONLY constitue l'élément dominant du signe contesté en raison de sa positiond’attaque et de sa présentation en caractères de grande taille qui le mettent en exergue, contrairement à ce que soutient la déposante ; Qu’en outre les termes B ELISE inscrits sur une ligne inférieure en plus petits caractères sont quant àeux moins perceptibles et se rapportent directement au terme ONLY ; Qu’en effet les éléments B ELISE apparaissent secondaires, en ce qu’ils seront perçus comme l’identification du créateur des produits du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY signifiant« par » ou « de » en français ; Que ces termes apparaissent donc comme accessoires au terme ONLY, avec lequel ils ne forment pas un ensemble dans lequel ils seraient fondus, la différence de taille employée en renforçant le caractère détachable ; Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la déposante selon lequel cette différence de présentation aurait été faite « pour un souci d’esthétisme et uniquement d’esthétisme », dès lors quela bonne foi est inopérante lors de l’appréciation du risque de confusion ; Qu’ainsi tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; Que le signe contesté ONLY BY ELISE constitue donc l'imitation de la marque antérieure ONLY. CONSIDERANT qu’est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la déposante relative aux circonstances ayant présidé aux choix du signe contesté ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte des motifs qui ont conduit au choix de ce signe ; Que de plus, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la déposante tirés de décisions rendues, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux; malles et valises ; sellerie. Vêtements, chaussures et chapellerie ».CONSIDERANT que les « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; CONSIDERANT qu'est inopérant, l'argument de la déposante tenant à la différence d'activités des sociétés en présence ; qu'en effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées ; Qu’à cet égard est inopérant l'argument de la déposante selon lequel il serait « totalement injuste de s’en tenir aux produits tels que formulés dans les actes de dépôt plutôt que de regarder réellement ce que font les uns et les autres » dès lors que l’Institut n’est pas compétent pour apprécier les conditions réelles ou supposées d’exploitation. CONSIDERANT en revanche, que les «Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de matières mi-ouvrées, obtenues par l’assemblage de fils entrelacés, utilisés dans de multiples secteurs (confection, ameublement, décoration de linge de maison…) et d’articles de tissus destinés à la literie, la toilette, la table et la cuisine, vendus dans des rayons des magasins regroupant des produits pour la maison, ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les «Vêtements, chaussures et chapellerie » de la marque antérieure qui s’entendent d’articles finis destinés à habiller et à chausser ; Qu’en effet, la réalisation des seconds ne nécessite pas exclusivement le recours aux premiers, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la réalisation des seconds contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines entreprises spécialisées dans l'habillement proposent parfois à leur clientèle du linge de maison, cette pratique, ne saurait suffire en l'espèce à établir un risque de confusion sur l'origine de ces produits ; Qu’en effet, cette pratique doit se conjuguer avec l’identité ou une très grande proximité des signes pour qu’il existe un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni des lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Qu’ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté ONLY BY ELISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ONLY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produitssuivants : « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir desarticles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle