INPI, 19 mai 2011, 10-4556

OPP 10-4556 / FBR Nanterre, le 19 mai 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ELAN WEB DIFFUSION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 juillet 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 755 687 portant su r le signe verbal ELAN WEB DIFFUSION. Le 27 octobre 2010, la société ELAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ELAN, déposée le 4 juin 2010 et enregistrée sous le numéro 10 3 743 730. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 novembre 2010 sous le numéro 10-4556. Toutefois, la marque antérieure n’étant pas enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par courrier émis le 12 janvier 2011. Cette notification ayant été renvoyée à l'Institut avec la mention "boîte non identifiable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 11/06 NL du 11 février 2011 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Lors de la reprise, il était précisé à la société déposante qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle)" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Conseil en publicité, en communication (relations publiques) y compris communication évènementielle ; service de communication publicitaire ; conseils en stratégie publicitaire ; élaboration (conception) de campagnes publicitaires, d'annonces publicitaires, de matériel publicitaire ; informations et conseils d'affaires ; gestion de fichiers et banques de données (service de saisie, traitement et exploitation de données interactives dans le domaine de la publicité) ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; organisation de manifestations à but commercial et de publicité ; location d'espaces et de temps publicitaires ; services de marketing et de marketing direct en ligne ; promotion de produits et de services (pour des tiers) ; services de développement de la mercatique interactive ; conseils en communication interne et externe (relations publiques) et en mercatique. Télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques, services d'affichage électronique (télécommunications), agences de presses ou d'informations (nouvelles), émissions radiophoniques ou télévisées, services de téléconférence. Services de dessinateurs ; services de création (conception) de nom, de campagnes publicitaires ; création et réalisation de logiciels et conception et développement de logiciels de banques de données ; conseil aux entreprises en infrastructure et en architecture informatiques ; création (conception), réalisation, mise à jour et maintenance de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs". CONSIDERANT que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle)" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; CONSIDERANT en revanche que les services de "recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers" qui s'entendent de travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l'élaboration de produits ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "promotion de produits et de services (pour des tiers) ; conseils en mercatique" de la marque antérieure qui s'entendent de services visant à faire connaître des produits et services ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ELAN WEB DIFFUSION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ELAN, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination ELAN et qu’ils diffèrent par la présence des termes WEB DIFFUSION dans le signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, la dénomination commune ELAN est distinctive au regard des services en cause ; Qu'en outre, cette dénomination constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif des éléments verbaux WEB DIFFUSION qui l'accompagnent, qui caractérisent des services dont la diffusion s'effectue par Internet ; Qu'ainsi, les éléments WEB DIFFUSION présentent un caractère accessoire au sein du signe contesté ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée dont il peut être perçu comme une déclinaison pour des services diffusés par Internet. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’identité et la similarité d'une partie des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces marques. CONSIDERANT que le signe verbal ELAN WEB DIFFUSION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ELAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-4556 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle vise les services suivants : " Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle)". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 755 687 est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGEJuriste