OPP 17-3171/REF04/12/2017
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 09.01.18
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MESSENGER BIOPHARMA (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 9 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 359 946 portant sur le signe verbal AEGIS.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques à usage scientifique, médical, pharmaceutique, vétérinaire et de recherches, à savoir préparations pour le traitement de maladies acquises et génétiques héréditaires ou de thérapie de remplacement protéique ou enzymatique ; agents thérapeutiques et produits thérapeutiques à base d'ARN messager pour préparation in vitro, ainsi que livraison in vivo, ex vivo ou on vivo aux sites cellulaires ; médicaments, produits biologiques, produits biothérapeutiques, produits biologiques similaires et produits thérapeutiques ; vaccins thérapeutiques et prophylactiques, à savoir préparations à base d'acide nucléique destinées à l'immunothérapie ; préparations pharmaceutiques, biologiques,
vétérinaires et médicales contenant des ARN messagers codant des polypeptides ; compositions et adjuvants immunostimulants ; vaccins ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et médicaments à base de macromolécules biologiques pour le traitement de maladies acquises et génétiques héréditaires ou de thérapie de remplacement protéique ou enzymatique ; thérapie génique ».
Le 27 juillet 2017, la société EGIS GYOGYSZERGYAR Zrt. (société de droit hongrois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe EGIS déposée le 9 avril 1997, enregistrée sous le n° 000517003 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires ».
Par courrier daté du 31 juillet 2017, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 4 août 2017 sous le n° 2017-3171.
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 24 octobre 2017, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
II. – ARGUMENTS DES PARTIES
A. – L’OPPOSANT
A l'appui de son opposition, la société EGIS GYOGYSZERGYAR Zrt. fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et des signes en cause
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire et au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Préparations, biologiques à usage scientifique et de recherches, à savoir préparations pour le traitement de maladies acquises et génétiques héréditaires ou de thérapie de remplacement protéique ou enzymatique ; agents et produits thérapeutiques à base d'ARN messager pour préparation in vitro, ainsi que livraison in vivo, ex vivo ou on vivo aux sites cellulaires exclusivement à usage scientifique et de recherche ; préparations à base d'acide nucléique destinées à l'immunothérapie exclusivement à usage scientifique et de recherche ; préparations biologiques contenant des ARN messagers codant des polypeptides à usage scientifique et de recherche ; compositions et adjuvants immunostimulants à usage scientifique et de recherche; recherches dans le domaine de la thérapie génique »Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires ».
CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont pour objet de permettre l’élaboration des « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits et services médicaux, susceptibles d’être produits et rendus par les mêmes laboratoires et ayant une finalité thérapeutique ;
Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir pour écarter toute similarité que les produits de la demande d’enregistrement contestée, du fait de la limitation effectué, « ont tous pour finalité d’être utilisés à des fins scientifique et de recherche » dans la mesure où ces produits et service ont une vocation thérapeutique et médicale ;
Que ne saurait être retenu l’argument de la société déposante relatif au conditionnement des produits en cause à savoir que « les produits de la demande contestée étant généralement proposés sans formulation galénique (c’est-à-dire sous forme de sirop, comprimés ou de gélules, par exemple), ce qui est en revanche toujours le cas des produits pharmaceutiques ou vétérinaires, en tant que tels » ;
Qu’en effet, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que cela n’a aucune conséquence sur la fonction et la destination des produits et services en cause qui reste la même tel que précédemment démontré ;
Qu'il s'agit donc de produits et services similaires, contrairement aux assertions de la société déposante.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AEGIS, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe EGIS reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal unique, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif ;
Que visuellement, les termes AEGIS et EGIS des signes en présence, sont de longueur comparable et ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence –EGIS, ce qui leur confère une physionomie des plus proche ;
Que phonétiquement, le terme AEGIS du signe contesté reprend le même rythme dissyllabique et la même sonorité [-é-gis] de la marque antérieure ;
Que la différence entre ces termes réside dans la présence de la lettre A, certes située en attaque de la demande contestée, mais qui porte sur une voyelle pouvant être muette en fonction de la prononciation ou non de la diphtongue « æ» et qui modifie peu la perception visuelle et la prononciation de ce terme, les signes restant marqués par la longue séquence EGIS ;
Qu’intellectuellement, si comme le souligne la société déposante, le terme « AEGIS » possède une connotation mythologique qui signifie « l’arme bouclier invincible de Zeus », rien ne permet d’affirmer que le consommateur des produits et service concernés le percevra comme tel ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche que le consommateur est susceptible de confondre (AEGIS / EGIS) ;
Que ces signes diffèrent au sein de la marque antérieure invoquée, par la présence d’un élément figuratif ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence qui en résulte ;
Que la dénomination EGIS de la marque antérieure invoquée, distinctive au regard des produits en cause, apparaît comme l’élément dominant de ce signe, la présence d’un élément figuratif de forme hexagonal placé devant et autour du terme EGIS n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination EGIS dans ce signe, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera prononcée ;
Qu’il en résulte donc tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre ces deux signes ;
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;
Qu'ainsi, le signe verbal AEGIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe EGIS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général deL’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle